Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00173-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Agosto de 2015
| Fecha | 31 Agosto 2015 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre las marcas ALDO MASCONI (mixta) y ALDO PANETTI (nominativa) / NOMBRES PROPIOS – Concepto / NOMBRE PROPIO ALDO - Es inapropiable / MARCA ALDO MASCONI – Registrable al no existir riesgo de confusión con la marca ALDO PANETTI
En este caso el análisis tiene que ser diferente, toda vez que las marcas enfrentadas son ALDO MASCONI y ALFO PANETTI y como se concluyó con anterioridad el nombre propio “ALDO” como tal es de naturaleza débil y por ello es inapropiable en forma exclusiva por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo marcario […] Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por elementos no apropiables, éstos no deben ser considerados a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por elementos no apropiables, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles […] Atendiendo lo anterior el análisis se debe reducir exclusivamente a determinar si hay confusión entre las expresiones que acompañan el nombre ALDO, es decir MASCONI y PANETTI. Puede concluirse con extrema facilidad que entre las expresiones MASCONI y PANETTI no hay lugar a confusión alguna por parte del consumidor medio, a diferencia del antecedente que ya fue fallado por esta Sala, en el caso bajo examen la marca demandada sí se encuentra acompañada de otro elemento que contribuye a diferenciarla de otras marcas que contengan el nombre ALDO, por lo cual no es factible que se presente algún riesgo de confusión o asociación por parte de cualquier consumidor o usuario desprevenido, pues no obstante hay semejanzas ortográficas y fonéticas ya que comparten el nombre ALDO, el elemento diferenciador antes aludido (MASCONI y PANETTI) les brinda la posibilidad de coexistir pacíficamente en el mercado. Por último, no resulta factible asegurar que existe en este caso una coincidencia de carácter conceptual entre las marcas enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta, no aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, 22ª Edición. Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas pero también las diferencias que existen entre ambas marcas, es preciso manifestar que no se presenta algún riesgo de confusión, asociación o aprovechamiento parasitario, que haga inviable la coexistencia pacífica de ambas marcas en el mercado.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 134 / DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES – ARTICULO 136
NORMA DEMANDADA: No aplica
NOTA DE RELATORIA: Sobre los nombres propios Consejo de Estado Sección Primera sentencias de 12 de mayo de 2011, Radicación 11001-03-24-000-2004-00041-01, C.P.M.C.R.L.; y 12 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2010-00150-00, C.P.G.V.A.
NOTA DE RELATORIA: Síntesis del caso: la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, interpretada como de nulidad relativa en los términos del artículo 172 de la Decisión 486, presentó demanda contra las resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro como marca del signo ALDO MASCONI en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad O.G.S.E.C.S.; y se declaró infundada la oposición presentada por la demandante. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00173-00
Actor: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Decide la Sala en única instancia, la demanda interpuesta por el apoderado de la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A. y que se interpreta como de nulidad relativa en los términos del artículo 172 de la Decisión 486, contra las siguientes Resoluciones: 20297 de agosto 25 de 2008, 36421 del 29 de septiembre de 2008 proferidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos y la 44828 del 31 de octubre de 2008, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se otorgó el registro como marca del signo ALDO MASCONI para identificar servicios de la clase 35.
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LA DEMANDA
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- Las pretensiones
Como pretensiones la parte actora manifestó las siguientes:
“3.1. S. declarar la nulidad de la Resolución 30297 del 25 de agosto de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se concedió el registro de la marca ALDO MASCONI en clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad ORREGO GOMEZ S. EN C. S.
3.2. S. declarar la nulidad de la Resolución 36421 del 29 de septiembre de 2008, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se confirmó la resolución 33120 de 2008 en todas sus partes.
3.3. S. declarar la nulidad de la Resolución 44828 del 31 de octubre de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No. 07-1311827, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, confirmando la resolución 30297 de 2008, declarando infundada la oposición presentada por Aldo Group International Ag, concediendo el registro de la marca ALDO MASCONI en la clase 35 internacional, agotando la vía gubernativa.
3.4. En concordancia con las anteriores declaraciones, solicito se sirva comunicar la sentencia a la Superintendencia de Industria y Comercio y se expida copia de la misma ordenando a dicha entidad proceder con su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
3.6. Finalmente pido que se condene en costas a la entidad demandada.”[1]
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- Los hechos
Los hechos relatados por la actora como fundamento de sus pretensiones están relacionados con los antecedentes que dieron lugar a la expedición de los actos administrativos demandados, los cuales pueden ser resumidos en los siguientes términos:
Con fecha 13 de diciembre de 2007 la sociedad ORREGO GOMEZ S EN CS solicitó el registro de la marca “ALDO MASCONI” (mixta) para identificar productos y servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial. La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó oposición invocando el registro de su marca “ALDO PANETTI” (nominativa, Clases 35 y 25).
Así mismo el tercero interesado ALDO MASCONI se opuso invocando el registro de su marca ALDO (nominativa Clases 18, 25 y 35)
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 30297 de 25 de agosto de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “ALDO MASCONI” por considerar que ostentaba la distintividad para coexistir en el mercado con la marca opositora “ALDO PANETTI”.
Inconforme con esa determinación, la sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. La decisión fue confirmada en todas sus partes.
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- Normas violadas y Concepto de la violación
La sociedad funda su demanda en la supuesta trasgresión del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Al desarrollar el concepto de la violación, el apoderado de la actora manifestó que la marca “ALDO MASCONI” es similarmente confundible con el signo ALDO PANETTI registrado a su nombre en la clase 35, por lo cual no resulta apto para identificar los productos y servicios para los cuales fue otorgado y...
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