Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00202-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 24 de Enero de 2013
| Fecha | 24 Enero 2013 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO MARCARIO - Comparación ortográfica, fonética e ideológica. Acuerdo de coexistencia
De manera, que existe gran similitud, desde el punto de vista fonético entre “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, circunstancia que hace que el riesgo de confusión sea significante, pues el sonido y pronunciación de cada una de ellas es muy semejante. Así las cosas, ambas marcas mixtas “ELEMENT” y “TRANS ELEMENT”, en su conjunto, presentan reveladoras semejanzas, ya que la partícula común en dichos signos, la cual posee la fuerza distintiva suficiente en los mismos, es indudablemente, el vocablo “ELEMENT”. En el sub lite, los sectores de mercado en que explotan su productos ( clase 18) son los mismos. Además, tienen la misma finalidad y, tanto su comercialización como su publicidad, son realizados a través de los mismos canales. En el caso su examine, observa la Sala, que el citado acuerdo de coexistencia, no cumple a cabalidad con los requisitos antes reseñados, pues no fue objeto de inscripción previa, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tal como se deriva de los documentos existentes en el proceso, donde no figura prueba alguna en tal sentido.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 134 LITERAL A / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 136 LITERAL F / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 150 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 159
NOTA DE RELATORIA: Marcas mixtas, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 6 de marzo de 2008, R.. 2002-00339, MP. Marco A.V.M..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de enero de dos mil trece (2013)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00202-00
Actor: ROCKET TRADEMARKS PTY LTD.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
La sociedad ROCKET TRADEMARKS PTY LTD, a través de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 22194 de 25 de agosto de 2006, 28710 de 27 de octubre de 2006 y 36561 de 28 de diciembre de 2006, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se niega el registro de la marca mixta “ELEMENT” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la división de Signos Distintivos, concederle el registro de la marca mixta “ELEMENT” para distinguir productos comprendidos en la clase 18 Internacional.I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
I.1.1. Que el 25 de enero de 2006, solicitó el registro de la marca mixta “ELEMENT” para distinguir productos de la clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Que publicado el extracto de la solicitud no se presentaron oposiciones.
I.1.2. Mediante Resolución núm. 22194 de 25 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos, negó el registro de la marca solicitada.
I.1.3. La sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos respectivamente mediante las Resoluciones números 28710 de 27 de octubre de 2006 y 36561 de 28 de diciembre de 2006, confirmando la decisión atacada.
I.2. En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, lo siguiente:
Que se violaron los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.1. Aduce que la Superintendencia de Industria y Comercio al negar el registro del signo mixto “ELEMENT” violó el artículo 134 de la Decisión 486, por cuanto el mismo cumple con los requisitos para conceder su registro.
Manifiesta que además de ser distintiva, el 22 de febrero de 2004 se firmó entre la actora y la sociedad titular de la marca mixta “TRANS ELEMENT”, un acuerdo de coexistencia estableciendo que en publicidad, promoción y mercadeo la marca TRANS ELEMENT + GRÁFICA “deberá siempre tener la palabra adicional GLOBE incluida en el conjunto de la marca”. En consecuencia, las dos sociedades tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier confusión en el público consumidor y además permitir la coexistencia de sus marcas, así como lo establece el artículo 136, literal f).
I.2.2. Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, dado que la marca mixta “ELEMENT” no se encuentra incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, ya que no es cierto que de coexistir las mismas en el mercado, puedan inducir al público en error, con respecto al tipo de productos y/o la procedencia empresarial de los mismos.
Destaca que bajo los criterios de similitud marcaria, es evidente que cada uno de los signos tiene una composición diferente.
Señala que desde el punto de vista gráfico, no existe riesgo de confusión, por cuanto la marca registrada está compuesta de una letra mayúscula, grande, gruesa y de color negro, con un diseño específico y situado arriba de las palabras TRANS ELEMENT, por su parte, la marca mixta solicitada “ELEMENT” está compuesta de una letra minúscula con un diseño representando un árbol blanco pequeño situado al interior de dos círculos, los cuales a su vez se encuentran dentro de un cuadro negro.
Estima que no se presenta similitud ortográfica, pues la marca registrada inicia con la expresión “TRANS” y la marca solicitada se compone de una sola palabra, ELEMENT, y dada la presencia del acuerdo de coexistencia firmado entre las partes, que exige que la expresión GLOBE esté incluida en el conjunto de la marca “TRANS ELEMENT”, se disminuye el riesgo de confusión.
Así mismo, considera que dado el número de sílabas que componen las marcas, no existe similitud en la longitud; de igual forma existe diferencia en el número de palabras de la marca solicitada, la cual está compuesta por 7 letras, mientras que la marca registrada está conformada por dos palabras separadas entre sí, que suman un total de 12 letras.
Aunado al hecho de que si se le agrega GLOBE, sumará un total de 17 palabras, sumado al hecho de que no comparten una idéntica iniciación ya que implica cambios sustanciales de escritura.
Agrega que no se presenta similitud ortográfica por cuanto en la marca solicitada prevalece la parte denominativa, mientras en la marca registrada lo que predomina es el elemento gráfico, permitiendo recordación en el público consumidor.
Manifiesta que no hay similitud fonética, dado que la pronunciación, el número de sílabas y palabras no es similar y permiten su diferenciación ante el público consumidor.
Resalta que no hay similitud conceptual, ya que son signos en idioma inglés que para muchos puede tratarse de expresiones de fantasía, y traducidos al español la expresión ELEMENT, significa ELEMENTO; y la palabra TRANS significa “pasar a, transitar, del otro lado”, es una palabra compuesta que adquiere el significado “de cruzar”.II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.II.1. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA.
II.1.1. La Superintendencia de Industria y Comercio a través de apoderado contestó la demanda y para oponerse a la prosperidad de sus pretensiones adujo, en esencia, que carecen de fundamento jurídico.
Aduce que los signos en conflicto son confundibles desde los puntos de vista ortográfico y fonético. Por lo tanto el signo solicitado no cumple con la función esencial de la marca en razón a que no logra referir el origen empresarial de los productos solicitados no siendo apto para distinguir productos en el mercado.
Manifiesta que el elemento preponderante de los signos en conflicto es el denominativo. Y que las anteriores decisiones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, no obligan, pues cada caso es independiente.
Además, la marca mixta solicitada “ELEMENT”, comprende los mismos productos de la clase 18 Internacional que distingue la...
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