Sentencia nº 25000-23-26-000-2001-01070-04 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN TERCERA, de 1 de Agosto de 2012
| Fecha | 01 Agosto 2012 |
| Emisor | SECCIÓN TERCERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO DE MARCA - Examen de registrabilidad / COTEJO MARCARIO - Determinación elemento. Combinación de elementos
En relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe darse aplicación a las reglas elaboradas por la doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección, no obstante que la marca cuyo registro se cuestiona sea de carácter mixto, debe efectuarse un cotejo con la marca registrada para identificar si es el elemento denominativo o el gráfico el que tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor. Sin embargo, debido a que en el presente caso se discute el registro de una marca mixta por la existencia de una previamente registrada, que es nominativa simple, el Tribunal se permitió hacer la siguiente acotación en la Interpretación Prejudicial: “Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”. En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo, ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor.
REGISTRO DE MARCA - Comparación ortográfica, fonética, ideológica y gráfica / COTEJO MARCARIO
De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras que las componen es diferente, pues el signo BANKO tiene cinco (5) letras y la marca BANKIT tiene seis (6); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto están compuestos por una (1) palabra de dos (2) sílabas y las primeras cuatro (4) letras que las componen, que poseen la fuerza distintiva, son idénticas. Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así: 1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Se advierte que esta regla se cumple en el presente caso, pues la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es idéntica y ocupa la misma posición. 2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo con lo antes expuesto, esta regla también se cumple. De hecho, como se analizó arriba, en ambas marcas la sílaba tónica, compuesta por las mismas tres (3) letras, está ubicada en primer lugar. No se encuentra que exista similitud conceptual entre las marcas, pues mientras que la marca BANKO puede eventualmente evocar en la mente del consumidor la idea de lo que se entiende por BANCO, esto es: “asiento, con respaldo o sin él, en que pueden sentarse varias personas” o “establecimiento público de crédito, constituido en sociedad por acciones”; no sucede lo mismo con la marca BANKIT, que es de fantasía, y no evoca en la mente del consumidor una idea precisa. Por otro lado, sobre el elemento secundario, no se advierte que pueda realizarse una comparación gráfica entre las marcas, pues si bien BANKO es mixta, ya que está compuesta por un elemento gráfico y otro nominativo, BANKIT es nominativa simple.
REGISTRO DE MARCA - Riesgo de asociación y o confusión / IRREGISTRABILIDAD DE MARCA - Causales
Empero, se advierte que no necesariamente debe negarse el registro de una marca porque otra anterior ya está registrada para distinguir productos o servicios dentro de la misma clasificación internacional. En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca BANKO se solicitó para distinguir fungicidas, mientras que aquel que se concedió a la marca BANKIT es para distinguir “pesticidas, herbicidas, insecticidas, fungicidas, preparaciones para destruir los animales dañinos”. Lo anterior, dentro del contexto de la clase 5, permite constatar que la marca BANKO no es lo suficientemente distintiva respecto de BANKIT, pues los productos para los cuales se solicitó su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, fungicidas, son idénticos a unos para los cuales se concedió el registro de la marca BANKIT; y las similitudes que presentan las marcas no la diferencian lo suficiente de la marca registrada previamente, haciendo que su registro pueda generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que puede llevarlo a asociar los productos de ambas marcas con un origen empresarial común. En este orden de ideas, se advierte que ambas marcas distinguen los mismos productos en una misma clase del nomenclátor; pueden utilizar canales idénticos de publicidad, como lo son la televisión, la prensa y la radio; pueden comercializarse por idénticos medios, por tratarse de productos idénticos; y tienen una relación directa y una misma finalidad. Así las cosas, la Sala considera que el signo mixto BANKO, cuyo registro se solicitó para distinguir fungicidas, correspondientes a la categoría 5 de la Clasificación Internacional de Niza, no reúne el requisito de distintividad, para distinguir tales productos dentro del mercado y, por ende, se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 134 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 135 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136
NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 08 de junio de 2006, Radicación 2002-00274-01, M.P.C.A.A.; 13 de septiembre de 2007, Radicación 2001-00236-01, M.P.Marco A.V.M., del 13 de agosto de 2009, Radicación 2003-00111-01, M.P.M.C.R.L..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00099-00
Actor: SYNGENTA LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que se interpreta como nulidad relativa promovida por Syngenta Limited contra las Resoluciones 18152 de 2005 (28 de julio) y 28991 de 2005 (3 de noviembre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coljap Industria Agroquímica S.A. (en adelante Coljap S.A.), el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 5 internacional.
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LA DEMANDA
Syngenta Limited, domiciliada en Guildford, Surrey, Reino Unido, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
1.1. Pretensiones
Que se declare nula la Resolución No. 18152 de 28 de julio de 2005, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada su oposición y concedió, a favor de Coljap S.A., el registro de la marca BANKO (MIXTA), para distinguir fungicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que se declare nula la Resolución No. 28991 de 3 de noviembre de 2005, a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recuso de apelación propuesto por la actora, confirmando la Resolución No. 18152 de 2005.
Que como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Signos Distintivos de la...
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