Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00052-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 3 de Noviembre de 2016
| Fecha | 03 Noviembre 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
COTEJO MARCARIO – Entre el signo BIOLEPTOGEN y las marcas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY, BIOGEN PRODUCTS y BIOGENÉRICOS / ELEMENTO COMÚN – Partícula BIO y GEN / REGISTRO MARCARIO – El signo BIOLEPTOGEN es registrable al no existir riesgo de confusión ni de asociación con las marcas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY, BIOGEN PRODUCTS y BIOGENÉRICOS
[T]eniendo en consideración la irrelevancia en la comparación de las partículas de uso común señaladas, y que en la configuración de la marca cuestionada aparece un elemento adicional -la expresión LEPTO- integrado a dichos elementos comunes, concluye la Sala que la marca BIOLEPTOGEN resulta suficientemente distintiva y no ofrece para el público consumidor riesgo de confusión ni de asociación con ninguna de las marcas opositoras, y entre éstas menos aun con la marca BIOGENERICOS, con la cual es claramente diferenciable. Esta conclusión se predica con más razón tratándose de las marcas opositoras que no pertenecen a las Clases 5ª y 42, en consideración a que frente a los servicios que estas identifican no existe conexión competitiva. Por lo anterior, es claro que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la medida en que el signo cuestionado sí tiene carácter distintivo y no incurre en la causal de irregistrabilidad invocada por la demandante.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Laboratorios Biogen de Colombia S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demandó las Resoluciones 35700 de 30 de junio de 2011, 52712 de 28 de septiembre de 2011 y 46485 de 31 de julio de 2012, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN ‘en favor a la sociedad B.B.S., para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. La Sala denegó las pretensiones de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA: Ver Sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 20 de noviembre de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00133-00, C.R.E.O. de L.P.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA
Bogotá, D.C., tres (3) noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00052-00
Actor: LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA NOMINATIVA BIOGEN. INEXISTENCIA DE RIESGO DE CONFUSIÓN CON MARCAS BIOGEN Y BIOGENERICOS
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho –interpretado como de nulidad relativa- presentó la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. contra las Resoluciones números 35700 de 30 de junio de 2011, 52712 de 28 de septiembre de 2011, y 46485 de 31 de julio de 2012, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se concedió el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN, solicitada por la sociedad B.B.S. para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
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- RESUMEN DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN
1.1. LA DEMANDA. La parte actora, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones.
(i) Que se declare la nulidad de la Resolución número 35700 de 30 de julio de 2011, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición presentada por Laboratorios Biogen de Colombia S.A. y se concedió el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN, solicitada por la sociedad B.B.S. para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) Que se declare la nulidad de la Resolución número 52712 de 28 de septiembre de 2011, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca BIOLEPTOGEN.
(iii) Que se declare la nulidad de la Resolución número 46485 de 31 de julio de 2012, expedida por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se resolvió un recurso de apelación y se confirmó la decisión de conceder el registro de la marca BIOLEPTOGEN.
(iv) Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: a) cancelar el registro definitivo asignado a la marca BIOLEPTOGEN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza; y b) publicar la sentencia que ponga fin al proceso en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.1.2. Fundamentos de hecho. Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
(i) El 19 de octubre de 2010 la sociedad B.B.S. solicitó el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN para distinguir productos comprendidos en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(ii) Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 623 del 20 de diciembre de 2010, la sociedad LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. presentó oposición a dicha petición, con fundamento en la titularidad previa de las marcas nominativas y mixtas BIOGEN, BIOGEN INMUNOLOGY, BIOGEN PRODUCTS y BIOGENERICOS, registradas en las Clases 3, 5, 36, 40 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
(iii) Mediante la Resolución número 35700 de 30 de junio de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, se declaró infundada la citada oposición y se concedió a la sociedad B.B.S. el registro de la marca nominativa BIOLEPTOGEN en la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
(iv) Contra la anterior decisión la sociedad S.A. LABORATORIOS BIOGEN DE COLOMBIA S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.
(v) El recurso de reposición fue decidido a través de la Resolución número 52712 del 28 de septiembre de 2011, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que se confirmó la decisión recurrida.
(vi) El recurso subsidiario de apelación fue decidido por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución número 46485 del 31 de julio de 2012, acto que confirmó en todas sus partes la decisión impugnada.
1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación. Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:
(i) Que la marca BIOLEPTOGEN presenta similitudes visuales, ortográficas y fonéticas con la marca BIOGEN susceptibles de generar riesgo de confusión y asociación en los consumidores, en consideración a que: a) la expresión BIOLEPTOGEN reproduce la parte fundamental de la marca BIOGEN, pues tiene vocales y consonantes coincidentes (B-I-O-G-E-N), en la misma secuencia y posición, esto es, en la primera y última sílaba, con la única diferencia que en ella se agregan, en el intermedio, las letras L-E-P-T-O, que no la dotan de distintividad suficiente; b) las dos sílabas que comparten las expresiones, -BIO- y -GEN-, constituyen un elemento fundamental de similitud, en tanto que son el rasgo determinante a la hora de identificar los productos; c) la sílaba tónica en las dos expresiones (GEN) está ubicada en el mismo lugar, lo que implica que la tonalidad sea muy semejante; d) la identidad de los sonidos vocálicos y consonánticos de la sílaba inicial y de la terminación en las dos expresiones hace que fonéticamente sean muy semejantes; e) la identidad y distribución de las vocales y consonantes de las dos expresiones hacen que su pronunciación sucesiva produzca un sonido idéntico difícil de diferenciar; y f) las letras L-E-P-T-O agregadas en el intermedio de la expresión BIOLEPTOGEN no le otorgan suficiente distintividad fonética frente a la expresión BIOGEN.
(ii) Que al hacer la comparación global o unitaria de las marcas se advierte que las expresiones BIOGEN y BIOLEPTOGEN, apreciadas en su conjunto y en forma sucesiva y no simultánea, generan una impresión de semejanza o de relación entre una y otra, en forma tal que el consumidor desprevenido puede...
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