Sentencia nº 11001-03-24-000-2002-00137-01 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 18 de Julio de 2012
| Fecha | 18 Julio 2012 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
REGISTRO DE MARCA - Examen de registrabilidad / COTEJO MARCARIO - Determinación elemento. Combinación de elementos
Ahora bien, en relación con el examen de registrabilidad, la Interpretación Prejudicial rendida en este proceso, para efectos de determinar el riesgo de confusión, hace énfasis en que debe hacerse aplicación de las reglas elaboradas por la Doctrina y acogidas por la jurisprudencia comunitaria. De hecho, en ella se lee lo siguiente: “1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. “3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. “4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa” Como se ha reiterado en la jurisprudencia de esta Sección, no obstante que la marca solicitada para registro sea de carácter mixto, debe efectuarse un cotejo con la marca registrada para identificar cuál elemento prevalece, si el denominativo o el gráfico y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. En efecto, sobre el particular, el Tribunal realizó algunas precisiones en la Interpretación Prejudicial, así: “En la comparación entre marcas mixtas, el elemento predominante en el conjunto marcario será el denominativo, como norma general; aunque en algunos casos pueda ser mas importante el elemento gráfico; en todo caso, en la comparación entre los signos mixtos deberá examinarse todo el conjunto, tanto el elemento gráfico como el elemento denominativo, vista su relevancia para que el público consumidor identifique la marca y distinga el producto. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Con base en estos criterios, el J.C. deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, y proceder a su cotejo con el elemento correspondiente del otro signo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.”. En el caso sub examine, la Sala considera que predomina el elemento denominativo ya que es el que produce mayor impacto a la vista del consumidor. Bajo el anterior contexto, pasa la Sala a realizar el examen correspondiente, para determinar si existe identidad o similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica entre las marcas CHANCE ESTRELLA y SUPER ESTRELLA MILLONARIA.
REGISTRO DE MARCA - Comparación ortográfica, fonética, ideológica y gráfica / COTEJO MARCARIO
De la confrontación que se hace de las marcas en conflicto, advierte la Sala la similitud ortográfica existente entre ellas. Si bien las marcas consideradas en su conjunto no tienen la misma longitud, ya que el número de letras, palabras y sílabas que las componen es diferente, pues el signo CHANCE ESTRELLA tiene catorce (14) letras y esta compuesto por dos (2) palabras, en la que la primera está conformada por dos (2) sílabas y la segunda por tres (3); y la marca SUPER ESTRELLA MILLONARIA tiene veintitrés (23) letras y está compuesta por tres (3) palabras, en la que la primera está conformada por dos (2) sílabas, la segunda por tres (3) y la tercera por cuatro (4); lo cierto es que ambos signos se asemejan ortográficamente, por cuanto el vocablo ESTRELLA, que es idéntico en ambas marcas, es el que posee la fuerza distintiva. Por otro lado, para la comparación fonética, debe la Sala aplicar dos (2) de las reglas señaladas en la jurisprudencia del Tribunal de la Comunidad Andina, para realizar el análisis respectivo, así: 1) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). Ahora, se advierte que la marca CHANCE ESTRELLA tiene dos (2) sílabas tónicas, habida cuenta de que se encuentra conformada por dos palabras, y que la marca SUPER ESTRELLA MILLONARIA tiene tres (3), por la misma razón. Sin embargo, y muy a pesar de que ambas marcas coinciden en contener la palabra ESTRELLA, lo cierto es que no se asemejan fonéticamente, al compararlas en su conjunto, pues en la palabra que antecede al vocablo ESTRELLA, en la marca cuyo registro se solicita, resalta el sonido del dígrafo CH, lo cual no sucede con el vocablo SUPER de la marca registrada. Aunado a lo anterior, se tiene que no existe punto de comparación respecto de la tercera palabra, que sólo tiene la marca registrada. En consecuencia, no se cumple esta regla. 2) Si la sílaba tónica y la sílaba ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. De acuerdo con lo expuesto antes, esta regla tampoco se cumple. En efecto, aun cuando en ambas marcas existe identidad en la segunda palabra que las compone, lo cierto es que en la primera palabra los acentos no son confundibles porque en la marca CHANCE ESTRELLA predomina el sonido del dígrafo CH, que se expresa como una consonante africada, seguida de la vocal abierta A, y en la marca SUPER ESTRELLA MILLONARIA impera el sonido S, como una consonante fricativa, seguida de la vocal cerrada U. Por lo demás, se reitera, no puede compararse este aspecto respecto de la tercera palabra que contiene la marca registrada, pues aquella cuyo registro se pretende únicamente esta conformada por dos (2). Ahora, se advierte que ambas marcas comparten el vocablo ESTRELLA, que es evocativo y de uso común, y que se utiliza para aludir a un astro celeste. En el caso sub examine se encuentra que es posible que los signos evoquen un mismo servicio, pues la expresión CHANCE, que antecede a ESTRELLA, es conocida ampliamente a nivel de los consumidores como el juego de suerte y azar, y no le imprime la suficiente fuerza distintiva a la marca, pues puede ser fácilmente relacionada por el consumidor medio con las palabras SUPER y MILLONARIA que envuelven la expresión ESTRELLA en la marca registrada, y que comúnmente son reconocidas porque la primera se utiliza para denotar algo que está por encima de una cosa y la segunda cuando se alude a alguien que es muy rico o acaudalado, lo que es usual que se piense al momento de evocar juegos de suerte y azar.
REGISTRO DE MARCA - Riesgo de asociación y o confusión / DISTINTIVIDAD DE MARCA - Causales
En el caso que nos ocupa, se advierte que el registro de la marca CHANCE ESTRELLA se solicita para distinguir servicios de esparcimiento, mientras que aquel que se le otorgó a la marca SUPER ESTRELLA MILLONARIA es para un “concurso de televisión”. Lo anterior, dentro del contexto de la Clase 41, permite constatar que la marca CHANCE ESTRELLA no es lo suficientemente distintiva respecto de SUPER ESTRELLA MILLONARIA, pues los servicios para los cuales se solicita su registro en la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, esparcimiento, no la diferencian lo suficientemente de aquellos que presta la marca registrada y un eventual registro podría generar un riesgo de confusión en el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los servicios de entretenimiento de ambas marcas a un origen empresarial común. Adicionalmente, debe indicarse que ambas marcas podrían utilizar canales idénticos de publicidad como lo es la televisión, que es un modo usual de publicitar los servicios o actividades de esparcimiento y entrenamiento; y podrían comercializarse por los mismos medios como lo es el televisivo, la prensa y la radio.
FUENTE FORMAL: DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 81 / DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTICULO 136
NOTA DE RELATORIA: Se citan las sentencias, Consejo de Estado, Sección Primera, del 08 de junio de 2006, Radicación 2002-00274-01, M.P.C.A.A.; 13 de septiembre de 2007, Radicación 2001-00236-01, M.P.Marco A.V.M., del 13 de agosto de 2009, Radicación 2003-00111-01, M.P.M.C.R.L..
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Consejera ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012)
Radicación número: 11001-03-24-000-2002-00137-01
Actor: CONAPI 3 LIMITADA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por CONAPI 3 LIMITADA contra las Resoluciones 20702 de 2001 (27 de junio), 28069 de 2001 (29 de agosto) y 36774 de 2001 (31 de octubre), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca CHANCE ESTRELLA (MIXTA), para distinguir servicios de esparcimiento comprendidos en la clase 41 internacional.
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LA DEMANDA
CONAPI 3 LIMITADA, domiciliada en Bogotá, mediante apoderada, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
1.1. Pretensiones
Que se declare que las marcas CHANCE ESTRELLA y SUPER ESTRELLA MILLONARIA, no son similares en grado de causar confusión y, por ende, pueden coexistir pacíficamente en el mercado.
Que se declare nula la Resolución No. 20702 de 27 de junio de 2001, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca CHANCE ESTRELLA, para distinguir servicios de la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.Que se declare nula la Resolución No. 28069 de 29 de agosto de 2001, a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de reposición...
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