Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00438-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 28 de Julio de 2016
| Fecha | 28 Julio 2016 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera Ponente: M.C.R. LASSO
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2008 -00438- 00
Actor : MARKLINE S.A.
Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia : CANCELACIÓN POR NO USO DE MARCA MATIS
Se decide en única instancia la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por MARKLINE S.A. contra las Resoluciones 23657 de 2007 (31 de julio), 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto), mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro la marca MATIS, para distinguir “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
I. LA DEMANDA
MARKLINE S.A., domiciliada en Luxemburgo, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en los siguientes términos:
1.1. Pretensiones
Que se declare nula la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló por no uso el registro de la marca MATIS, para distinguir “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que se declare nula la Resolución 19734 de 2008 (17 de junio), a través de la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).
Que se declare nula la Resolución 28718 de 2008 (11 de agosto), a través de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación propuesto por la actora, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).
Que como consecuencia, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conservar la vigencia del registro de la marca MATIS, para distinguir “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza; y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.2. Los Hechos
El 15 de febrero de 2007 la sociedad P.R.P. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, la cancelación por no uso de la marca MATIS, registrada a favor de MARKLINE S.A., para distinguir “servicios prestados por salones de belleza y servicios de investigación en cosmetología” en la 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
La referida solicitud se notificó a la actora, quien dentro del término oportuno se opuso a la cancelación de la marca, manifestando que usaba el signo MATIS para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Mediante Resolución 23657 de 2007 (31 de julio) la División de Signos Distintivos de la Superintendencia canceló por no uso el registro de la marca MATIS, para distinguir servicios en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, pues consideró que la actora no la había usado de manera regular y efectiva dentro de los 3 años anteriores a la solicitud de cancelación; ni existía presencia y disponibilidad de los servicios que ésta distinguía en alguno de los países miembros de la Comunidad Andina.
Inconforme con tal decisión, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto), respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución 23657 de 2007 (31 de julio).
1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación
La demandante considera que los actos acusados contrarían los artículos 165, 166, 167, 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil.
1.3.1. Artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
Señala que los artículos 165 y 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: “La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación…” y “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”.
En este sentido, considera que no debió cancelarse el registro de la marca MATIS, pues la ha utilizado constantemente para distinguir “servicios de belleza y cosméticos” en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Justamente, afirma que ha hecho un amplio despliegue publicitario para expandir, comercializar y difundir la marca a través de FEDCO.
1.3.2. Artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones
Por otro lado, señala que el artículo 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que “La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”.
Bajo el anterior contexto, considera que no debe cancelarse por no uso el registro de la marca MATIS, pues aportó pruebas que permiten constatar que usa dicho signo en el mercado para distinguir productos y servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Asimismo, señala que P.R.P. obra de mala fe al solicitar la cancelación de la marca, pues pretende aprovecharse injustamente del posicionamiento y reconocimiento que la misma ha conseguido en el mercado, pues es un signo notorio. De hecho, pone de presente que cursa una demanda por competencia desleal de P.R.P. contra FEDCO, pues ella fue durante muchos años distribuidora de la marca MATIS y ahora quiere apropiarse ilícitamente de ella.
1.3.3. Artículos 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil
Alega que las Resoluciones 23657 de 2007 (31 de julio), 19734 de 2008 (17 de junio) y 28718 de 2008 (11 de agosto) violan los artículos 168 y 170 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; 85, 128 y 137 del Código Contencioso Administrativo; 596 del Código de Comercio; y 46 y 47 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo, en la parte considerativa no se analizará ningún cargo con base en la violación de dichos artículos, pues la actora no expuso en el libelo de la demanda las razones por las que considera que los actos acusados los violan.
II. CONTESTACIONES
2.1. La Superintendencia de...
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