Sentencia nº 11001-03-24-000-2007-00383-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Febrero de 2017
| Fecha | 16 Febrero 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Tipo de documento | Sentencia |
OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Infundada por haber aportado en copias simples los documentos que pretendían probar la existencia previa del registro de la marca en otro país / COPIAS SIMPLES – Tienen el mismo valor que el original salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia / DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN PAÍS EXTRANJERO – Requisitos / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL – No puede interpretarse como inexistencia o ineficacia de las normas de procedimiento
[L]a exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los artículos 254 y 259 del C.P.C., y la consecuencia prevista por su no observancia. […] [E]l certificado de registro núm. 2386-05 de la marca “NEW EDITION MATERNITY”, expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador, requería de las formalidades establecidas en el artículo 259 del C. de P.C., dado que se trataba de un documento público otorgado en un país extranjero (Ecuador). Por consiguiente, no le asistió razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C., se desatendió el principio de eficacia, y que las exigencias formales no pueden prevalecer como condición para declarar infundada una oposición, habida cuenta de que la omisión en la que incurrió aquélla, en su condición de opositora, no puede considerarse como un simple requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos de la oposición. Ello, en cuanto la demandante, como se dijo anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la valoración de documentos públicos otorgados en país extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de dichos documentos y dentro del término previsto en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de junio de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00202-00, C.G.V.A.; y, de 29 de agosto de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00263-01, C.P. M.E.G.G.
COTEJO MARCARIO – Entre el signo NEW BODY MATERNITY y la marca mixta NEW EDITION MATERNITY / PALABRA DE USO COMÚN – Exclusión en estudio de registrabilidad marcaria / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo BODY al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca EDITION
[A]l poseer la marca solicitada cuestionada “NEW BODY MATERNITY” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.
SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Almacenes de Prati S.A., domiciliada en Ecuador y en su condición de titular de la marca mixta “NEW EDITION MATERNITY” para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, demandó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, la Resolución 033287 de 30 de noviembre de 2006, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” para distinguir productos de la misma clase. La demandante adujo violación del artículo 61 de la Constitución Política y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 254 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 259 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 147 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 148
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
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ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00383-00
Actor: ALMACENES DE PRATI S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: TESIS: LAS EXPRESIONES “NEW” Y “MATERNITY” SON INAPROPIABLES, POR SER DE USO COMÚN. DE AHÍ QUE EL SIGNO “NEW BODY MATERNITY”, AL ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR, NO PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE. LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL NO PUEDE INTERPRETARSE COMO LA INEXISTENCIA O LA INEFICACIA DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO. LAS COPIAS SIMPLES TIENEN EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE LAS ORIGINALES, SALVO CUANDO POR DISPOSICIÓN LEGAL SEA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL ORIGINAL O DE UNA DETERMINADA COPIA O HAN SIDO TACHADAS DE FALSAS
La Sala decide, en única instancia, la demanda[1] promovida por la sociedad ALMACENES DE PRATI S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
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FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
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: La sociedad actora, ALMACENES DE PRATI S.A., domiciliada en Ecuador, es titular de la marca “NEW EDITION MATERNITY” (mixta), en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, vigente hasta el 10 de octubre de 2015.
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: El 28 de junio de 2005 la señora A.L.P.M. solicitó el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” (nominativa), para distinguir los siguientes productos: camisetas, pantalones, pijamas, brasieres, etc., comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
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: Dentro del término legal, la sociedad actora presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en que el 11 de enero de 2006 solicitó el registro de la marca “NEW EDITION MATERNITY”, para distinguir productos en la citada Clase 25 y la titularidad de la marca “NEW EDITION MATERNITY” en Ecuador, para lo cual allegó el original de dicho documento, debidamente apostillado en dicho País.
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: Mediante la Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” (nominativa), para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra en firme.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Señaló que se violó el artículo 61 de la Constitución Política, toda vez que el Estado, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene el deber de velar por los derechos de propiedad intelectual y negar el registro de las marcas de terceros, que violan el derecho de uso exclusivo de su titular, por ser confundiblemente similares a la marca previamente registrada.
Advirtió que también se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que no lo aplicó, a pesar de que concurren los presupuestos establecidos que configuran la causal de irregistrabilidad.
Que se configuró el primer presupuesto, esto es, la existencia previa de la marca solicitada o registrada, “NEW EDITION MATERNITY”, de la cual es titular la actora en Ecuador desde el 29 de diciembre de 2004 (vigente en Ecuador el 10 de octubre de 2015), para lo cual allegó el original del correspondiente documento, debidamente apostillado en dicho país.
Que el 28 de junio de 2005, la señora A.L.P.M. solicitó el registro del signo “NEW BODY MATERNITY” (nominativa), es decir, un año después de la radicación de la referida solicitud de la actora.
Indicó que con el fin de demostrar su legítimo interés en el mercado colombiano, la actora solicitó el 11 de enero de 2006 el registro de la marca “NEW EDITION MATERNITY” (mixta), para identificar productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
Agregó que las marcas en controversia son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente, debido a que ambas evocan exactamente la misma idea: la de “nuevo” y la de “maternidad”, pues las expresiones “BODY” y “MATERNITY” no cambian el contenido conceptual, se limitan a calificarlo sin modificar su esencia.
Que en ambos casos se trata de marcas complejas, compuestas por tres (3) términos, donde la primera y última palabra son idénticas, lo cual las hace aún más confundibles. Es así como se configura el segundo presupuesto, el cual establece que el signo solicitado sea idéntico o se asemeje a la marca previamente solicitada o registrada.
Que a lo anterior se suma el agravante de que las marcas comparadas tienen exactamente la misma palabra inicial, lo cual hace que sean confundibles.
Que tanto la marca “NEW EDITION MATERNITY” (mixta) como “NEW BODY MATERNITY” (nominativa) identifican productos idénticos, esto es, los distinguidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, configurándose así el tercer presupuesto necesario para aplicar la causal de irregistrabilidad, pues amparan los mismos productos o servicios.
De otra parte, adujo que dentro del término legal radicó la copia del documento que prueba la...
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