Sentencia nº 11001-03-24-000-2014-00259-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Agosto de 2017
| Fecha | 17 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2014-00259-00
Actor: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad relativa
Referencia: LA MARCA “ESTRELLA LIGHT” SI BIEN POSEE UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, “ESTRELLA”, AL ESTAR COMBINADA CON LA EXPRESIÓN “LIGHT” ES REGISTRABLE, PUES FORMA UN CONJUNTO SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO Y DIFERENTE AL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO
La Sala decide, en única instancia la demanda promovida por la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 20 de julio de 2011, la sociedad INVERSIONES INMOBILIARIAS PORTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - INVERPORTO S.A.S.-, en adelante INVERPORTO S.A.S. presentó solicitud de registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Publicada la solicitud de dicha marca en la Gaceta de Propiedad Industrial 636 de 20 de enero de 2012, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM presentó oposición con fundamento en el registro previo de su marca “ESTRELLA DAMM” (nominativa), vigente hasta el 29 de abril de 2019, para identificar productos de la misma Clase Internacional.
3º: Mediante la Resolución 0039068 de 27 de junio de 2012 la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que los signos enfrentados presentaban similitudes ortográficas, fonéticas y conceptuales y porque al amparar productos de la misma Clase Internacional el consumidor no podía diferenciar los productos ni el origen empresarial de los mismos.
4º: Contra la citada Resolución la sociedad INVERPORTO S.A.S.-interpuso recurso de apelación, el que fue resuelto a través de la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC revocó la Resolución 0039068 de 27 de junio de 2012 y, en su lugar, concedió el registro de la marca “ESTRELLA LIGHT” (mixta), por estimar que entre las marcas en controversia no existía similitud o identidad que pudiera generar un riesgo de confusión o asociación.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, se violaron los artículos 134 y 135, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que al otorgar la marca en controversia no se tuvo en cuenta que para que un signo pueda ser registrado debe ser apto para distinguir productos y servicios en el mercado. Asimismo, desconoció que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro y que, en el caso concreto, la identidad parcial entre signos genera una gran confusión en los consumidores.
Señaló que, la SIC al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Explicó que, la marca solicitada “ESTRELLA LIGHT” (mixta) y la previamente registrada “ESTRELLA DAMM” (nominativa), tienen identidades parciales a nivel ortográfico, fonético y visual que inducen al consumidor a error en la elección del producto, toda vez que el elemento relevante de uno y otro signo es la expresión “ESTRELLA”.
Manifestó que, entre los signos existe similitud ortográfica, por cuanto la marca solicitada reproduce en su totalidad el elemento relevante de la ya registrada, lo ubica en el mismo lugar que la previamente amparada, dando como resultado un mayor impacto y recordación en la gramática de ambos signos, haciéndolos estrechamente semejantes.
Señaló que, la expresión “LIGHT” es de carácter descriptivo, toda vez que se refiere a una característica del producto, esto es, bajo en grasa, calorías, azúcar o que no engorda, por lo que no debe tenerse en cuenta al momento de efectuar la comparación de las marcas enfrentadas, ya que el elemento relevante de cada signo es la expresión “ESTRELLA”.
Expresó que, la reproducción del elemento relevante también conduce a una similitud fonética, pues al utilizar una misma composición ortográfica la pronunciación de las marcas es idéntica y le creará un riesgo de confusión al consumidor que lo conducirá en error, dado que al observar la marca solicitada “ESTRELLA LIGHT” inmediatamente la relacionará con la marca “ESTRELLA DAMM”, así:
ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM, ESTRELLA LIGHT/ESTRELLA DAMM
Sostuvo que, el utilizar el término “ESTRELLA” hace evidente la existencia de una similitud ideológica o conceptual entre las marcas ya que, aún cuando tiene diferentes acepciones, transmite la misma idea en la mente del consumidor, pero en manera alguna puede considerarse de uso común en relación con los productos de la Clase 32 Internacional.
Indicó que, hay una similitud visual, porque a pesar de que la marca solicitada cuenta con un elemento gráfico adicional y la registrada no, la Doctrina y la Jurisprudencia han resaltado la relevancia del elemento denominativo sobre el gráfico en las marcas, toda vez que el consumidor final al atenerse a las palabras y sonidos que le generen las mismas, al pronunciar las marcas en conflicto no encontrarán diferencia alguna entre ellas y darán una misma impresión.
Reiteró que, la marca solicitada es confundible con el signo “ESTRELLA DAMM” (nominativa), porque al reproducir la expresión principal de la marca previamente registrada y, por tanto, existir una identidad de expresiones y no una mera semejanza, no se puede predicar una distinción y mucho menos una coexistencia entre los signos.
Adujo que, las marcas en conflicto amparan los mismos productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, pues ambas distinguen cerveza. Tienen conexidad competitiva, en cuanto poseen la misma naturaleza, finalidad, comparten los mismos canales de comercialización y publicidad.
Trajo a colación apartes jurisprudenciales y doctrinales relacionados con la similitud ortográfica, fonética, ideológica o conceptual y visual cuando se comparan signos similares y conexidad competitiva en eventos de marcas que buscan amparar productos o servicios en una misma Clase Internacional.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 el 27 de julio de 2015 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, en su calidad de actora del proceso; la SIC, en su condición de entidad demandada; INVERPORTO S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad, establecida en el artículo 137 del CPACA; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron vicio alguno que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:
Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si la Resolución 00056354 de 26 de septiembre de 2013, a través de la cual la SIC concedió el registro de la marca mixta “ESTRELLA LIGHT” (mixta), solicitada por el tercero interesado, sociedad INVERPORTO S.A.S., para amparar productos de la Clase 32 Internacional,vulnera lo dispuesto en los artículos 134, 135, literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.
Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes y por el valor que les correspondiera en derecho, los documentos aportados por las partes y por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, así como las solicitadas por el tercero en mención, enunciados en el numeral 7 del acápite “Decreto y Práctica de Pruebas” del Acta de la Audiencia Inicial.
Se señaló que, una vez finalizada la audiencia, se suspendería el proceso para efectos de elaborar y remitir vía electrónica, por la Secretaría de la Sección Primera, la solicitud de interpretación prejudicial.
Finalmente, las partes y el Ministerio Público manifestaron que NO encuentran irregularidad en la audiencia que pudiere viciar de nulidad las actuaciones surtidas.
Teniendo en cuenta lo anterior se declaró saneado el proceso hasta ese momento.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora por carecer de apoyo jurídico.
Adujo que, el signo solicitado está conformado por elementos...
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