Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00180-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Agosto de 2017
| Fecha | 04 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00180-00
Actor: DUNA ENTERPRISE S.L
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: PARA QUE LA PUBLICACIÓN DE UNA MARCA SEA REAL Y EFECTIVA TIENE QUE COINCIDIR TOTALMENTE CON EL SIGNO SOLICITADO PARA REGISTRO Y DEBE INDICAR CLARAMENTE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE LA COMPONEN, ASÍ COMO EL PAPEL QUE JUEGAN EN EL CONJUNTO DEL SIGNO, DIFERENCIANDO ENTRE LOS QUE SE REIVINDICAN Y LOS QUE NO.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad Duna Enterprise S.L. contra la Resolución nro. 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Decisión, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad Duna Enterprise S.L., actuando a través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la nulidad de la Resolución 23204 de 30 de julio de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual revocó la decisión contenida en la Resolución 20141 de 29 de junio de 2007 en el sentido de conceder el registro de la marca “A.C.I.” -mixta-, a favor de la sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. -hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.-, para distinguir “[…] “productos: aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello”, productos comprendidos en la clase 9ª de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza […]”.
1.1. Hechos
La sociedad Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impobe S.A. -hoy Importadora Comercial de Belleza S.A.- solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “A.C.I.” -mixta-, para distinguir “aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
En criterio del actor, pese a que según el ícono de “Consulta de Signos Distintivos” de la Superintendencia de Industria y Comercio se registra la publicación de la marca “A.C.I.” en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573 de 2007, considera que dicha información no es cierta.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 20141 de 29 de junio 2007, negó el registro de la marca “A.C.I.” -mixta-, pues consideró que era confundible con la marca “T.T.”, previamente registrada y vigente, cuyo titular es la sociedad Duna Enterprise S.A. -hoy Duna Enterprise S.L.-, para distinguir productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La Resolución dispuso:
“[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca mixta ALIZZ CERAMIC ION, tramitada bajo el expediente de la referencia, para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitada por la sociedad IMPORTADORA COMERCIAL DE BELLEZA S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”.
Inconforme con tal decisión, la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. presentó recurso de reposición ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió Resolución 23204 de 30 de julio de 2007, mediante la cual dispuso revocar la Resolución 20141 de 2007 y concedió a la sociedad Importadora Comercial de Belleza S.A. el registro de la marca “A.C.I.” -mixta-, para distinguir “[…] aparatos electrotérmicos para ondular y alisar el cabello […]” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
“[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión contenida en la resolución No. 20141 de 29 de junio de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.
ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el registro de:
La marca: ALIZZ CERAMIC ION (mixta)
Certificado:
Para distinguir: “Productos: aparatos electrotérmicos para ondular y lisar el cabello”, productos comprendidos en la clase 9ª de la octava edición de la clasificación Internacional de Niza.
Vigencia: Diez (10) años conjtados a partir de la fecha de la presente resolución.
Titular: Importadora Comercial de Belleza Gama Italy Megaturbo Supermegaturbo Impone S.A.
Domicilio: Medellín, Colombia.
ARTÍCULO TERCERO. Asignar número de certificado al derecho concedido, previa anotación en el registro de la Propiedad Industrial […]”.
1.2. Las pretensiones
Las pretensiones de la demanda son las siguientes:
“[…]
PRETENSIONES
QUE SE DECLARE LA NULIDAD de la RESOLUCIÓN No. 23204 del 30 de julio de 2007, por medio de la cual se revocó la resolución 20141 del 29 de junio de 2007 y se concedió el registro de la marca A.C.I. (Mixta) proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Ordenar la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Que se ordene a la División de Signos Distintivos expedir Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo […]”.
En síntesis de la Sala, lo pretendido por la parte demandante es: i) que se declare la nulidad de la Resolución 23204 de 30 de julio de 2007; ii) que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y iii) que se ordene a la demandada que expida la resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
1.4. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Para sustentar las pretensiones de la demanda, la sociedad Duna Enterprise S.L. manifiesta que el acto administrativo demandado contrarían los artículos 145, 146 y 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Como fundamentó de lo anterior, expone los cargos de nulidad que la Sala enuncia, así: i) Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; ii) Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y iii) Violación del artículo 154 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
La Sala procede a explicar cada uno de los cargos de violación expuestos por el actor.
1.4.1. Violación del artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
La parte demandante señala que el acto administrativo demandado vulnera el artículo 145 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que establece la obligación de publicar la solicitud de registro que reúna los requisitos formales. Como sustento de lo anterior, expone los siguientes argumentos:
Señala que se incurrió en omisión en la medida en que no se publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En ese orden, no se cumplió con la finalidad que persigue la norma que obliga a la publicación, esto es, hacer conocer a los terceros sobre la marca que va a registrarse. La falta de publicación imposibilita a los terceros el derecho de presentar oposiciones cuando el registro vulnere algún derecho previamente adquirido.
Si en gracia de discusión se llega a comprobar que la publicación se realizó, señala que el signo solicitado no involucra los diferentes elementos que conforman la marca pues, la marca “A.C.I.” (Mixta) no incorpora nominativamente la marca previamente registrada “Tourmaline”. En criterio de la demandante, la Administración debió requerir al solicitante del reconocimiento de titularidad, dado que es obligación de este último indicar de forma expresa los elementos que conforman el signo solicitado y, de no ser así, surge el deber legal de la Administración de requerir las explicaciones del caso.
En el evento de no existir la obligatoriedad de indicar de forma nominal todos los elementos de la marca, todos los elementos de la marca deben ser incorporados de forma nítida o, por lo menos, los elementos que la componen deberían ser lo suficientemente legibles -en la etiqueta- a efectos de no vulnerar los derechos de terceros. Señala que, en este caso, la expresión “Tourmaline” es casi imperceptible en la etiqueta aportada dentro del petitorio y que se reporta en la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Por lo anterior, la parte demandante señala que el actuar de la administración debió encaminarse al trámite señalado en la norma comunitaria -artículo 145-, dado que la finalidad es dar certeza a terceros en relación con los elementos que conforman la misma, máxime cuando el signo bajo examen incorpora una marca previamente registrada.
En criterio del actor, la falta o indebida publicación en los términos del artículo 145 de la Decisión 486 tiene como consecuencia la imposibilidad para terceros de presentar oposiciones en los términos del artículo 146 de la Decisión ejusdem, cuestión que desarrolla en el cargo siguiente.
1.4.2. Violación del artículo 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
La parte demandante...
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