Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00080-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Agosto de 2017
| Fecha | 02 Agosto 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de agosto de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00080-00
Actor: MICROSOFT CORPORATION
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: CONFUNDIBILIDAD MARCARIA. MARCAS HABU Y ABUC NO SON CONFUNDIBLES
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó la sociedad Microsoft Corporation contra las resoluciones nros. 7285 de 13 de marzo de 2007, 14385 de 22 de mayo de 2007 y 28721 de 10 de septiembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Decisión, las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad Microsoft Corporation, domiciliada en Washington, Estados Unidos de América, actuando a través de apoderado especial, presentó demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el fin de solicitar la nulidad de las resoluciones nros. 7285 de 13 de marzo de 2007, 14385 de 22 de mayo de 2007 y 28721 de 10 de septiembre de 2007, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro de la marca “HABU”, a favor de Microsoft Corporation, para distinguir “ratones para computador y juegos de computador” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
1.1. Hechos
La sociedad MICROSOFT CORPORATION, mediante escrito de 2 de agosto de 2006, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca HABU, para distinguir “ratones para computador y juegos de computador” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 568 de 2006 y, contra ella, no fueron presentadas oposiciones por parte de terceros.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución nro. 7285 de 13 de marzo 2007, negó el registro de al marca “HABU”, pues consideró que era confundible con la marca “ABUC”, previamente registrada y vigente, cuyo titular es el Centro Internacional de Educación y Desarrollo, para distinguir productos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. La Resolución dispuso:
“[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Negar el registro de la marca HABU (nominativa) para distinguir los productos mencionados en el considerando primero, solicitado por la sociedad Microsoft Corporation, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución […]”.
Inconforme con tal decisión, la sociedad demandante presentó recursos de reposición y en subsidio apelación ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución nro. 14385 de 22 de mayo de 2007, mediante la cual dispuso confirmar la Resolución nro. 7285 de 2007 y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria; en su parte resolutiva la resolución dispuso:
“[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 7285 de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por las razones expuestas en los considerandos anteriores.
ARTÍCULO SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación interpuesto y enviar las presentes diligencias ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […]”.
Posteriormente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución nro. 28721 de 10 de septiembre de 2007, mediante la cual dispuso confirmar las resoluciones nros. 7285 de 2007 y 14385 de 2007, así:
“[…]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar la decisión contenida en la resolución No. 7285 de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
[…]”.
1.2. Las pretensiones
Las pretensiones de la demanda son las siguientes:
“[…]
PRETENSIONES
Respetuosamente solicito a esa Honorable Corporación se sirva efectuar los siguientes pronunciamientos.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 7285 del 13 de Marzo de 2.007, notificada el 12 de Abril de 2.007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-075.920, mediante la cual se negó a Microsoft Corporation el registro de la marca HABU en la clase 9 internacional.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 14385 del 22 de Mayo de 2.007, notificada el 29 de Mayo de 2.007 emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 06-075.920, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 7285 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Microsoft Corporation .
Declarar la nulidad de la Resolución No. 28721 del 10 de Septiembre de 2.007, notificada el 8 de Octubre de 2.007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (sic) dentro del expediente No. 06-075.920, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Microsoft Corporation, confirmando el rechazo de la marca HABU en la clase 9 internacional.
Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder a nombre de Microsoft Corporation el registro de la marca HABU en la clase 9 internacional.
Que se ordene a la Nación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos, publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial […]”.
En síntesis de la Sala, lo pretendido por Microsoft Corporation es: i) que se declare la nulidad de las resoluciones nros. 7285 de 13 de marzo de 2007, 14385 de 22 de mayo de 2007 y 28721 de 10 de septiembre de 2007; ii) que como consecuencia se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que proceda al registro de la marca HABU en la clase 9 internacional y se reconozca a Microsoft Corporation como titular de la misma; y iii) que se ordene publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
1.4. Normas violadas y concepto de violación
Para sustentar las pretensiones de la demanda, la sociedad Microsoft Corporation manifiesta que los actos administrativos demandados contrarían los artículos 134 y 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Como fundamentó de lo anterior expone el cargo de nulidad por inexistencia de confundibilidad entre las marcas HABU y ABUC.
1.4.1. Violación de los artículos 134 y 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por inexistencia de confundibilidad entre el signo HABU y la marca ABUC
La actora señala que los artículos 134 y 136, literal “a”, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones disponen, respectivamente, que: “[…] A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica […]” y “[…] No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación […]”.
Bajo el anterior contexto, la sociedad Microsoft Corporation considera que la Superintendencia de Industria y Comercio debía conceder el registro de la marca HABU, para distinguir “[…] ratones para computador y juegos de computador […]” en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, pues, a su juicio, la marca es suficientemente distintiva e individualizadora para identificar tales productos en el mercado.
Asimismo, solicita conceder el registro marcario, alegando que la marca HABU no presenta semejanzas con el signo ABUC, que la hagan confundible en el mercado ni que induzcan a error al público consumidor.
En la demanda, se explican los dos argumentos que integran el cargo, a saber, el de distintividad de la marca HABU e inconfundibilidad entre las marcas HABU y ABUC.
i) Calidad distintiva e individualizadora de la marca HABU. Señala que la marca HABU cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada como marca en la calase 9 internacional, alejando cualquier riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor frente a la marca ABUC de Centro Internacional de Educación y Desarrollo.
Considera que las marcas HABU y ABUC presentan suficientes diferencias en sus aspectos gráfico, fonético e ideológico, no siendo por lo tanto semejantes y pudiendo, por la misma razón, coexistir en el mercado y en el registro. Por ello, considera que no es aplicable la prohibición contenida en el literal “a” del artículo 136 de la Decisión 486.
No es suficiente que dos marcas compartan algunos elementos comunes para que sean catalogadas como confundiblemente semejantes para los consumidores; las semejanzas deben ser de tal magnitud que el consumidor medio no tenga la capacidad ni las herramientas para diferenciarlas ni para distinguir el origen empresarial...
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