Sentencia nº 11001-03-24-000-2012-00361-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 27 de Julio de 2017
| Fecha | 27 Julio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00361-00
Actor: P.M.P.S.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA
Referencia: LA MARCA “PREMIER MENTHOL” ES UNA DERIVACION DE LAS MARCAS “PREMIER” PREVIAMENTE REGISTRADAS. NO TIENE RIESGO DE CONFUSIÓN CON LAS MARCAS OPOSITORAS “MARLBORO”, “MARLBORO LIGHTS” Y FIGURATIVA (DISEÑO DE TECHO), PUES EN AQUELLA PRIMA EL ELEMENTO DENOMINATIVO, EL CUAL ES DIFERENTE, DISTINTIVO, ADEMÁS DE TENER UN PÚBLICO CONSUMIDOR ESPECIALIZADO.
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad P.M.P.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las Resoluciones 29087 de 13 de agosto de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro” y 44924 de 31 de agosto de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y el artículo segundo de la Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: La sociedad PRODUCTORA TABACALERA DE COLOMBIA S.A.- PROTABACO S.A.- (en adelante PROTABACO S.A.), solicitó el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para distinguir los productos comprendidos en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Dentro del término legal, la sociedad actora P.M.P.S. presentó oposición contra la anterior solicitud, con fundamento en el riesgo de confundibilidad y aprovechamiento injusto que implicaría el uso de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) respecto de sus marcas notorias “MARLBORO” (mixta), “MARLBORO LIGHTS” (mixta), y “FIGURATIVA”, registradas en Colombia en la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.
3º: El 14 de febrero de 2005, la sociedad PROTABACO S.A. contestó la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta).
4º: Mediante la Resolución 29087 de 13 de agosto de 2008 la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para distinguir los productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza, en favor de la sociedad PROTABACO S.A., por considerar que la marca no estaba incursa en las causales de irregistrabilidad.
5°: Contra la citada Resolución la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
6º: La referida decisión fue confirmada mediante las Resoluciones 44924 de 31 de agosto de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 0031778 de 25 de mayo de 2012, en su artículo segundo, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
7º. La citada Resolución 0031778 reconoció en su artículo primero la notoriedad de la marca “MARLBORO” paradistinguir productos de la referida Clase 34 para el período comprendido entre los años 1993 a 2004, inclusive.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), para amparar productos de la Clase 34 Internacional, sin haber realizado el examen comparativo de las marcas enfrentadas.
Que, tal afirmación se desprende del argumento expuesto por la demandada cuando señala que dicho registro era un derecho adquirido en favor del solicitante, derivado de la concesión previa de las marcas “PREMIER” (mixtas), respecto de las cuales supuestamente la nueva solicitud no constituía una variación sustancial en cuanto a sus elementos componentes, ni a los productos que amparan.
Explicó que, para determinar si a PROTABACO S.A. le asistía derecho al registro de la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta), que distingue productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional, como signo derivado de los ya registrados, sus variaciones no podían alterar la impresión general de la marca ni tampoco podían reivindicar productos o servicios distintos a los amparados por el registro anterior o ampliar su cobertura.
Que, la firma Brandingdang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “MARLBORO MILD” y el sistema de diseño visual de los empaques de “PREMIER”, en el cual se concluye que el nuevo diseño de empaque de “PREMIER”, esencialmente representado en la marca “PREMIER MENTHOL”, introduce al diseño anterior de empaques y marcas PREMIER (mixtas), variaciones sustanciales respecto de los elementos gráficos vistos en los diseños registrados como marcas “PREMIER”.
Que, por lo tanto, no puede decirse que la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) sea una marca derivada de las ya registradas.
Agregó que, aunque se considera el supuesto derecho adquirido del signo objeto de controversia, la Administración pasó por alto que la doctrina del registro de marcas derivadas no exime a la Superintendencia de Industria y Comercio de realizar en cada caso el debido examen de registrabilidad y dar aplicación a las prohibiciones dispuestas en la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, que son obligatorias.
Señaló que, de haberse realizado el estudio comparativo de los signos enfrentados conforme a las reglas jurisprudenciales, la SIC había podido apreciar que el elemento predominante en las marcas en conflicto no es el denominativo, como suele ser la regla general, sino que estaba frente a uno de aquellos casos excepcionales en los cuales el elemento figurativo, en particular, el DISEÑO DE TECHO, notoriamente conocido en los productos “MALBORO”, es un elemento distintivo que a simple vista adquiere primacía sobre el elemento denominativo integrado en las marcas enfrentadas.
Adujo que, el elemento gráfico DISEÑO DE TECHO es característico de la marca “MARLBORO” y que en anteriores oportunidades, en un caso similar, el Superintendente de Industria y Comercio negó a la sociedad PROTABACO S.A., el registro de la marca “MAR.CO” (mixta), por ser esta susceptible de generar confusión respecto de las marcas de la actora. Posteriormente, el Consejo de Estado conoció de este asunto y en sentencia de 8 de noviembre de 2001 (Expediente núm. 110010324000199905848-01, Actora: PROTABACO S.A., C. ponente doctora O.I.N.B. señaló que predominaba el elemento gráfico (etiqueta y diseño).
Que, en el presente caso, se presenta una situación análoga a la decidida en dicho expediente por el Consejo de Estado, pues se trata de marcas en cuya visión general predomina el elemento gráfico.
Manifestó que, la marca “FIGURATIVA”, con registro núm. 160.511, consistente en el DISEÑO DE TECHO, es un símbolo distintivo y característico de la marca “MARLBORO”, que P.M.P.S. ha registrado en la mayoría de los países y que ha implicado su reconocimiento como icono de garantía a nivel mundial.
Indicó que, la Superintendencia demandada, mediante la Resolución 0031778 de 25 de mayo de 2012, reconoció expresamente el carácter notorio de la marca “MARLBORO” de la Clase 34 Internacional, razón por la cual cualquier solicitud de registro que atente contra sus derechos debe denegarse.
Estimó que, la marca “PREMIER MENTHOL” (mixta) es una imitación y reproducción parcial de las marcas “MARLBORO” (mixta) y “MARLBORO LIGHTS” (mixta) de su propiedad, en tanto copia el elemento figurativo “DISEÑO DE TECHO” invertido, así como una reproducción total de la marca FIGURATIVA.
Anotó que, resulta contradictorio que en la referida Resolución 0031778 la SIC se haya limitado a determinar si existe entre los signos en conflicto algún riesgo de confusión, cuando en la misma expresa cuáles son las consecuencias de que un signo pretenda aprovecharse abusivamente de la reputación de una marca notoria.
Sostuvo que, en la actuación administrativa se aportaron las declaraciones juramentadas rendidas por B.C. y G.S., funcionarios de PHILLIP MORRIS PRODUCTS S.A., en las cuales exponen sobre la venta y distribución de cigarrillos “MARLBORO” a nivel mundial, la introducción de la etiqueta tradicional de MARLBORO a nivel mundial, entre otros.
Que, en la oposición a la marca “PREMIER MENTHOL” se advirtió que la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “M” & Diseño, que incluye el diseño de techo invertido, solicitada por PROTABACO S.A., por cuanto consideró que existen semejanzas visuales con la marca “MARLBORO” de la actora que hacen imposible su diferenciación por parte del consumidor.
Que, en Panamá, a PROTABACO S.A. le fue negada la solicitud de registro de la marca “PREMIER” y en la República de Paraguay, dicha sociedad fue sujeto de medidas cautelares decretadas para secuestrar toda la mercancía portadora de dicha marca, por la utilización de la etiqueta de los productos “MARLBORO” en los cigarrillos “PREMIER”.
Que, en Colombia la actora inició una acción por infracción marcaria contra PROTABACO S.A. por el uso del nuevo diseño de cigarrillos “PREMIER”, el cual es de conocimiento del Juez 26 Civil del Circuito de Bogotá.
Que, la firma Brandingdang realizó un estudio denominado “Análisis comparativo entre el sistema de diseño visual de los empaques de “MARLBORO LIGTHS” y “MARLBORO MILD” y el sistema de...
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