Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00185-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 13 de Julio de 2017
| Fecha | 13 Julio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: R.A.S.V. (E1)
Bogotá, D.C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00185-00
Actor: LADECOL S.A. (EN ADELANTE LADECOL)
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (EN ADELANTE SIC)
Referencia: Marca engañosa. Examen de registrabilidad. D. adquirida
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuso la sociedad LADECOL S.A. contra La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núms.: 3305 del 27 de enero de 2010 por medio de la cual negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO para distinguir los productos comprendidos en la clase 17, la número 64067 del 23 de noviembre de 2010 a través de la cual se resolvió el recurso de apelación contra el anterior acto administrativo en el sentido de confirmarla.
COMPETENCIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
LA DEMANDA
La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante esta Corporación, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
Pretensiones.
“ PRIMERO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 3305, de fecha 27 de ENERO de 2010, proferido por la Directora de Signos Distintivos, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se negó el registro como marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 Clasificación Internacional de Niza.-
SEGUNDO: Declarar la NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, RESOLUCIÓN 64067, de fecha 23 de Noviembre de 2010, proferido por el Superintendente D.egado para la propiedad Industrial, de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por medio de la cual se Negó el registro de la marca mixta PROTEX VINILO, solicitado por la sociedad LADECOL S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 17ª de la clasificación internacional de Niza, por estar comprendido en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal i) del artículo 135 de la decisión 486 de la Comunidad Andina.-
TERCERO: Consecuencialmente a título de Restablecimiento del Derecho ordenar a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, lo siguiente;
3.1.- Se ordene a la demandada conceder a la actora el registro de la marca mixta del signo PROTEX VINILO para distinguir productos comprendidos en la clase 17 de la clasificación internacional de Niza.
3.2.- Ordenar a la entidad demandada publicar la Sentencia en la gaceta de Propiedad Industrial.” .
Fundamentos de hecho
L a sociedad LADECOL S.A. solicitó el registro de la marca PROTEX VINILO para distinguir servicios comprendidos en la clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza.
Publicada la anterior solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, la sociedad PROTEX S.A. formuló oposición al registro.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 3305 del 27 de enero de 2010 declaró fundada la citada oposición y negó a la sociedad actora el registro de la citada expresión.
A través de su apoderado, la sociedad LADECOL S.A. interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la citada resolución, y al resolver el primero la División de Signos Distintivos revocó su decisión inicial a través de la Resolución No. 19098 del 14 de abril de 2010, en consecuencia, declaró infundada la oposición de PROTEX S.A. y concedió el registro de la marca PROTEX VINILO (mixta) para identificar productos de la clase 17.
Posteriormente, mediante Resolución No. 64067 del 23 de noviembre de 2010, el Superintendente D.egado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución No. 19098 de 2010, y en su lugar, dejar incólume el primer acto administrativo.
Normas violadas y concepto de la violación
La sociedad demandante invocó la violación de los artículos 2, 3 y 59 de la Constitución Política, 3 y 59 del Código Contencioso Administrativo, y 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, teniendo para cada caso en cuenta los siguientes fundamentos:
Explicó la vulneración del artículo 134 de la Decisión 486, aseverando que la marca PROTEX VINILO es una expresión que puede ser registrada para identificar productos de la clase 17, dado que tiene suficientes elementos distintivos y es susceptible de representación gráfica. Precisó, que contrario a lo afirmado por la SIC, el signo solicitado se distingue de otro cualquiera por la combinación de los elementos nominativo y gráfico, elementos que generan en el consumidor un impacto de recordación y por supuesto, la identificación del origen empresarial.
Indicó que se violó por indebida interpretación el artículo 135 ibídem, habida cuenta de que la marca no pretende inducir a engaño al público. En efecto, lo que pretende es evocar el contenido del producto y transmitir al consumidor una información cierta y verdadera, esto es, que los productos que identifica tienen en su composición EL VINILO que se anuncia.
Al respecto, trajo a colación un aparte de una interpretación prejudicial sin identificar el número, en la que se definió qué debe entenderse por denominación engañosa, esto es, cuando proporciona una información errónea en relación con los productos o servicios que la marca está destinada a proteger, para decir que tal aspecto no acontecía en el asunto bajo examen.
Señaló que aun cuando los productos usualmente se piden por la parte denominativa de su marca, la parte gráfica es expresable en términos del lenguaje natural, luego se trata de un complemento del elemento nominativo. Por esta razón, en la marca cuestionada la parte gráfica adquiere relevancia dada su capacidad expresiva y función distintiva.
Estimó que aún en el caso de que se considere que prevalece la parte denominativa deviene en registrable, pues es posible que cualquier consumidor capte una de las dos ideas o conceptos, a saber: PROTEX - VINILO, y entonces las lleve al habla en ese orden o de modo inverso.
Estimó que la SIC dejó de pronunciarse sobre la sindicación que hizo de la conducta temeraria y de competencia desleal de la sociedad PROTEX S.A., con la cual buscaba afectar su prestigio.
Precisó que existía falsa motivación por no haberse efectuado el examen de registrabilidad.
Estimó que también se pidió un análisis de la figura consagrada en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486 y que al respecto no hubo pronunciamiento en sede administrativa. Tal norma es la siguiente: “(…) un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica (…)”.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, presentó escrito de contestación extemporáneamente.
INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO
EN LAS RESULTAS DEL PROCESO
Notificada la sociedad PROTEX S.A., no hizo manifestación alguna.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Y CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La sociedad actora reiteró lo expuesto en la demanda, agregando un aparte de la Resolución No. 19098 del 14 de abril de 2010 que resolvió el recurso de reposición en el sentido de conceder el registro que ahora se discute.
La Superintendencia de Industria y Comercio alegó de conclusión sosteniendo que la marca cuestionada era engañosa y que por lo tanto se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por cuanto inducía al consumidor a error al hacerle creer que los guantes de látex y las bolsas que identifica son elaborados con la sustancia de vinilo, cuando tal elemento se utiliza es para la fabricación de tejidos. En esa medida, a juicio de la demandada, se estaría engañando al consumidor o usuario frente a la naturaleza del producto.
El Procurador D.egado para la Conciliación Administrativa no rindió concepto en este asunto.
LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
EI Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial N°. 106-IP-2013 del 17 de agosto de 2013, en donde se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular.
“PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado.
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