Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00549-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 2 de Junio de 2017
| Fecha | 02 Junio 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., dos (2) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00549-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: TESIS: LA FORMA TRIDIMENSIONAL DE LA BOTELLA DE LA MARCA CUESTIONADA ES USUAL EN EL MERCADO PARA LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 32 DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL, YA QUE NO SE APARTA SIGNIFICATIVAMENTE DE LO QUE ACOSTUMBRA UN CONSUMIDOR MEDIO A TENER HABITUALMENTE CON RESPECTO A ESOS PRODUCTOS. PARA QUE OPERE LA FIGURA DE LA “DISTINTIVIDAD SOBREVENIDA”, SE DEBERÁ PROBAR QUE EL SIGNO ADQUIRIÓ LA DISTINTIVIDAD DE LA CUAL CARECÍA EN INICIO, MEDIANTE PRUEBAS DIRIGIDAS A DETERMINAR UN USO CONSTANTE EN EL MERCADO, LO CUAL NO SE DEMOSTRÓ EN ESTE CASO
La sociedad BAVARIA S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las Resoluciones núms. 20292 de 20 de junio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”,y 31004 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC); y 44159 de 31 de octubre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA) en la Clase 32, de la Clasificación Internacional de Niza y se declaren infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades CERVECERÍA POLAR C.A. y COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
1º: El 23 de agosto de 2005, la sociedad BAVARIA S.A. solicitó el registro de la marca mixta “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA), para distinguir: “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: La sociedad COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV presentó oposición, al considerar que la marca solicitada es la forma común y usual para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, la sociedad CERVECERÍA POLAR C.A. presentó oposición, en cuanto la misma carecía de distintividad.
3º: Mediante la Resolución núm. 20292 de 20 de junio de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró fundadas las oposiciones presentadas y resolvió negar el registro de la marca “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA), que ampara productos de la Clase 32 Internacional.
4°: La sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra dicho acto administrativo.
5º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, a través de la Resolución núm. 31004 de 26 de agosto de 2008, confirmó la decisión recurrida; y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la misma entidad, mediante la Resolución núm. 44159 de 31 de octubre de 2008, resolvió el recurso de apelación y también confirmó y declaró agotada la vía gubernativa.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Señaló que las Resoluciones acusadas violan los artículos 134, 135 y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN).
Consideró que la marca solicitada “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA) no es la forma usual de los productos que pretende amparar; que es evidente que los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por tener una misma finalidad y naturaleza, comparten algunos elementos que son de uso común y que se encuentran presentes en varios envases, pero la marca solicitada cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada, lo cual se comprueba teniendo en cuenta que en dicha Clase Internacional se encuentran registradas numerosas marcas TRIDIMENSIONALES correspondientes a envases, que se señalan en la demanda.
Expresó que la Agencia YANHAAS Advanced Market Research realizó el estudio titulado “Reconocimiento de los Envases de la Categoría de la Cerveza y Otras” del año 2005, del cual se concluyeron los siguientes resultados: el 94,6% de los encuestados asocian la marca cuestionada correctamente al producto cerveza; el 65,88% de los encuestados la asociaron correctamente a la marca registrada AGUILA; y el 85,9% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A.
Agregó que teniendo en cuenta los resultados de dicho estudio, es claro que la solicitud de la marca “TRIDIMENSIONAL” (BOTELLA), en la citada Clase 32 Internacional, cuenta con suficiente distintividad para ser registrada como tal, toda vez que el público consumidor la identifica claramente con el producto que se pretende amparar “cerveza” y la relaciona directamente con la marca registrada y vigente en Colombia “AGUILA”, y con el origen empresarial “BAVARIA S.A.”, por lo que es evidente que la marca solicitada cumple con la función identificadora “marca- producto/ marca- origen empresarial”.
Solicitó tener en cuenta que en la actualidad se utilizan en el mercado, por parte de diferentes empresas, diversos tipos de envases que aún cuando comparten algunos elementos comunes (como su forma y configuración estética), dada su misma naturaleza y finalidad, gozan de la distintividad suficiente para evitar que el público consumidor se vea afectado por la supuesta forma usual que pudiese constituir el mismo, aunado al hecho de que cada empresario ofrece en el mercado sus productos en sus respectivos envases. Que por tal razón es que la marca solicitada ya cuenta con reconocimiento entre el público consumidor y que la misma es susceptible de representación gráfica y apta para distinguir los productos en el mercado.
Fundamentó sus argumentos en varios pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionados con la distintividad en las marcas TRIDIMENSIONALES, así como con la distintividad adquirida de dichas marcas, de los cuales transcribe algunos apartes.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
- La SIC, se opuso a las pretensiones y condenas solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Alegó que los actos demandados no han incurrido en violación de las normas legales, especialmente, de las contenidas en la Decisión 486 de la CAN.
Consideró que el signo solicitado consiste en la forma tridimensional de una botella comúnmente utilizada para envasar bebidas gaseosas y/o cervezas. En ese sentido, estima que el signo solicitado, consistente en la figura de una botella (en 3 vistas) y corresponde a la forma usual de los contenedores de los productos embotellables reivindicados.
Que al encontrarse el consumidor frente a dicho envase, no tendrá la capacidad para percibir un origen empresarial específico, ya que en su mente esta figura tridimensional no crea recordación.
Señaló en cuanto se refiere al estudio realizado por la Agencia YANHAAS y respecto a lo determinado en el artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN, sobre la distintividad adquirida, en lo que corresponde a las formas tridimensionales, que debe considerarse que para tener carácter distintivo, éstas deben tener la facultad intrínseca de indicar el origen del producto o del servicio al público consumidor al que vaya destinado.
Que en los casos que se pretende invocar la distintividad adquirida, la determinación de su concurrencia en un caso particular solamente podrá realizarse después de considerar todos los hechos y circunstancias pertinentes, de conformidad con el inciso final del artículo 135 de la Decisión 486 de la CAN.
Adujo que el derecho marcario no protege aquellas formas tridimensionales que sean exclusivamente funcionales o necesarias, es decir, aquellas que: 1) R. únicamente de la naturaleza de los productos; 2) R. necesarias para obtener un determinado resultado técnico relacionado con la naturaleza de los productos o servicios protegidos por la marca.
Que, por lo tanto, se infiere que la forma implícita a las marcas tridimensionales debe ser inusual, pues la forma usual o habitual de los productos o envases o la impuesta por la naturaleza de los mismos es una prohibición expresa contemplada en la normativa Andina.
Expresó que el signo solicitado es una forma usual de las botellas de color ámbar, que frecuentemente se utilizan alrededor del mundo para envasar cervezas.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“1.6. En consecuencia, se deberá analizar, si el signo TRIDIMENSIONAL , cumple con los requisitos del Artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra incurso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el Artículo 135 literal b) de la referida Decisión .
(…)
2.5. En el caso concreto, el Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben...
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