Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00481-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Abril de 2017
| Fecha | 06 Abril 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00481-00
Actor: EMA HOLDINGS S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
TESIS:LAS MARCAS SOLICITADAS, SI BIEN POSEEN UNA PARTÍCULA DE USO COMÚN, ESTO ES, “MAC”, AL ESTAR COMBINADAS CON OTRAS EXPRESIONES GENERAN SIGNOS COMPLETAMENTE DISTINTIVOS, QUE RESULTAN REGISTRABLES
La sociedad EMA HOLDINGS S.A., (Antes MAC S.A.)mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpreta como de nulidad de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en armonía con el artículo 84 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulos los siguientes actos administrativos:
.- Las Resoluciones núms. 04052 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y 14742 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18914 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04043 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y14707 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22844 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04050 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y15117 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22849 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms.04055 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y14751 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 18912 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04047 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y14743 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 18920 de 27 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 02910 de 29 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y 14563 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22847 de 4 de mayo de 2009,“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04053 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y14669 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22845 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04038 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y 14536 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22848 de 4 de mayo de 2009,“Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núms. 04045 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y 15114 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”,expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; 22846 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
.- Las Resoluciones núm. 04040 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”y 14709 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y 22843 de 4 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: La sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA. presentó solicitud de registro de las marcas mixtas “SMAC VS VIDEO SCREEN”,“SMAC PREMIUM”, “SMAC CARD”, “SMAC ACCOUNTING”, “SMAC AUDIT”, “SMAC PROGRESSIVE”, “SMAC TS TICKET SYSTEM”, “SMAC CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT”, “SMAC SERVER”, y “SMAC MASTER”, las cuales se tramitaron en los expedientes núms. 08-040305, 08-040308, 08-040309, 08-040310, 08-040311, 08-040312, 08-040313, 08-040316, 08-040317, y 08-040318, respectivamente.
2º: La sociedad MAC S.A., formuló oposición, en virtud de que es titular en Colombia del nombre comercial MAC S.A. y de los registros “MAC” (nominativa), Clase 9ª, certificado de registro núm. 70254, vigente hasta el 28 de noviembre de 2009; y “MAC” (mixta), Clase 9ª, registrada bajos los núms. 338204, vigente hasta el 13 de agosto de 2017, 235096, vigente hasta el 30 de abril de 2011, 171787, vigente hasta el 18 de octubre de 2014, 331885, vigente hasta el 8 de mayo de 2017, 147804, vigente hasta el 14 de septiembre de 2016, 197299, vigente hasta el 26 de mayo de 2017, 293296, vigente hasta el 25 de febrero de 2015 y 12285, vigente hasta el 1º de diciembre de 2010.
3º: La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones, mediante las Resoluciones contenidas en los Expedientes núms. 08-040305, 08-040308, 08-040309, 08-040310, 08-040311, 08-040312, 08-040313, 08-040316, 08-040317, y 08-040318 y concedió el registro de la marca solicitada.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que las Resoluciones acusadas contravienen los artículos 134, literales a), b), y 136, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Argumentó que se violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca solicitada por la sociedad HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS LTDA., dentro de su composición incluye un componente genérico, VS VIDEO SCREEN,PREMIUM, CARD, ACCOUNTING, AUDIT PROGRESSIVE, TS TICKET SYSTEM, CLM CUSTOMER LOYALTY MANAGEMENT, SERVER, y MASTER; y que la comparación debe realizarse observando la parte distintiva de las marcas solicitadas.
Sostuvo que el signo de distintividad en la marca solicitada es “SMAC” y recordó que la marca base de la oposición está formada por la expresión “MAC”.
Expuso que la marca solicitada para registro reproduce la marca “MAC” registrada de forma previa en favor de la sociedad MAC S.A.
Agregó que en este caso se presentaría una confusión indirecta, pues los consumidores de productos de la Clase 9ª podrían llegan a confundir la marca “SMAC” con “MAC S.A.”, debido al reconocimiento que tienen en el País los productos de la sociedad MAC S.A., confusión de aspecto ideológico que se afianza por cuanto la sociedad MAC S.A. usa la marca “MAC” de forma independiente y, también, seguida de otros signos como “MAC SPECIAL”, “MAC POTENTE POTENCIA”, “MAC DOBLE PODER”, “MAC 2” y“MAC POWER PACK”.
Señaló que se violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Resaltó que el nombre de la sociedad representada corresponde a la denominación social MAC S.A., frente a la cual reclama uso exclusivo por haber tenido el primer uso.
Indicó que las normas comunitarias fueron violadas debido a que el registro marcario fue concedido sin considerar que la sociedad MAC S.A. se constituyó en 1959 con objeto social determinado, el cual tiene relación directa con los productos de la Clase 9ª Internacional.
Señaló que se violó el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con los artículos 224, 225 y 226, ibídem, toda vez que la marca “MAC”, desde su constitución se...
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