Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00036-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Marzo de 2017
| Fecha | 30 Marzo 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: M.E.G.G.
Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00036-00
Actor: METALICAS JEP S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Referencia: TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “JEP” ES SIMILAR AL NOMBRE COMERCIAL “ALMACENES YEP”, DEL CUAL SE PROBÓ SU USO EN F ORMA REAL, EFECTIVA Y CONTINUA
La sociedad METALICAS JEP S.A., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A.,presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Es nula la Resolución núm. 00044020 de 27 de julio de 2012, “Por la cual se niega un registro”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “JEP”,para distinguir los servicios dela Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza y se publique la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesarias para su cumplimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del C.C.A.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO.
I.1. Como hechos relevantes de la demanda, se señalan los siguientes:
1º: El 14 de octubre de 2010, la actora presentó solicitud de registro de la marca “JEP” (mixta), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial de 20 de diciembre de 2010, la sociedad ALMACENES YEP S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que dicha expresión estaba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en los literales a), y b), del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta el alto riesgo de confundibilidad con su nombre comercial y las distintas marcas “YEP” (mixtas), para identificar productos en las Clases 21, 23, 24, 25, 29, 39 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, de las cuales es titular.
3º: A través de la Resolución núm. 29138 de 30 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, le otorgó a la actora el registro de la marca “JEP” (mixta), para distinguir productos de la Clase 20 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Contra la anterior decisión, la sociedad ALMACENES YEP S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio el de apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera confirmatoria mediante la Resolución núm. 42736 de 17 de agosto de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y el segundo a través de la Resolución núm. 00044020 de 27 de julo de 2012, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien revocó la decisión contenida en la Resolución núm. 29138 de 30 de mayo de 2011 y negó el registro del signo solicitado.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir las Resoluciones acusadas violó, por indebida aplicación, el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000.
Señaló que la expresión “JEP” cumple con todos los requisitos para ser objeto de registro, teniendo en cuenta su distintividad, la cual facilita la libre circulación de los productos, que distingue, y la individualidad entre los mismos.
Indicó que el signo, objeto de la controversia, está en capacidad de distinguir los productos de la Clase 20 Internacional, garantizando así el derecho a una libre elección por parte del consumidor, pues se puede diferenciar de los que se encuentran en el mercado o de otros similares de diferente procedencia, habida cuenta de que se solicitó única y exclusivamente para “Mobiliario para oficinas y bodegas”, naturaleza esta que lo hace distintivo.
Sostuvo que la citada expresión es novedosa, que llama la atención al comprador y cuenta con otros elementos, tales como ortográficos y conceptuales, que le otorgan la suficiente distintividad para ser registrada.
Que la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir la Resolución acusada violó el artículo 136, literal b), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.
Expresó que las pruebas aportadas en el escrito de oposición, presentado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no resultaron conducentes y veraces para demostrar el uso real, efectivo y ostensible del nombre comercial “ALMACENES YEP”, de conformidad con las normas consagradas en el Código de Comercio.
Adujo que el nombre comercial es la expresión adoptada por la cual se identifica en el ejercicio de su actividad comercial, a una persona natural o jurídica, que lo distingue, lo individualiza y evita un presunto riesgo de confusión.
Advirtió que no existen pruebas suficientes que demuestren el uso real y efectivo de la actividad económica, que desempeña la sociedad ALMACENES YEP S.A., que permita acreditar que sus operaciones mercantiles sean confundibles con el signo solicitado, máxime si no se demostró relación alguna del nombre comercial referido con los productos clasificados en la Clase 20 Internacional.
Manifestó que el signo “JEP” pretende distinguir específicamente bienes, tales como, muebles para oficinas y bodegas, por lo que es imposible que el público consumidor incurra en error respecto del origen empresarial de las actividades económicas de la sociedad opositora, teniendo en cuenta que ésta representa productos para el hogar.
Aseguró que los productos que pretende identificar la expresión objeto de la controversia, presentan finalidad, naturaleza y canales de comercialización totalmente diferentes a los representados por la marca “YEP”(mixtas) y sus actividades comerciales, teniendo en cuenta que los primeros no se encuentran en almacenes de grandes superficies, sino solamente en puntos de fábrica, lugares en los que se hacen los muebles para las oficinas y bodegas, de acuerdo con los pedidos, y las necesidades y medidas de cada uno de los clientes.
Alegó que entre las expresiones en conflicto no se presentan similitudes o identidad, toda vez que tiene características totalmente diferentes, máxime si se tiene en cuenta que la palabra “JEP” alude al nombre del propietario y fundador de la sociedad, esto es: “J: JORGE” “E: ENRIQUE” “P: PARRADO”.
Afirmó que es erróneo el cotejo marcario realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, puesto que no hay semejanza alguna entre la impresión o conjunto de los signos “ALMACENES YEP” y “JEP”, que generen confusión directa o indirecta, dado que son expresiones fácilmente comprensibles por el consumidor promedio, comoquiera que el primero evoca a mobiliario de oficinas y bodegas, porque ha estado en el mercado de muebles desde el año de 1983, mientras que el segundo alude a supermercados o almacenes que comercializan productos alimenticios y para el hogar.
Por último, indicó que a pesar de que las expresiones en conflicto presentan en común las letras EP, varía sustancialmente el desenlace tónico del signo y el nombre comercial, habida cuenta de que la marca “YEP” exterioriza un efecto cerrado y fuerte, mientras que “JEP” expone una terminación abierta y suave que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 20 de junio de 2014 se dio inicio a la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad METALICAS JEP S.A., en su calidad de actora del proceso; la Superintendencia de Industria y Comercio, en su condición de entidad demandada; ALMACENES YEP S.A., en su calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso y el Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se admitió como de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 138 del C.P.A.C.A.; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes y el Ministerio Público no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta de que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada ni por el tercero con interés directo en las resultas del proceso, no se adoptó decisión al respecto. Además, el Despacho no encontró motivo o fundamento para declarar probada de oficio alguna excepción.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:
Que el objeto del presente litigio, consiste en determinar si la Resolución núm. 00044020 de 27 de julio de 2012, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca mixta “JEP”, solicitada por la actora para distinguir productos comprendidos en la Clase 20 Internacional,vulnera lo dispuesto en los artículos 134 y 136, literal B), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, de acuerdo con lo alegado en la demanda y sus contestaciones.
Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren...
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