Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00076-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Diciembre de 2017
| Fecha | 01 Diciembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00076-00
Actor: UNILEVER N.V
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Tema: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO - MARCAS EN CONFLICTO: “GOURMET BALANCE” (MIXTA) - “BECEL” (MIXTA)
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., que se debe interpretar como la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad UNILEVER N.V., por medio de apoderada especial, contra las resoluciones 14680 de 30 de marzo de 2009, 25269 de 22 de mayo de 2009 y 43817 de 31 de agosto de 2009, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “GOURMET BALANCE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad GRASAS S.A..
La presente providencia tiene las siguientes tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Decisión; las cuales se desarrollan a continuación.
I-. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, la apoderada de la sociedad UNILEVER N.V., presentó demanda en ejercicio de la acción nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, que se debe interpretar como acción de nulidad relativa, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…]
1) Que se declare nula la Resolución número 14680 dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 30 de Marzo de 2009, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por mi representada y se concedió el registro de la marca GOURMET BALANCE (Mixta), en la Clase 29 solicitada por la sociedad GRASAS S.A.
2) Que se declare nula la Resolución número 25269 dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 22 de Mayo de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 14680 del 30 de Marzo de 2009.
3) Que se declare nula la Resolución número 43817 dictada por el Superintendente Delegado de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de Agosto de 2009, por medio de la cual se confirmó la Resolución número 14680 del 30 de Marzo de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.
4) Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad UNILEVER N.V., se ordene lo siguiente:
a) Que se declare fundado el Escrito de Oposición presentado el día 10 de Abril de 2006 por la sociedad UNILEVER N.V.
b) Que se niegue la solicitud de registro de la marca GOURMET BALANCE (Mixta), en la Clase 29 Internacional, a nombre de la sociedad GRASAS S.A., por no cumplir con el requisito de distintividad, por ser similarmente confundible con la marca notoria BECEL (Mixta) previamente registrada y de propiedad de UNILEVER N.V., para l os mismos productos.
c) Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar del Registro de la Propiedad Industrial la inscripción de marca GOURMET BALANCE (Mixta) No. 387629, en la Clase 29 Internacional, a favor de la sociedad GRASAS S.A. […]”
2. Los hechos
La apoderada de la parte actora manifestó que la sociedad GRASAS S.A., presentó solicitud de registro del signo “GOURMET BALANCE” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial nro. 561 el 28 de febrero de 2008, frente a la cual la parte actora presentó escrito de oposición con fundamento en la titularidad de la marca “BECEL” (mixta), registrada para identificar productos de la clase 29 del Nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Afirmó que mediante la Resolución 14680 de 30 de marzo de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca “GOURMET BALANCE” (mixta).
Recordó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las resoluciones 25269 de 22 de mayo de 2009 y 43817 de 31 de agosto de 2009, en el sentido de confirmar la decisión en mención.
3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones demandadas la Superintendencia de Industria y Comercio vulneró el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que “[…]el elemento figurativo de la marca BECEL de mi representada UNILEVER N.V., sin duda le permite al consumidor recordarla fácilmente. Al reproducir la marca GOURMET BALANCE (Mixta), estos elementos figurativos, sin duda generaran en el consumidor un riesgo de confusión que lo llevara a pensar erróneamente que se trata de productos que tienen un mismo origen […]”.
Señaló que, aunque las marcas en conflicto tienen diferencias fonéticas “[…] la identidad gráfica y visual que se presenta entre éstas es evidente, la cual se desprende de la reproducción que hace la marca solicitada de los elementos gráficos que componen la marca registrada[…]”.
Indicó que la marca solicitada “[…] reproduce en su totalidad las formas específicas que corresponden a la marca de mi representada. Esto significa que la estructura básica se mantiene intacta, lo que hace evidente que se trata de la reproducción de la marca de un tercero, en este caso, de la de la(sic) marca BECEL (Mixta) […]”.
Solicitó tener en cuenta el dictamen pericial rendido por la experta diseñadora industrial, C.T.A., mediante el cual se demuestra que la marca solicitada “GOURMET BALANCE” (mixta) es irregistrable, al ser similarmente confundible con la marca notoria y previamente registrada “BECEL” (mixta).
Explicó que la marca solicitada ampara los mismos productos de la marca registrada “BECEL” (mixta), estos es, los productos comprendidos en la Clase 29 Internacional, con lo cual se crea riesgo de confusión, por cuanto “[…] la marca solicitada se comercializará en el mismo mercado en que se comercializan los productos de mi representada y estarán dirigidos al mismo consumidor, y por lo tanto se le creará confusión directa, desde el punto de vista de los productos, e indirecta, sobre el origen de éstos, ya que pensará que aquellos que se distinguen con la marca GOURMET BALANCE (Mixta), forman parte de una nueva línea de productos de mi representada, y los adquirirá confiado en que éstos son fabricados por ella.[…]”.
Adujo que se violó el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que al analizar los signos en conflicto se observa claramente que la marca “GOURMET BALANCE” (mixta), reproduce los elementos figurativos que componen la marca previamente registrada “BECEL” (mixta), la cual es notoriamente conocida a nivel mundial en el mercado de los productos que comprenden la Clase 29 Internacional.
Sostuvo que existe una conexión competitiva y, al permitir el registro de dicha marca, se obtendrá un provecho del prestigio de que goza la marca notoria “BECEL” (mixta) y paralelamente un riesgo de confusión entre los consumidores debido a que “[…] la marca solicitada no tiene ningún elemento adicional que le otorgue suficiente distintividad y novedad frente a las marcas de mi representada, obteniendo así provecho del prestigio de que goza la marca notoria BECEL (Mixta) de propiedad de la sociedad UNILEVER N.V.[…]”.
Indicó que se violó el literal b) del artículo 135 en concordancia con el artículo 134 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, dado que el signo solicitado “GOURMET BALANCE” (mixto), carece de distintividad, pues al ser similarmente confundible con la marca “BECEL” (mixta), previamente registrada, el público consumidor las relacionará directamente entre sí y pensará que se trata de un nuevo producto de la sociedad actora, creándosele así un riesgo de asociación sobre el origen de los productos.
Alegó que se violó el artículo 6º bis del Convenio de París, en concordancia con el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio- OMC, sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, al haber ignorado el carácter de notoriedad de la marca “BECEL” en el mercado brasilero para distinguir productos de la citada Clase 29 Internacional.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. La apoderada judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Adujo que del examen de registrabilidad sobre el signo solicitado “GOURMET BALANCE” (mixto) observada contra la marca registrada “BECEL” (mixta), se determinó que el elemento predominante en ambos signos era el denominativo, no sólo por la fuerza propia de la que están dotadas las palabras, sino también porque los componentes visuales de ambos signos resultaban accesorios al componente verbal, siendo...
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