Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00372-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 17 de Noviembre de 2017
| Fecha | 17 Noviembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00372-00
Actor: NSE PRODUCTS, INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Referencia: TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “g3” ES SIMILAR A LA MARCA “G2” PREVIAMENTE REGISTRADA, EN CUANTO NO POSEE UN ELEMENTO ADICIONAL QUE CONTENGA LA FUERZA DISTINTIVA NECESARIA, QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLA DE LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA, ADEMÁS DE QUE TIENEN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO
La sociedad NSE PRODUCTS, INC., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las Resoluciones 55946 de 29 de octubre de 2009, por la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “g3” (MIXTA), solicitada por la actora; 65189 de 16 de diciembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedida por la misma funcionaria; y 08362 de 17 de febrero de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “g3” (mixta),para distinguir los productos dela Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 3 de marzo de 2009, la sociedad actora presentó solicitud de registro de la marca mixta “g3”, para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, contra la cual no se presentaron oposiciones.
2º: A través de la Resolución núm. 55946 de 29 de octubre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro de la marca “g3” (mixta) para distinguir productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, porque de oficio encontró la existencia de la marca “G2” (mixta), registrada en favor de la sociedad STOKELY VAN-CAMP, INC., para identificar productos de la misma Clase Internacional.
3º: Contra la citada Resolución, la actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución nro. 65189 de 16 de diciembre de 2009, y el segundo a través de la Resolución nro. 08362 de 17 de febrero de 2010.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, las Resoluciones acusadas violan los artículos 134 y 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Expresó que, los signos “G2” y “g3” no generan confusión en el público consumidor, dado que comparten una letra, inapropiable con exclusividad y que sus demás elementos nominativos y gráficos resultan suficientes para permitir su identificación.
Señaló que, en la marca registrada la “G” se encuentra en mayúscula, el número y la letra son del mismo tamaño, los signos se encuentran en color blanco, dentro de un círculo y debajo de ellas se encuentra la figura de un rayo, el número 2 puede tomarse como una Z; mientras que en la marca solicitada la “G” está en minúscula, “g”, tiene un mayor tamaño que el número 3, los signos son de color negro y no se encuentran encerrados en forma alguna.
Indicó que, es titular de las marcas “G3” (mixta) de iguales características que la que solicita, para identificar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “suplementos nutricionales y dietarios, todos ellos hechos solamente a base de productos pertenecientes a la Clase 29 Internacional (para fines no médicos)”, por lo que, los signos coexisten para identificar alimentos.
Adujo que, las sociedades NSE PRODUCTS, INC. y STOKELY VAN-CAMP, INC., celebraron un acuerdo de coexistencia de sus marcas “G3” (mixta) y “G2” (mixta) y que sus productos están dirigidos a consumidores diferentes, pues mientras que éste identifica una línea de productos para atletas que incluye bebidas bajas en calorías y electrolitros, la marca solicitada identifica suplementos nutricionales y dietarios y jugos de frutas.
Anotó que, existen varias marcas registradas compuestas por la misma letra y distinto número, que coexisten pacíficamente para identificar los mismos productos, registrados a nombre de diferentes titulares.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC, se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Que, con las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Manifestó que, la SIC denegó el registro de la marca “g3” (mixta) solicitada por la actora, para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la Clasificación Internacional, por considerar que estaba comprendida en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Expresó que, la SIC realizó el análisis en conjunto de las marcas en conflicto, así como de los productos y servicios que distinguen y determinó que, en ambos signos, el elemento predominante es el denominativo.
Indicó que, después del examen de registrabilidad se pudo establecer que el signo “g3” (mixto) y la marca registrada “G2” (mixta) presentan semejanzas y elementos similares, los cuales pueden crear confusión en el público consumidor, el cual creería que el nuevo signo es una actualización o derivación de la marca anterior, con lo cual se causa confusión indirecta en el consumidor.
Que, al igual que existen similitudes fonéticas y visuales, también existen similitudes ortográficas, pues se reproduce la letra “G” junto a un número (2 o 3), los cuales producen confusión al momento de identificar cada signo.
Adujo que, el signo solicitado sirve para distinguir bebidas enriquecidas en nutrientes, mientras que el signo registrado distingue bebidas no alcohólicas, ambos establecidos en la Clase 32 de la Clasificación; es decir, la marca pretende la protección de un producto ya protegido y/o relacionado con la marca registrada, toda vez que tienen la misma finalidad y los mismos canales de comercialización, creando una conexión competitiva que implica la no coexistencia de las marcas en el mercado.
Anotó que, al revisar el sistema de información de la SIC, no existe registro alguno sobre un acuerdo de coexistencia entre la actora y STOKELY VAN CAMPS, INC., en relación con el signo solicitado “g3” (mixto) y la marca registrada “G2” (mixta).
Sostuvo que, en el presente caso, la actora manifestó que la SIC ya se había pronunciado en casos semejantes, pero que el principio de independencia de las Oficinas de R.M. significa que juzgarán la registrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros.
Que, las oficinas en mención gozan de independencia para decidir en cada caso y no obligan a tomar referencias en sus decisiones anteriores.
Propuso la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 31 de agosto de 2010, teniendo en cuenta que la Resolución nro. 55946 de 29 de octubre de 2009 quedó ejecutoriada el 11 de marzo de 2010.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“1.4. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:
Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta.
Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por la marca solicitada a registro como por la marca anteriormente registrada, son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.
[…]
1.9. Se deben observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:
1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
1.9.3. El análisis...
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