Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00558-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 1 de Diciembre de 2017
| Fecha | 01 Diciembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00558-00
Actor: TROLLI IBÉRICA S.A y MEDERER GMBH
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 - CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO M ARCARIO
La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones núms. 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa de la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; 17845 de 20 de abril de 2009 y 35994 de 17 de julio de 2009, que decidieron, respectivamente, los recursos de reposición y de apelación, confirmando la decisión, todas ellas expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Los demandantes, actuando por medio de apoderado, y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (C.C.A), instauraron demanda en contra de los siguientes actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: (i) La Resolución 7497 del 24 de febrero 2009, por la cual se decide y niega la cancelación total por no uso del registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, (ii) La Resolución 17845 de 20 de abril de 2009, por la cual se resuelve un recurso de reposición y (iii) la Resolución 35994 de 17 de julio de 2009, por la cual se resuelve un recurso de apelación. Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075032, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281113, correspondiente a la marca figurativa, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 17845 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 35994 de fecha 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 7494 de fecha 24 de febrero de 2009.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281113.
QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar explicación del articulo 176 del C.C.A.
SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad Industrial […] .” (Mayúsculas tomadas del original)
I.2. Los hechos
La parte actora señaló que mediante escrito presentado el 4 de abril de 2008, las sociedades Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, por medio de apoderado, presentaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de cancelación por falta de uso en contra del certificado registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclatura de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad Procaps S.A.
En oficio nº 5203, la Superintendencia de Industria y Comercio admitió la solicitud de cancelación, el cual fue notificado el 13 de mayo de 2008 por fijación en lista del 18 de abril de 2008 al apoderado de la sociedad titular del registro.
El 18 de julio de 2008, cumpliendo con el término dispuesto en el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad Procaps S.A por medio de su apoderado contestó la solicitud de cancelación presentada.
Mediante la Resolución 07497 del 24 de febrero de 2008, la Jefatura de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro número 281113, correspondiente a una marca figurativa, cuya titularidad corresponde a Procaps S.A.
En el mismo sentido, dicha resolución resolvió la cancelación parcial del registro de la marca figurativa número 281113, excluyendo de su cobertura los siguientes productos: “[…]chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar, sal , mostaza; vinagre, salsas (con excepción salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]”.
A raíz de lo dispuesto en la providencia antes referida, la marca figurativa número 281113 quedó registrada para identificar: “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería […]”, productos contenidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional.
Dentro del término y con el lleno de requisitos de ley, los apoderados de las sociedades Trolli Ibérica S.A y M.G. recurso de reposición, y en subsidio, de apelación en contra de lo resuelto en la Resolución 7497 del 24 de febrero 2009.
A través de la Resolución 17845 del 20 de abril de 2009, el Jefe de la División de Signos Distintivos decidió el recurso de reposición interpuesto, en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 7497 de 2009, así mismo concedió el recurso de apelación en sede del Superintendente Delegado para la Propiedad Intelectual.
El Delegado para la Propiedad Intelectual mediante la Resolución 35994 del 17 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión contenido en la referida Resolución 7497 del 24 de febrero 2009.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos acusados violaron el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la cancelación del registro de una marca cuando sin motivo justificado no se hubiere utilizado por su titular, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.
Referenció la legislación de la Comunidad Andina donde se consagra la posibilidad de cancelación de una marca no usada, a solicitud de la persona interesada; que la prueba del uso de la marca está sujeta a unas condiciones que señala la disposición violada, a saber: acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por este; producirse por lo menos en un País Miembro del Pacto Andino; probarse en la forma y para los productos para los que fue registrada; y acreditarse en un período anterior a los tres años a la fecha en la cual se presente la acción de cancelación.
A partir de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Comunidad Andina, el demandante señaló que no se probó el uso de la marca, el cual debe ser real y efectivo, en tal sentido no basta la mera intención de usar la marca y debe materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes a título oneroso como verdaderos actos de comercio (Proceso 17-IP-95). De este modo, su uso se debe efectuar de conformidad con las siguientes condiciones:
“[…] 1. PERSONA: el uso debe acreditarse por parte de su titular o una persona autorizada por éste, en consecuencia, debe acreditarse el vínculo jurídico entre el titular y la persona que está usando la marca.
2. TERRITORIO: el uso debe producirse en uno o varios países miembros del pacto andino.
3. FORMA: En cuanto a la forma debe probarse el uso en el mercado, en la forma en la cual se encuentra registrada la marca, y respecto de los productos para los cuáles está registrada.
4. TEMPORALIDAD: El uso debe acreditarse en un periodo anterior a los tres años, a la fecha en el cual se presente la acción de cancelación […]”.
En consideración a lo anterior, el demandante sostuvo que existió un desconocimiento de la norma invocada pues el uso de la marca no se efectuó en la forma como la misma se encuentra registrada, es decir, su forma figurativa.
Manifestó que, en el respectivo proceso administrativo, no se probó el uso respecto de la marca figurativa, sino que se aportó como única prueba un CD con fotografías de etiquetas en las cuales aparecen las palabras TROLLI GLOWWORMS acompañada de la figura registrada como marca, bajo el registro Nº 281113.
Adicionalmente, afirmó que dentro del expediente no reposan los elementos probatorios, en donde conste que el signo TROLLI GLOWWORMS contiene la marca figurativa cuya nulidad se demanda, ni tampoco existe prueba alguna que demuestre el uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina y la...
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