Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00624-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Diciembre de 2017
| Fecha | 15 Diciembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00624-00
Actor: J.G.G.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: TESIS: EL ACTOR NO PROBÓ EL USO DE LA MARCA NOMINATIVA “BEER STATION”, EN LOS 3 AÑOS INMEDIATAMENTE ANTERIORES A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN, PARA DISTINGUIR LOS SERVICIOS DE LA CLASE 43 INTERNACIONAL, TODA VEZ QUE LAS PRUEBAS APORTADAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL USO REAL, REGULAR Y EFECTIVO DE LA MISMA, EN TANTO NO ACREDITAN QUE LOS SERVICIOS SE ENCONTRABAN DISPONIBLES EN EL MERCADO BAJO ESA DENOMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON SU NATURALEZA Y LA FORMA DE SU COMERCIALIZACIÓN.
El ciudadano J.G.G., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las Resoluciones nros. 04187 de 30 de enero de 2009, “Por la cual se decide una cancelación por no uso de una marca”,y 11886 de 13 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 39485 de 31 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que se deje sin efectos la cancelación por no uso del registro de la marca comercial “BEER STATION” (nominativa), en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, y que el tiempo que resta para cumplirse los diez (10) años de concesión del registro de la marca, se cuente desde el momento en la que SIC restablezca el signo al actor.
3ª. Que se ordene a la SIC dictar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, conforme lo establece en el artículo 176 del CCA.
4ª. Que se condene en costas a la entidad demandada.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 15 de julio de 2004, el actor solicitó a la SIC el registro de la marca “BEER STATION” (nominativa), en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, para identificar los servicios de “bar, restaurante, cafetería y taberna”.
2º: Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado, por lo que a través de la Resolución nro. 2775 de 14 de febrero de 2005, la SIC concedió el registro de dicha marca, con vigencia hasta el 14 de febrero de 2015.
3º: El actor autorizó desde el año 2007 al señor A.D.M. para que usara la marca “BEER STATION” en los términos en los que le fue concedida, cuyo contrato de licencia de uso fue registrado el 11 de julio de 2008 ante la SIC.
4º: El 14 de agosto de 2008, la SIC le notificó al demandante la admisión de la acción de cancelación adelantada por la sociedad “INDUSTRIA DE RESTAURANTES CASUALES LTDA.”, la cual alegó como fundamento de sus pretensiones el no uso de la marca por parte de su titular.
5°: Al contestar la demanda, se aportó el contrato de licencia de uso, algunos testimonios de personas que frecuentaban el establecimiento de comercio y documentos en los cuales se llevaba el control de tiempo de uso de las mesas de billar y el consumo registrado por quienes juegan en cada una de éstas, pruebas que fueron desestimadas por la Administración, pues a través de la Resolución nro. 04187 de 30 de enero de 2009 accedió a las pretensiones de la demanda, esto es, a cancelar de forma total la marca “BEER STATION”, argumentando para ello que: “[…] además de no haberse demostrado el tiempo durante el cual aquel utilizó la marca en su establecimiento, la licencia de uso de la marca fue inscrita el día 11 de julio de 2008, es decir, 3 días antes de ser presentada la solicitud de cancelación […].”
6º: Mediante las Resoluciones nros. 11886 de 13 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y 39485 de 31 de julio de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, se resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente, de manera confirmatoria y, en consecuencia, se dio la cancelación del registro de la marca “BEER STATION”, Clase 43 Internacional.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Advirtió que, la SIC al expedir los actos acusados violó los artículos 165 y 166, de la Decisión 486 de 2000, de la CAN, toda vez que interpretó de manera errada la norma rectora en la materia, pues pretende que el uso de la marca se haya extendido por los tres (3) años anteriores a la fecha de la presentación de la acción de cancelación, sin tener en cuenta que dicha disposición no hace alusión alguna a que este uso tiene que ser a lo largo de la totalidad de tal período de tiempo, sino que debe estar probado en algún momento del mismo, con fines de poder desvirtuar las pretensiones que sobre la cancelación de la marca se puedan llegar a presentar.
Indicó que, además, para que la marca sea cancelada es preciso demostrar que el no uso de la misma se extendió de manera ininterrumpida por los tres (3) años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción.
Que, en ese sentido, la SIC de manera equivocada analizó las pruebas legítimamente aportadas y se contradice respecto a la decisión al afirmar que “es pertinente anotar que no solo la Decisión 486 no limita el acervo probatorio dentro de una acción de cancelación en este tipo de documentos, sino que por el contrario acepta cualquier medio de prueba legal para acreditar el uso del signo”.
Que, por lo tanto, el tiempo de la licencia en el cual se usó la marca debe ser tomado como el mecanismo mediante el cual se entra a desvirtuar la afirmación de la parte que solicitó la cancelación.
Que, dado lo anterior, en el expediente hay un hecho probado acerca del uso de la marca dentro de los tres (3) años anteriores a la presentación de la acción de cancelación; por lo tanto, no le es dable a la autoridad competente concluir con base en indicios, que no se derivan de los hechos probados dentro del proceso.
Explicó que, partiendo del hecho de que en el expediente obran fotografías y testimonios legalmente aportados como únicos referentes del uso de la marca, la valoración del indicio derivado del registro del contrato de licencia debe estar en consonancia con lo demostrado por dichos medios de prueba y no puede constituirse como la prueba de un hecho aislado, del cual se concluya que el uso de la marca se remonta a tres (3) días antes de presentada la acción de cancelación y mucho menos, puede llegar a ser tenida como la única prueba en la que la SIC fundó su decisión.
Que, habida cuenta que la SIC dio por usada de forma no idónea e irreal la marca cancelada, en el curso de los tres (3) años anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, “el hecho que prueba el registro del contrato, a la luz del artículo 248 del C. de P.C., es la existencia de una autorización dada a un tercero para explotar la marca, mas no el uso de la misma, situación que mediante fotos y testimonios está debidamente probada dentro del proceso”.
Agregó que, el concepto “servicio” se refiere esencialmente a las prestaciones inmateriales que llegan a la mente del consumidor por un impacto psicológico derivado de las sensaciones. La anterior acepción resulta diferente a la de bienes, por cuanto estos últimos sí son percibidos por su contextura.
Anotó que, los servicios tienen naturaleza de intangibles, por ello solo pueden llegar a ser probados por referencias que terceros, beneficiarios o prestadores rindan, por lo que resulta incomprensible que la SIC haya desestimado las pruebas, alegando insuficiencia de las mismas.
Alegó que, contrario a la apreciación de la SIC, el sector informal de la economía sí es importante dentro de nuestro País y, por ende, debe ser tenido en cuenta para efectos de examinar las pruebas allegadas, sector en el que no se acostumbra la expedición de facturas, teniendo que acudir a otros mecanismos más idóneos, como ocurre en el presente caso, mediante la declaración de personas que afirman conocer los servicios identificados bajo el signo “BEER STATION”.
Adujo que, todo lo anterior plantea como cuestionamiento principal la determinación de la existencia y comercialización de servicios en el mercado y los mecanismos que tendrán quienes los prestan para probar dicha situación. I. probatoria que se encuentra en la manifestación que haga el consumidor final, quien será el indicado para demostrar el uso real y efectivo del servicio, mediante sus mismos testimonios.
Reiteró que, en el caso presente, esta posición fue corroborada inclusive por las mismas personas cuando afirmaron conocer el bar restaurante y visitarlo con frecuencia desde hace más de un año, es decir, cinco (5) meses antes de la fecha de presentación de la cancelación.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por el actor por carecer de apoyo jurídico.
Adujo que, al emitirse las Resoluciones acusadas no se incurrió en violación alguna de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Indicó que, tales actos se ajustan plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria, al trámite administrativo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba