Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00425-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Diciembre de 2017
| Fecha | 07 Diciembre 2017 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C. ponente: M.E.G.G.
Bogotá, D.C., siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00425-00
Actor: CENTUR MARCAS S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: TESIS: LA MARCA CUESTIONADA “SUITE NIGHT SPRING” ES CONFUNDIBLE CON LA MARCA “SPRING” PREVIAMENTE REGISTRADA, EN CUANTO COINCIDEN EN LA PARTÍCULA “SPRING” Y LOS VOCABLOS “SUITE” y “NIGHT" SON DE USO COMÚN EN LA CLASE 35 INTERNACIONAL Y, POR ENDE, NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA EN EL ANÁLISIS , ADEMÁS DE QUE DICHAS MARCAS TIENEN CONEXIÓN COMPETITIVA, RAZÓN POR LA CUAL NO PUEDEN COEXISTIR PACÍFICAMENTE EN EL MERCADO.
La sociedad CENTUR MARCAS S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Es nula la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca nominativa “SUITE NIGHT SPRING” (mixta),para distinguir los productos dela Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3ª. Que, igualmente, se ordene a la SIC dictar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, la Resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del CCA.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 10 de julio de 2006, la sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A. presentó solicitud de registro de la marca mixta “SUITE NIGHT SPRING”, para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, los servicios de distribución, exportación, importación, comercialización, ventas, promoción de ventas, ventas para terceros de almohadas, cojines y colchones de aire para uso médico, almohadas contra insomnio y para evitar la formación de escaras, entre otros productos.
2º: Contra dicha solicitud de registro, la sociedad MODANOVA S.A. formuló oposición, con base en sus marcas “SPRING” y “SPRING MAID”, registradas previamente en las Clases 23, 24, 25 y 26 de la Clasificación Internacional de Niza.
Por su parte, la sociedad AMERICANA DE COLCHONES S.A. formuló oposición con fundamento en su marca “AMERICAN NIGHT” (mixta), previamente registrada en la Clase 20 Internacional.
3º: A través de la Resolución nro. 53278 de 18 de diciembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta) para distinguir servicios de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades MODANOVA S.A. e INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES S.A.
3º: Contra la citada Resolución, la sociedad MODANOVA S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
4º: El recurso de reposición fue resuelto de manera confirmatoria a través de la Resolución nro. 03615 de 29 de enero de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC; no así el de apelación, toda vez que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, mediante la Resolución nro. 07872 de 24 de febrero de 2009, revocó la Resolución nro. 53278 de 18 de febrero de 2008, y en su lugar, declaró fundada la oposición presentada por la sociedad MODANOVA S.A. y negó el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING”, por ella solicitada.
5º: La sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A. mediante contrato de cesión o traspaso de derechos de propiedad industrial, suscrito el 1º de agosto de 2007, cedió a la actora la solicitud de registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta) en la Clase 24, por lo que está legalmente facultada para promover la demanda; que, además suscribió un contrato de licencia de uso de derechos de propiedad industrial con la sociedad “INDUSTRIAS SPRING S.A.”, por medio del cual autoriza a esta, el uso de todas y cada una de las marcas comerciales registradas vigentes, ya sea directamente o a través de terceros.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC violó los artículos 13 de la Constitución Política y 3º, inciso 6, del CCA, al conceder, por una parte, a otros titulares, marcas iguales a las de la actora, para distinguir productos de la Clase 24 Internacional y negar, por otra parte, a la demandante el registro de la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), para amparar servicios de la Clase 35 Internacional.
Advirtió que, las Resoluciones acusadas violaron los artículos 134 y 136, literal a), y 155, literal d), de la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Manifestó que, los signos confrontados “SPRING” (denominativo) y “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) no son confundibles, por cuanto la primera está compuesta por una palabra y la segunda por tres, que al ser pronunciadas como una unidad fonética, le otorga suficiente distintividad; se destacan únicamente dos de su tamaño, proporción y ubicación, gráfica y visualmente es novedosa, original y distintiva, por su letra y colores, y contiene un significado o evocación conceptual propia y precisa.
Señaló que, evocan ideas diferentes, pues “SPRING” se refiere a primavera; mientras que “SUITE NIGHT SPRING” corresponde a suite noche de primavera o habitación en noche de primavera.
Afirmó que, es titular de la marca “SPRING” registrada en diversas clases, por lo que posee un derecho previamente adquirido sobre dicha marca.
Expresó que, la Administración ignora los derechos adquiridos que tiene sobre la marca “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), derivados de su registro en las Clases 10ª y 20 de la Clasificación internacional de Niza, los cuales son extensivos a la Clase 35, en virtud de su complementariedad y conexidad.
Indicó que, si bien es cierto que los signos en conflicto coinciden en la expresión “SPRING”, también lo es que las expresiones “SUITE NIGHT”, de la marca solicitada, proporcionan herramientas relevantes de diferenciación, de fácil percepción por parte del consumidor medio, de tal forma que puede evitar todo riesgo de confusión ortográfica, máxime si la marca “SUITE NIGHT SPRING” tiene elementos gráficos y combinación de colores que enfatizan las diferencias entre las marcas confrontadas.
Resaltó que, la sociedad INDUSTRIAS SPRING S.A., desde hace varios años (y actualmente) ha usado en forma pública, regular, continua, ostensible y personal el signo distintivo “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) para distinguir productos de las Clases 10ª y 20, e igualmente ha usado dicho signo como enseña comercial, para identificar al empresario dedicado al desarrollo de actividades, relacionadas con la comercialización de productos de las Clases 10ª, 20 y 24, y desde el día del primer uso del signo, hasta la fecha, no se le ha formulado reclamación alguna, lo que demuestra ausencia de confusión en el consumidor, ni por la naturaleza del producto, ni por su procedencia, luego existe una coexistencia pacífica y real entre los signos.
Consideró que, el uso permanente de dos signos, uno registrado, y el otro usado sin registro, ha logrado con el transcurrir del tiempo la distintividad extrínseca de la marca usada “SUITE NIGHT SPRING” (mixta), lo cual elimina confundibilidad y, por lo tanto la hace registrable.
Agregó que, el signo “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) ha adquirido distintividad, en virtud a su notoriedad.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que con las Resoluciones acusadas no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000, de la CAN.
Manifestó que, de la comparación entre el signo solicitado “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) y la marca registrada “SPRING” (denominativa) se puede establecer que presentan semejanzas que inducen a riesgo de confusión y de asociación.
Expresó que, al realizar el cotejo de las marcas enfrentadas se observa que el signo solicitado “SUITE NIGHT SPRING” (mixto) reproduce en su totalidad la marca previamente “SPRING” (denominativa); además, el signo solicitado, a pesar de ser compuesto y tener diseño, no tiene suficiente distintividad.
Indicó que, existe conexión competitiva entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado y los que distingue la marca registrada, toda vez que tienen la misma finalidad y van dirigidos al mismo mercado.
Propuso la excepción de caducidad, al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 28 de julio de 2009, teniendo en cuenta que la Resolución nro. 53278 de 18 de diciembre de 2008 quedó ejecutoriada el 18 de marzo de 2009.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Agencia del Ministerio Público, en la oportunidad procesal correspondiente, guardó silencio.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación...
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