Sentencia nº 11001-03-24-000-2006-00254-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 15 de Marzo de 2018
| Fecha | 15 Marzo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00254-00
Actor: PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - DISTINTIVIDAD DE LA MARCA TAXI DRIVER
La Sala decide en única instancia la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad absoluta, presentaron las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., por medio de apoderado judicial, en contra de la Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, por medio de la cual la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad COÉXITO S.A.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de las sociedades PELÁEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A., presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad absoluta consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] Primera: Se decrete la nulidad de la Resolución número 14400 del veintitrés (23) de junio de dos mil cinco (2005) suscrita por el Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió a la sociedad Coéxito S.A. domiciliada en Cali, Departamento del Valle del Cauca de la República de Colombia, el registro de la marca mixta Taxi Driver, para distinguir: “Aceites y grasas industriales, lubricantes, combustibles, materias de alumbrado, bujías”, productos comprendidos en la clase 4ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza, con una vigencia de diez años a partir de la ejecutoria de la respectiva resolución.
Segunda: Como consecuencia de la anterior decisión, se decrete la cancelación o nulidad del respectivo registro que se hizo con ocasión de la Resolución que ha de ser declarada nula.
Tercera: Se ordene comunicar la sentencia a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo en relación con la sentencia.
Cuarta: Se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial […]” (fl. 39).
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad COÉXITO S.A. presentó solicitud de registro del signo TAXI DRIVER (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, frente a la cual no se presentaron oposiciones.
Afirmó que mediante la Resolución 14400 de 23 de junio de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro como marca del signo solicitado.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con el acto administrativo acusado la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, literales a) y b), y 135, literales f) y g), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que “[…] el signo solicitado TAXI DRIVER (mixto) se encuentra integrado por una expresión universal y otra inglesa, pero ambas expresiones son del conocimiento común, por lo que no puede alegarse que sean palabras de fantasía […]”.
Manifestó que, en efecto, el signo concedido en registro está conformado por dos expresiones, TAXI, expresión universal, de dominio general, asimilada al vehículo de servicio público que presta servicios de transporte a personas de manera individual, y DRIVER, sustantivo de origen inglés que indica el conductor de un vehículo.
Aseguró que las dos expresiones, tanto de forma separada como en conjunto, son de conocimiento del público consumidor de la comunidad andina. Así las cosas, en su sentir, la marca concedida en registro es de aquellas conocidas por la jurisprudencia andina como genéricas, y “[…] con su registro se permite el abuso por parte de la sociedad Coéxito respecto de la expresión TAXI […]”.
Finalmente, señaló que el signo solicitado carece de distintividad y, por ende, es irregistrable, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000.
I.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Aseveró que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, son tres (3) los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, los cuales cumple el signo TAXI DRIVER.
Señaló que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado que los signos integrados por una o más palabras en idioma extranjero son considerados como de fantasía y su registro es procedente.
Resaltó, frente al argumento referido a que el signo TAXI DRIVER forma parte común del conocimiento común en el territorio colombiano, precisó que no prueba tal afirmación, y en esa medida no puede tenerse como descriptivo de un determinado producto o servicio.
Finalmente, puso de presente que la genericidad y descriptividad de un signo deben ser estimadas en relación directa y concreta con el producto o servicio de que se trate, y que el carácter genérico de una denominación por sí misma, o mirada en abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca.
II.2. INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD COÉXITO S.A. El apoderado judicial del tercero con interés en las resultas del proceso, contestó la demanda presentada en los siguientes términos:
Manifestó que para que un signo sea considerado como genérico debe estar constituido única y exclusivamente por una o varias expresiones que designen en forma directa el producto o servicio que identifiquen, y que una palabra considerada como genérica puede ser registrada como parte de un conjunto marcario.
Afirmó que los signos descriptivos son aquellos que indican la calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o servicios ofrecidos al público consumidor.
Resaltó que el signo concedido en registro TAXI DRIVER es de aquellos definidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como arbitrarios, pues aunque tienen significado conceptual, el concepto que evocan no tiene relación directa o indirecta con el producto que identifican.
Concluyó que la marca registrada es arbitraria en cuanto distingue productos de la clase 4ª del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Finalmente, propuso la excepción que denominó “[…] acción inadecuada […]” al considerar que la acción idónea para controvertir el acto censurado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que con la eventual declaratoria de nulidad obtendrían un provecho particular, como es la comercialización y fabricación de los productos amparados con signos de su propiedad y/o con cualquiera que incluya la palabra taxi.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 30-IP-2013 de fecha 12 de abril de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:
“[…] PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.
SEGUNDO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad.
Los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados, además, por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.
Los signos comunes o usuales carecen de suficiente distintividad, cuando consistan exclusivamente en una indicación que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger por lo que también son irregistrables, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den distintividad.
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