Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00303-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 8 de Marzo de 2018
| Fecha | 08 Marzo 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00303-00
Actor: GRUPO CBC S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 172 DE LA DECISIÓN 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 28.357 DE 31 DE JULIO DE 2008, 38.347 DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 52.210 DE 11 DE DICIEMBRE DE 2008, POR MEDIO DE LAS CUALES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO OTORGÓ EL REGISTRO DE LA MARCA «BRASSA VIVA» (Mixta).
La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la cual se interpreta como de nulidad absoluta en los términos del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, presentó la sociedad GRUPO CBC S.A., en contra de las Resoluciones 28.357 de 31 de julio de 2008, 38.347 de 30 de septiembre de 2008 y 52.210 de 11 de diciembre de 2008, proferidos por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante las cuales se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y concedió el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta), para distinguir «[…] SERVICIOS DE RESTAURACIÓN (ALIMENTACIÓN); HOSPEDAJE TEMPORAL […]», servicios que se encuentran comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, Octava Edición.
I.- ANTECEDENTES
I.1. La demanda
I.1.1.- Las pretensiones
La sociedad GRUPO CBC S.A., mediante apoderado judicial, presentó ante esta Corporación, demanda en ejercicio de la acción prevista en el artículo 85 del CCA, la cual se interpreta como de nulidad absoluta conforme el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en contra de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, con miras a que se reconozcan las siguientes pretensiones:
«[…] 2. PRETENSIONES.
2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 28357 del 31 de julio de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607 mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la demanda de oposición interpuesta por la sociedad GRUPO CBC S.A., y por lo tanto otorgó el registro de la marca BRASSA VIVA (Mixta) Clase 43 Internacional a los señores J.A.L.L. Y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO.
2.2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 38347 del 30 de septiembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607, mediante la cual la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad GRUPO CBC S.A. contra la Resolución No. 28357 del 31 de julio de 2008, confirmándola en todas sus partes.
2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52210 del 11 de diciembre de 2008, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 07.034.607, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad GRUPO CBC S.A. contra la Resolución No. 28357 del 31 de julio de 2008, confirmándola en todas sus partes.
2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho solicito se hagan las siguientes declaraciones:
2.4.1. Que se ordene a la División de Signos Distintivos, declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad GRUPO CBC S.A. y como consecuencia de ello negar el registro de la marca “BRASSA VIVA” (Mixta) clase 43 a los señores J.A.L.L. Y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO, y según lo anterior cancelar el registro de dicha marca y que corresponde al Certificado No. 374152 […]» (Subrayado y resaltado fuera de texto).
I.1.2.- Los hechos que fundamentan la demanda
Los hechos que relata la parte demandante están relacionados con el trámite de la solicitud de registro del signo distintivo que es objeto de discusión en este proceso, identificada con el número 07-034607,los cuales se sintetizan de la siguiente forma:
I.1.2.1.- Los señores J.A.L.L. y BLANCA LUZ DÍAZ CAMPO, solicitaron ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta), para identificar servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal, los cuales se encuentran en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud a la que se le dio el número de expediente 07.034.607.
I.1.2.2.- Una vez fue publicado el extracto de la marca solicitada en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576 de 31 de mayo de 2007, la sociedad GRUPO CBC S.A. presentó oposición a que se registrara el precitado signo.
I.1.2.3.- El Jefe de la División de Signos Distintivos de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO expidió la Resolución 28.357 de 30 de septiembre de 2008, declarando infundada la oposición presentada por la hoy demandante y, en consecuencia, registró la marca solicitada.
I.1.2.4.- Inconforme con lo decidido en la Resolución 28.357 de 2008, la sociedad GRUPO CBC S.A. presentó recurso de reposición y, en forma subsidiaria, el de apelación. El recurso de reposición fue desatado mediante la Resolución 38.347 de 30 de septiembre de 2008, confirmando el acto administrativo recurrido.
I.1.2.5.- El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, mediante la Resolución 52.210 de 11 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de apelación presentado por la hoy demandante y confirmó la decisión administrativa objeto del recurso y, con ella, agotó la vía gubernativa.
I.1.3.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
I.1.3.1.- Las normas violadas
La sociedad GRUPO CBC S.A. acusó a la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO de trasgredir, con la expedición de los actos demandados, los artículos 134 y 135 (literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el artículo 61 de la Carta Política.
I.1.3.2.- El concepto de la violación
I.1.3.2.1.- La violación de los artículos 134 y 135 (literal e) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina
I.1.3.2.1.1.- La parte demandante consideró que el signo distintivo no puede ser registrado por cuanto, en su concepto, es una expresión descriptiva, esto es, un término que de alguna manera informa a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende identificar.
I.1.3.2.1.2.- Destacó, siguiendo para el efecto lo expresado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 7-IP-2002, que la doctrina sugiere que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, resulta ser preguntar cómo es el producto que se pretende registrar y si la respuesta suministrada es igual a la designación de ese producto, la denominación resulta ser descriptiva. Aplicando dicha doctrina al caso en cuestión, la parte actora encuentra lo siguiente:
«[…] aplicando la analogía a dicha pregunta y con relación a marcas de servicios, encontramos que la expresión “BRASSA VIVA” tiene el carácter de ser descriptiva, ya que si con relación a la misma se pregunta ¿Cómo es el servicio?, las personas necesariamente responderán que el servicio que se presta con la citada denominación consiste en un procedimiento de elaborar los alimentos los cuales se preparan a la brasa la cual mantiene su viveza o idea similar […] Es importante agregar, que si como lo señala la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia en Proceso 27-IP-2001, “tanto en el caso de los signos genéricos, como en los descriptivos para que rija la prohibición, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue”, lo que significa que aplicando esta regla a las marcas de servicios, se aplica el mismo supuesto, en el sentido de que “debe existir una conexión o directa relación entre el signo que pretende registrarse como marca y el servicio que se pretende distinguir”, de lo enunciado anteriormente también se comprueba que la expresión “BRASSA VIVA” no es registrable como marca para servicios de la clase 43, tales como “servicios de restauración (alimentación),” (sic) debido a que la expresión enunciada referida a los servicios prestados por restaurantes y establecimiento similares, solo sirve para describir las propiedades o características de los servicios que se pretenden distinguir, ya que las personas entienden de una forma clara que los servicios prestados por dichos establecimientos se refieren a alimentos que se preparan “A LA BRASA”, la cual mantiene su intensidad en cuanto que el fuego mantiene su viveza o idea similar […] No debemos olvidar que según las pruebas del Internet que reposan del expediente administrativo No. 07 034.607, donde curso el trámite administrativo de la marca “BRASSA VIVA” (Mixta) clase 43, y que se adjuntaron en el memorial de recursos en dicho trámite, “BRASA” tiene dentro de sus definiciones “LEÑA O CARBÓN ENCENDIDOS, ROJOS POR TOTAL INCANDECENCIA” y “VIVA” dentro de sus definiciones y según lo enuncia el mismo medio de Internet “DICHO DEL FUEGO Y DE LA LLAMA” […]»
I.1.3.2.1.3.- El actor estimó, entonces, que permitir el registro de la marca «BRASSA VIVA» (Mixta) implicaría otorgar un derecho exclusivo a los solicitantes sobre un término que requieren los demás empresarios del sector alimenticio para indicar la forma de preparar sus alimentos, lo cual es a todas luces contrario al ordenamiento jurídico.
I.1.3.2.1.4.- Para apoyar su tesis, cita la Sentencia de 8 de octubre de 2004, proferida por esta Sección, en la cual se consideró que no era registrable la marca «TACOS Y BAR BQ (Mixta)» para distinguir establecimientos de comercio abiertos al público...
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