Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00184-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 21 de Junio de 2018
| Fecha | 21 Junio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00184-00
Actor: LADECOL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia : LA MARCA CUESTIONADA “PROTEX VINILO” NO ES ENGAÑOSA, TODA VEZ QUE TRANSMITE AL CONSUMIDOR UNA INFORMACIÓN CIERTA Y VERDADERA CON RESPECTO AL MATERIAL (VINILO), CON EL CUAL SON FABRICADOS LOS PRODUCTOS AMPARADOS EN LA CLASE 16 INTERNACIONAL, TALES COMO PAPEL, CARPETAS DE VINILO, PAP EL FOTOGRÁFICO, PAPEL ADHESIVO.
La sociedad LADECOL S.A., mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, prevista en el artículo artículo 85 del CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 3304 de 27 de enero de 2010, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario”, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, y 64068 de 23 de noviembre de 2010, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho se conceda el registro de la marca “PROTEX VINILO” (mixta),para distinguir los productos dela Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, y se ordene la publicación de la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 26 de junio de 2009, la actora presentó solicitud de registro de la marca “PROTEX VINILO” (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°- Publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad PROTEX S.A. presentó oposición contra el registro solicitado, con fundamento en que la información proporcionada al consumidor resultaba incongruente por cuanto sugería una calidad o composición que los productos amparados por la Clase 16 Internacional, no tienen.
3°: A través de la Resolución nro. 3304 de 27 de enero de 2010, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición interpuesta y, en consecuencia, negó el registro de la marca “PROTEX VINILO” (mixta), para distinguir productos de la Clase 16 Internacional.
4º: Contra la citada Resolución, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resueltos el primero de ellos de manera favorable mediante Resolución nro. 18956 de 14 de abril de 2010, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo a través de la Resolución nro. 64068 de 23 de noviembre de ese año, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, que revocó la decisión anterior y, en su lugar, declaró fundada la oposición interpuesta por la sociedad PROTEX S.A., y denegó el registro de la marca solicitada.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 134, de la Decisión 486 de 2000, por lo siguiente:
Indicó que, en la actualidad no existe una expresión en favor de un tercero, idéntica o similarmente confundible con la marca “PROTEX VINILO” (mixta), para distinguir productos en la Clase 16 Internacional, lo que pone de manifiesto que tiene suficiente fuerza distintiva entre el público consumidor.
Señaló que, la entidad demandada no analizó en debida forma el signo solicitado, pues los elementos que lo constituyen, tanto las palabras como los gráficos, están asociados directamente con los productos que comercializa la sociedad, lo cual particulariza su origen empresarial en el mercado.
Adujo que, la SIC al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 135, literal i), de la Decisión 486 de 2000, por lo siguiente:
Una expresión es engañosa o provoca ese riesgo, solo cuando proporciona información errónea en relación con los productos o servicios que está destinado a identificar, lo cual no ocurre en el caso sub examine.
Sostuvo que, la entidad demandada se equivoca al señalar que el signo solicitado pretende engañar a los medios comerciales o al público, toda vez que el contenido del producto que representa la marca “PROTEX VINILO” (mixta), transmite una información cierta y verdadera, esto es, la producción del vinilo.
Alegó que, los signos sugestivos o evocativos no determinan una relación directa o inmediata con una característica o cualidad del producto, lo que significa que el público consumidor al momento de identificar o relacionar algún artículo con una marca determinada, deberá realizar un proceso deductivo e imaginativo entre ella y el producto o el servicio que identifica.
Finalmente, aseguró que en su oportunidad puso en conocimiento de la SIC, las conductas de competencia desleal de la sociedad PROTEX S.A., al aprovecharse de su reputación y del posicionamiento en el mercado de su marca previamente registrada “PROTEX”.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, la marca cuestionada es de carácter compuesto, donde una de las palabras integrantes versa sobre el producto vinilo, entendido este como un “polímero de consistencia parecida al cuero, utilizado en la fabricación de tejidos”.
Que, la expresión vinilo tiene la potencialidad de ser evocativa, en la medida en que puede indicar a los consumidores el tipo de componente de los productos que se pretenden proteger bajo tal registro.
Indicó que, los productos amparados bajo la Clase 16 Internacional se encuentran relacionados con bienes de papelería, los cuales en su mayoría hacen referencia a bienes elaborados con componentes distintos al vinilo.
Advirtió que, en las resoluciones acusadas se señalaron los motivos que sustentan la negativa a pronunciarse respecto de las acusaciones de los actos de competencia desleal en que incurrió PROTEX S.A., al aclarar que el registro aludido en la oposición hace referencia expresa a la Clase 17 Internacional.
III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, en su vista de fondo, se muestra partidaria de que se acceda a las pretensiones de la demanda.
Adujo que, el concepto de vinilo se refiere a un químico de complejidad y no a una palabra de uso común que permita advertir al público consumidor cualidades, usos, funciones o características de los productos o servicios comprendidos en la Clase 16 Internacional o que los lleve a error o engaño sobre los mismos.
Indicó que, para que un signo pueda ser engañoso debe ser comprensible por quien va adquirir el producto y además, que esa cualidad incida en la elección del mismo.
Expresó que, en los productos comprendidos en la Clase 16 Internacional puede encontrarse o no el grupo funcional vinilo, pero no es esta una condición determinante para la adquisición de este tipo de productos.
Agregó que, si se limita el concepto de vinilo a un polímero, según la definición que trae la Real Academia de la Lengua (“Compuesto químico, natural o sintético, formado por polimerización y que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas”), no existe razón para descartar que los productos “PROTEX VINILO” lo contengan, al igual que cualquier producto comprendido en la Clase 16 de la Clasificación Internacional.
Concluyó que, la marca objeto de estudio no engaña al público consumidor y no puede hacerlo, dada la complejidad del grupo funcional vinilo en relación con los productos de papelería comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Que estos productos pueden tener o no sustancias comprendidas en el referido grupo funcional y ello no es un factor de conexidad determinante para su adquisición por parte del consumidor.
IV.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en adelante el Tribunal, en respuesta a la solicitud de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, concluyó:
“[…]
1.1. Dado que en el proceso interno se discute si el signo PROTEX VINILO (mixto) vulneraría o no lo estipulado en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486, se procederá a la interpretación de lo establecido en dicha norma.
1.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar.
[…]
1.4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tienen en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.
1.5...
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