Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00427-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Julio de 2018
| Fecha | 19 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00427 - 00
Actor: AL LERGAN, INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - MARCA FIGURATIVA
La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, promovida por la sociedadAllergan, INC., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 43446 del 30 de octubre de 2008, 53675 de 18 de diciembre de 2008 y 10793 del 4 de marzo de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro de una marca figurativa, para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
La sociedadAllergan, INC., actuando por medio de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo - CCA, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Que se declare nula la Resolución No. 43446, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 30 de octubre de 2008, por medio del cual:
Se declaró fundada la oposición presentada por VIDEOSERPEL, LTD, y se negó el registro de la marca FIGURATIVA, para identificar servicios de la Clase 41 Internacional, con base en la existencia de las marcas previamente registradas FIGURATIVA No. 252746 y TELEVISA (mixta) No. 252748, a nombre de VIDEOSERPEL LTDA, para identificar servicios de la clase 41 Internacional; y,
Se negó el registro de la marca solicitada FIGURATIVA, para identificar “SERVICIOS DE EDUCACIÓN EN LOS CAMPOS DE LA ÉSTETICA Y RECONSTRUCCIÓN DEL SENO, CIRUGÍA ESTÉTICA FACIAL y ANTI-OBESIDAD; PÉRDIDAD DE PESO Y MANTENIMIENTO DE PESO, DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL EN CONEXIÓN A LO ANTERIOR”, en la clase 41 Internacional, solicitada por mi representada, la sociedad ALLERGAN ,INC.
Que se declare nula la Resolución No. 53675, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercial el día 18 de diciembre de 2008, por medio de la cual:
Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 43446 de 30 de octubre de 2008; y
Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad ALLERGAN, INC.
Que se declare nula la Resolución No. 10793 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 4 de marzo de 2009;
Que como consecuencia de todo lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho en beneficio de la sociedad ALLERGAN INC, se conceda el registro de la marca FIGURATIVA en la Clase 41 de la Clasificación Internacional […]” (mayúsculas tomadas del original).
I.2. Los hechos
Los hechos en que se fundamentó la demanda son del siguiente tenor:
El apoderado de la parte actora manifestó que el 1 de septiembre de 2006, la sociedad Allergan, INC., solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de una marca figurativa para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, esto es, “[…] educación en los campos de la estética y reconstrucción del seno, cirugía estética facial y anti-obesidad; pérdida de peso y mantenimiento de peso; distribución de material en conexión a lo anterior […]”.
Recordó que una vez publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 576 del 31 de mayo de 2007, la sociedad VIDEOSERPEL LTDA. presentó oposición con fundamento en la titularidad de los registros marcarios figurativos y mixtos 252746 y 252478, los cuales amparan servicios para la misma clase, esto es, 41 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Comentó que mediante Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada.
Indicó que en contra de la citato acto administrativo, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación.
Puso de presente que los recursos fueron desatados en el sentido de confirmar la decisión contenida en la Resolución 43446, esto es, a través de las Resoluciones 53675 de 18 de diciembre de 2008, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y 10793 de 4 de marzo de 2009, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La actora señaló que con la expedición de los actos acusados se desconocieron los artículos 134 literal b), 135 literales b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio debió acceder al registro de la marca figurativa, pues la misma no es semejante o confundible con las previamente registradas desde el punto de vista ortográfico, fonético y visual.
Manifestó que al hacer la comparación entre las marcas en conflicto, se puede concluir que cada una de ellas tiene una composición distinta que permite evitar un riesgo de confusión en el consumidor.
Igualmente, estimó que en la “[…] actualidad existen varias marcas registradas que contienen diseños de círculos y óvalos con trazos lineales, a nombre de diferentes titulares y coexisten con las marcas del opositor […]”.
Resaltó que la marca figurativa solicitada es una marca derivada de las marcas registradas de propiedad de la sociedad ALLERGAN, INC. por lo cual, según la jurisprudencia andina, le da preferencia para registrar la marca figurativa solicitada.
Finalmente, sostuvo que los servicios que se identifican con la marca figurativa solicitada están dirigidos a un público con unas características específicas y particulares, diferentes a los que se refieren las marcas previamente registradas, lo que excluye cualquier riesgo de confusión en el consumidor.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
Surtido el trámite anterior, el demandado y el tercero interesado presentaron escritos de contestación de la demanda, en las cuales se expusieron los siguientes argumentos y excepciones:
II.1. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, al considerar que las mismas carecen de apoyo jurídico.
Señaló que los actos demandados se ajustan plenamente a las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adujo que las marcas en conflicto presentan similitudes al grado de causar riesgo de confusión entre el público consumidor, toda vez que el signo solicitado en registro reproduce en su totalidad de la figura de la marcas registradas.
Comentó que de la comparación de los signos enfrentados se observa que el riesgo de confusión se incrementa por el hecho que el signo solicitado se relaciona con los servicios de las marcas opositoras, existiendo conexidad competitiva. Adicionalmente, en razón a la naturaleza, finalidad y canales de comercialización, las marcas enfrentadas tienen la misma procedencia empresarial, impidiendo coexistencia en el mercado.
Finalmente, propuso la excepción que denominó “[…] caducidad de la acción […]”, al considerar que la demanda fue presentada después de haberse superado el término de cuatro (4) meses para ello, esto es, el 28 de julio de 2009, teniendo en cuenta que la Resolución 43446 de 30 de octubre de 2008 quedó ejecutoriada el 26 de marzo de 2009.
II.2. SOCIEDAD VIDEOSERPEL LTDA.
El apoderado de la sociedad VIDEOSERPEL LTDA., sostuvo que el “[…] método propuesto por la parte actora para la comparación de los signos enfrentados no es acertado en razón a los siguientes factores […]:
Indicó que “[…] el demandante no compara la totalidad de los signos objeto de controversia, de forma conjunta y sucesiva lo que le impide percibir las similitudes para crear confusión en el público […]”. Además que dichos signos contienen la forma ovalada con una circunferencia en el centro, graficada con trazos lineales horizontales, donde se resalta la circunferencia.
Aclaró que teniendo en cuenta la naturaleza de los signos enfrentados (figurativos), el examen de confundibilidad no debe centrarse desde el punto de vista ortográfico sino en la parte gráfica, porque los signos comparados no son mixtos o nominativos.
Finalmente, agregó que desde el punto de vista conceptual, el aspecto ideológico que evocan ambos signos es idéntico: “[…] un ojo humano un circunferencia dentro de un ovalo […]”.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 158-IP-2013 de fecha 12 de junio de 2013, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134 literal b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Tras realizar una interpretación del alcance y contenido de dichas disposiciones, formuló las siguientes conclusiones:
“[…]...
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