Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00554-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 12 de Julio de 2018
| Fecha | 12 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número : 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00554 - 00
Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina - Articulo 165 - Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca - Prueba
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, 17859 de 20 de abril de 2009 y 24778 de 20 de mayo de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
Trolli Ibérica S.A y Mederer GMBH, en adelante las demandantes, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentaron demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la entidad demandada, con el fin de que se declare la nulidad de i) las resoluciones núms. 9055 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y, 17859 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos, y ii) la Resolución núm. 24778 de 20 de mayo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA con número de registro 281117 para identificar productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
Las demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la entidad demandada cancelar por no uso de la marca en mención y que se reconozcan las siguientes:
Pretensiones
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 9055 de 26 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075036, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281117, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos. “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 17859 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 17859 de 2009.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 24778 de fecha 20 de mayo de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 9055.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281117.
QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.
SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”.
Presupuestos fácticos
Las demandantes, indicaron en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
T. Ibérica S.A y Mederer GMBH solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281117, correspondiente a una marca FIGURATIVA, registrada para identificar productos comprendidos en la nomenclátor de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A..
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009, negó la cancelación total por no uso del certificado de registro núm. 281117 pero ordenó cancelar parcialmente el registro en el sentido de excluir de su cobertura los siguientes productos: “[…] chocolate, café, té, azúcar, arroz, tapioca, sagú, soya sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; todo tipo de productos a base de soya, miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza; vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); condimentos, especias, hielo, alimentos enriquecidos […]. Como consecuencia de la anterior limitación, el certificado 281117 […] distinguirá: “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
Por un lado, T.I.S. y Mederer GMBH y, por otro, Procaps S.A. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, en contra de lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 26 de febrero de 2009.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 9055 de 2009 y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 24778 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 17859 de 20 de abril de 2009.
Normas violadas
Las demandantes, adujeron la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
Las demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así:
Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparece la palabra TRÓPICO S, acompañada de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281117 […]”.
Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI TRÓPICO S, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”.
Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”.
Contestación de la demanda
La entidad demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las demandantes en los términos descritos a continuación.
Afirmó que los actos demandados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.
Señaló que “[…] las pruebas que fueron allegadas por los titulares de la marca FIGURATIVA clase 30 fueron aportadas conforme con lo previsto en la decisión 486 de la Comunidad Andina […]”.
Sostuvo que no se vulneró el artículo 165 de la Decisión 486, con base en las siguientes consideraciones:
“[…] teniendo en cuenta el acervo probatorio que se encuentra en el expediente esta Entidad pudo comprobar que, la marca figurativa con registro número 281.117, se usa simultáneamente con la marca TROLLI y con la frase explicativa TROPICOS.
Que el uso simultáneo no le ha restado distintividad a la marca figurativa, por el contrario, es un uso válido, sobre todo al estar en presencia de una marca figurativa, además la sociedad PROCAPS S.A., titular de la marca, “Figurativa”, realiza el uso de la misma por medio de un tercero autorizado, a saber la sociedad ALINOVA S.A., así mismo el producto comercializado e identificado con la marca es un producto comestible, específicamente gomas.
También se estableció que una vez analizado el producto, se encontró que la cantidad de ventas, está acorde con su naturaleza y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización, y finalmente se demostró que, no consta uso alguno de la marca para los demás productos incluidos en el registro número 281117 diferentes a gomas, por lo que la Entidad en ejercicio de sus facultades procedió a...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba