Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00447-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
USO DE LA MARCA - Concepto
[S] e tiene que el concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y l a forma de su comercialización.
USO DE LA MARCA - La c arga de la prueba le corresponde al titular del registro / CANCELACIÓN PARCIAL DE MARCA POR NO USO - Procedencia respecto de la marca mixta SPLENDID para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de Niza / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[S]e tiene que si bien es cierto que las pruebas que reposan en el expediente demuestran de manera fehaciente del uso real y efectivo que se le ha dado a la marca SPLENDID, esto es, para la identificación galletas, de acuerdo con el cumplimiento del artículo 166 de la Decisión 486, esto es, exportación dentro los países de la comunidad, en la cantidad y modo señalados en la normativa y conforme a la naturaleza del producto, también lo es que las mismas no son demostrativas del uso para los productos excluidos del registro marcario, esto es, “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]”. La Sala considera que no es posible afirmar que la cancelación parcial del registro marcario le impida a la empresa de la parte actora en un momento dado continuar con la diversificación de sus productos, en particular los relacionados con “[…] azúcar, productos endulzadoras de bajas de calorías derivados del azúcar o sustitutivos del azúcar […]”. En efecto, la cancelación parcial de un registro marcario no puede entenderse como una prohibición para el desarrollo de la iniciativa privada o del desarrollo del comercio mismo, dado que la misma se refiere a la potestad que tiene la administración de restringir el uso de una marca sobre unos determinados productos o servicios, evitando el monopolio exclusivo sobre una expresión que no es utilizada por su titular. […] En consecuencia, no es posible predicar la conexidad entre los productos que distingue la marca SPLENDID es decir, entre “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería” y el “azúcar […]” y aquellos que fueron excluidos del registro marcario. […] [L]a Sala concluye que los actos acusados no vulneran lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política en cuanto a la protección de los derechos de propiedad industrial, como quiera que la Superintendencia de Industria y Comercio acertadamente canceló parcialmente el registro de la marca (mixta) SPLENDID.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 168 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 170
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00447 - 00
Actor: COLOMB INA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL - DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULOS 165, 166 Y 167 - CANCELACIÓN PARCIAL POR NO USO DE LA MARCA SPLENDID (MIXTA) .
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó la sociedad COLOMBINA S.A. , por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 28226 del 31 de agosto de 2007, 2693 del 31 de enero de 2008 y 10982 del 9 de marzo de 2009, a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO canceló parcialmente el registro de la marca SPLENDID (mixta) con certificado de registro 192208, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad COLOMBINA S.A. , presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio , con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 1. Declarar la nulidad de la Resolución 28226 del 31 de agosto de 2007 y notificada el 28 de septiembre de 2007, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92.361.490, mediante la cual se canceló parcialmente por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional.
2. Declarar la nulidad de la Resolución 2693 del 31 de enero de 2008 y notificada el 6 de febrero de 2008, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92361490, mediante la cual se confirmó la resolución impugnada 28226 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por Colombia S.A.
3. Declarar la nulidad de la Resolución 10982 del 9 de marzo de 2009 y notificada el 1 de abril de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente 92361490, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por Colombina S.A., confirmando la cancelación parcial por no uso el registro de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 internacional.
Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:
Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos rechazar la cancelación total o parcial por falta de uso de la marca SPLENDID (mixta), con certificado 192208 en la clase 30 Internacional.
Restablecer el Derecho de Colombina S.A., en el sentido de que podrá continuar gozando de la protección legal y absoluta sobre su marca SPLENDID (mixta), con certificado No 192208 para amparar todos los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, en particular para “harinas y preparaciones, hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y azúcar”.
Se declare la conexidad competitiva de los productos amparados por las marcas SPLENDID de Colombina S.A y SPLENDA de McNeil PPC Inc., es decir la conexidad competitiva entre “harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, confitería y el “azúcar” […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad McNEIL PPC Inc. presentó el 2 de octubre de 2006, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, acción de cancelación por no uso de la marca SPLENDID clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza (certificado de registro 192208).
Manifestó que el 16 de enero de 2007, la sociedad COLOMBINA S.A. contestó la solicitud de cancelación por no uso de la marca en comento y presentó las pruebas que estimó pertinentes, además que el día 19 del mismo mes y año, radicó memorial con las facturas de venta del producto SPLENDID durante los años 2005 y 2006.
Comentó que mediante Resolución 28226 de 31 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio canceló parcialmente por no uso de la marca SPLENDID en la Clase 30, eliminando de la cobertura de la marca a los productos “[…] café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo […]” dejando la misma para amparar solamente “[…] harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería […]”, acto éste contra el cual las sociedades McNEIL-PPC, INC. y Colombina S.A. interpusieron recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, respectivamente.
Puso de presente que los recursos de reposición fueron resueltos mediante la Resolución 2693 de 31 de enero de 2008, esto es, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder los recursos de apelación.
Finalmente, señaló que a través de la Resolución 10982 de 9 de marzo de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver los recursos de apelación confirmó la decisión impugnada, quedando agotada de esa forma la vía gubernativa.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
En apoyo de sus pretensiones la parte actora adujo que los actos administrativos demandados desconocieron lo dispuesto en los artículos 165, 166, 167 y 168 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 61 de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas normas afirmó:
Que se vulneró el artículo 165 de la Decisión...
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