Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00194-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Agosto de 2018
| Fecha | 16 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00194-00
Actor: AVENTIS PHARMA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: A cción de Nulidad
La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad AVENTIS PHARMA S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 16300 de 31 de mayo de 2007, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”; 34763 de 25 de octubre de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC.; y 45011 de 28 de diciembre de 2007, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, emanada del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:
1º: El 2 de agosto de 2005 la sociedad LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “ENOXPAR” (nominativa) para amparar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2º: Dentro del término legal, el 16 de noviembre de 2005, la sociedad demandante, presentó escrito de oposición en contra de la mencionada solicitud, con fundamento en la genericidad y falta de distintividad del signo “ENOXPAR” para identificar productos de la Clase 5ª.
3º: La sociedad demandante alega que, la marca solicitada consiste exclusivamente en el nombre técnico de la familia de las heparinas, las cuales son utilizadas para prevenir coágulos sanguíneos, de manera que el signo solicitado es también un término genérico en relación con los productos que ampara, por lo que carece de distintividad intrínseca.
4º: Señaló que la División de Signos Distintivos de la SIC, mediante la Resolución núm. 16300, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca “ENOXPAR” en la Clase 5ª a nombre de LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
5°: La sociedad AVENTIS PHARMA S.A. en contra de la mencionada resolución interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación argumentando que la expresión “ENOXPAR” es una marca genérica, pues consiste exclusivamente en la reproducción del término técnico para designar anticoagulantes.
6°: Mediante Resolución núm. 34763 de 25 de octubre de 2007, se resolvió el recurso de reposición interpuesto confirmando en todas sus partes la Resolución núm. 16300 y se concedió ante el superior el recurso de apelación.
7°: El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, a través de la Resolución núm. 45011 de 28 de diciembre de 2007, confirmó en su integridad la Resolución núm. 16300, y en consecuencia, concedió el registro de la marca “ENOXPAR” (nominativa) a favor de la SOCIEDAD LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Que la SIC a través de las resoluciones demandadas violó el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señaló que, un término genérico, como lo ha señalado en repetidas ocasiones el Tribunal Andino de Justicia, es el que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado, por lo que si se permite el registro de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo su distintividad y excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizarlo para sus productos.
Indicó que, si fuera registrable el signo genérico, se excluiría del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.
Explicó que, el signo genérico es aquel que se refiere de manera directa a la palabra, expresión o vocablos que son utilizados para designar el producto que se pretende identificar, en consecuencia, aquél no tendría la fuerza distintiva que se requiere para permitir que el consumidor lo diferencie de otros productos en el mercado.
Manifestó que, dicha causal de irregistrabilidad se basa en la ausencia de distintividad del signo genérico y en el hecho de que esta clase de expresiones deben estar disponibles para el uso de todos los empresarios.
Indicó que, el vocablo “ENOXPAR” corresponde a la expresión genérica “ENOXAPARINA”, la cual consiste en un fármaco utilizado en el tratamiento de los trastornos de coagulación, cuya estructura química particular lo caracteriza por presentar un efecto antitrombótico sin generar mayores efectos secundarios.
Señaló que, erróneamente el Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC en las resoluciones demandadas, consideró que la expresión “ENOXPAR” es un signo evocativo y como tal registrable, lo cual no es cierto ya que un signo es evocativo cuando este exige un esfuerzo mental por parte del consumidor para que lo relacione con las características del producto.
Consideró que, al observar el signo “ENOXPAR” es preciso analizar los elementos que lo componen y los productos que identifica con el objeto de determinar si se trata de un signo genérico o evocativo y así poder establecer si es o no registrable como marca.
Afirmó que no es cierto que la expresión “ENOXPAR” exija un esfuerzo mental para que el consumidor la asocie con un producto, y que, por el contrario, salta a simple vista que el mencionado signo está indicando al consumidor que se trata de una Heparina comúnmente usada para evitar coágulos sanguíneos.
De otra parte, también consideró que las resoluciones demandadas violaron el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, ya que la capacidad distintiva de un signo es el principal fundamento para su registro y cumple una de las más importantes funciones de la marca, porque permite al consumidor distinguir entre un producto y otro en el mercado.
Explicó que la distintividad de un signo es su capacidad para diferenciarse en el mercado, por lo tanto, si no es distintivo no puede registrarse como marca.
Manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente el signo “ENOXPAR” al consistir exclusivamente en una expresión genérica, no goza de la característica esencial de la distintividad, en virtud de que le da al consumidor la idea directa sobre lo que es el producto, es decir que, el signo que pretende identificar se confunde con lo identificado.
Adujo que, al ser la expresión “ENOXPAR” un signo genérico en relación con los productos de la Clase 5ª, no goza de la capacidad intrínseca que se requiere para ser marca, razón por la que no es registrable de acuerdo con las disposiciones de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Concluyó que, contrario a lo que afirma la SIC, la expresión “ENOXPAR” no es un signo distintivo sino genérico y por lo tanto no tiene capacidad de identificar productos en el mercado.
II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1. LABORATORIOS CHALVER DE COLOMBIA S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran desestimadas por carecer de sustento legal.
Advirtió que, la demanda carece de soporte jurídico por cuanto es claro que la solicitud de registro tramitada corresponde a la marca “ENOXPAR” y no a la expresión “ENOXAPARINA”, que sí es el término genérico para identificar un producto farmacéutico.
Explicó que, el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000 señala que no son registrables los signos que “[…] consistan exclusivamente […]”, pero no hace referencia a que se asemejen o que contengan vocablos similares ni menos que evoquen una idea.
Adujo que, está claro que la expresión “ENOXPAR” al no fungir como necesaria para identificar el producto en particular, conjura cualquier riesgo de considerarse genérica, como erradamente lo ha propuesto la accionante.
Consideró que, se deben tener en cuenta los numerosos registros marcarios que de alguna forma guardan relación con la expresión “ENOXAPARINA” y no por ello se ha negado su registro por parte de la SIC.
Concluyó que, la expresión “ENOXPAR” cumple con todos los requisitos para ser registrada como marca, máxime cuando ningún tercero se opuso a dicho trámite y tampoco la SIC citó ningún antecedente como fundamento para negar el registro.
II.1.2. Por su parte la SIC manifestó que con la expedición de las resoluciones acusadas no se ha incurrido en ninguna violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Expresó que, de los documentos obrantes en el expediente nro. 05-75916, contentivo de la actuación administrativa de la solicitud de registro de la marca “ENOXPAR”, se concluye que el trámite de la SIC se ajustó plenamente a lo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Explicó que, la marca “ENOXPAR” no es similar a la expresión genérica “ENOXAPARINA”, y que, por el contrario, no se reproduce esta última por cuanto presenta elementos ortográficos que le permiten diferenciarse claramente, además con una sonoridad y distintividad suficiente.
Manifestó que no es cierto que una expresión que comparte alguna de las silabas de una expresión genérica resulte irregistrable, por cuanto la Decisión 486 de la Comunidad Andina, aplicable al caso, permite el registro de marcas evocativas, como eventualmente podría ser la marca objeto de la demanda.
Explicó que pese a que la marca “ENOXPAR” comparte algunas silabas de un término genérico, resulta suficientemente distintiva desde el...
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