Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00255-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 16 de Agosto de 2018
| Fecha | 16 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00255-00
Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: REGISTRO MARCARIO - MARCA FIGURATIVA - COSA JUZGADA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad presentó la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-, por medio de apoderado judicial, contra las Resoluciones 34748 de 10 de julio de 2009, 2589 de 5 de febrero de 2007 y 28973 de 2 de noviembre de 2005, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de una marca figurativa, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
El apoderado judicial de la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-, mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2006 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. Declarar la nulidad de la Resolución 34748 de 10 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial […], mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la accionante y se confirmó la decisión contenida en la resolución No. 2589 de febrero 5 de 2007.
2.2. Declarar la nulidad de la Resolución No. 2589 de febrero 5 de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio […], mediante el cual [se] resolvió el recurso de reposición interpuesto por la aquí accionante, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 28973 de noviembre 2 de 2.005.
2.3. Declarar la nulidad de la Resolución No. 28973 de noviembre 2 de 2.005, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio […], mediante el cual declaró infundada la oposición formulada por mi representada y consecuencialmente, concedió un registro de marca figurativo para distinguir productos de la Clase 30 Internacional.
2.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se decrete la nulidad de lo actuado y se ordene la cancelación del certificado de registro 384.291, en cabeza del tercero interesado […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. -PROCAPS-, es titular de la marca figurativa con certificado 319736, así como de las marcas mixtas con certificados 225416 y 317290, registradas para identificar productos comprendidos en la clase 30 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la sociedad Societé Des Produits Nestlé S.A., solicitó el registro de una marca figurativa para distinguir productos comprendidos en la clase internacional antes referida, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y frente a la cual las sociedades Procaps S.A. y Colombina S.A. formularon oposición, argumentando que el signo pretendido es una reproducción de los signos figurativos solicitados con anterioridad por la primera de ellas y, adicionalmente, aseguraron que tal signo consiste en la forma común de los productos de la clase 30 Internacional, por lo que su concesión atentaría contra los intereses de los empresarios y la libre competencia.
Afirmó que mediante la Resolución 28973 de 2 de noviembre de 2005, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundadas las oposiciones en comento y, en consecuencia, concedió el registro como marca del signo solicitado, decisión que fue impugnada por las opositoras a través de los recursos de reposición y, en subsidio de apelación.
Sostuvo que tales recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones 2589 de 5 de febrero de 2005 y 34748 de 10 de julio de 2009, en el sentido de confirmar el acto administrativo impugnado.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora manifestó que con las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio infringió los artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la marca cuyo registro fue concedido “[…] no cuenta con elementos adicionales diferentes a la forma usual que le otorguen un carácter distintivo, por lo que no hay más remedio que concluir que en este sentido hubo una errónea interpretación [del artículo 135, literales b) y c) de la Decisión 486 de 2000]”.
Sostuvo que “se aprecia una ostensible contradicción al interior del acto administrativo […] pues al tiempo que admite que la figura solicitada por Nestlé S.A. es una de las genéricas en los productos de dulce de la clase treinta, le está permitiendo a [dicha sociedad] apropiarse precisamente de dicha forma genérica”.
En relación con el presunto desconocimiento del artículo 136, literal a) ibídem, afirmó que el signo figurativo solicitado y la marca de la misma naturaleza previamente registrada a nombre de la sociedad demandante, son similarmente confundibles, en tanto que “[…] ambas evocan exactamente el mismo concepto, y es ésta la característica predominante a la hora de examinar la confundibilidad entre signos figurativos”.
Adujo que, aunque “la marca Procaps Cápsula Líquida es mixta, el elemento gráfico es el preponderante, y en este caso, tales elementos son prácticamente idénticos entre sí”, circunstancia que, en su criterio, impide la coexistencia pacífica de las marcas en mercados similares.
En tal sentido, destacó que si bien es cierto que bajo el signo solicitado se pretenden amparar productos comprendidos en la clase 30 Internacional, también lo es que tanto aquellos como los identificados con las marcas previamente registradas en las clases 5 y 44 de la Clasificación Internacional de Niza, comparten similares canales de distribución.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES VINCULADAS AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual manifestó que el signo solicitado para el registro no es la única forma usada para el diseño y publicidad de los productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que “puede ser utilizada en forma exclusiva por un empresario ya que no generaría una ventaja injustificada sobre sus competidores”.
Sostuvo que el signo figurativo pretendido no genera confusión o riesgo de asociación al consumidor para elegir los productos en el mercado, resaltando que, en todo caso, la concesión del registro marcario solicitado “no otorga derechos para oponerse sobre los signos figurativos que cuenten con elementos diferenciadores, pues la exclusividad recaerá únicamente sobre el signo considerado en su integridad y no sobre cada uno de los elementos considerados de forma aislada”.
Así las cosas, adujo que los actos administrativos acusados no son nulos, toda vez que se ajustan a las disposiciones legales vigentes aplicables sobre la materia y no contravienen la normativa andina.
II.2. INTERVENCIÓN DE SOCIETE DES PRODUITS NESTLÉ S.A. La sociedad que funge como tercera interesada en las resultas del proceso, por intermedio de apoderado judicial, adujo que contrario a lo precisado en la demanda, el signo solicitado es distintivo en tanto cumple con la función de identificar productos en el mercado y un determinado origen empresarial.
En tal sentido, afirmó que el signo figurativo cuyo registro fue concedido a través de los actos acusados, está integrada por elementos que en conjunto permitirían al consumidor individualizar e identificar los productos.
Expuso que la figura que se pretende registrar como marca, no genera ningún concepto relacionado con los productos que identifica y fue diseñada originalmente por Nestlé, lo que hace que sea catalogada como una marca de fantasía altamente distintiva, percibida como única y original.
Así mismo, sostuvo que la marca figurativa no responde a la forma usual de ninguno de los productos comprendidos en la clase 30 internacional, y especialmente no tiene relación a los dulces y confites, es decir, en su criterio, la relación del con dichos productos no es de carácter esencial, unívoca o clara para el consumidor, por consiguiente, es distintiva y permite a este último diferenciar su origen empresarial respecto de los productos amparados por las marcas registradas previamente.
Agregó que, la forma de los productos de la clase 30 internacional, en particular los dulces y confites adoptan innumerables formas en virtud de “su facilidad de ser moldeados y por el público al que apelan, [mientras que en el caso del cacao] “su forma es irregular, toda que vez que se desprende de una semilla”.
De otro lado, expuso que entre la marca PROCAPS (mixta) y el signo figurativo solicitado, no existen semejanzas que generen riesgo de confusión o asociación, pues éste último contiene varios elementos que lo dotan de fuerza distintiva en relación con la marca registrada, misma que está conformada por elementos nominativos que, adujo, no pasan fácilmente desapercibidos por el público consumidor.
Indicó que, los productos amparados por una y otra marca no presentan conexidad competitiva alguna, de manera tal que el riesgo de confusión alegado en la demanda resulta inexistente.
III.- LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD...
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