Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00356-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 -2009- 0 0 356 - 00
Actor: BANCO DE BOGOTÁ S.A
Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Irregistrabilidad del signo nominativo conformado por palabras descriptivas de los servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Banco de Bogotá S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 42696 de 30 de octubre de 2008, 54597 de 22 de diciembre de 2008 y 2656 de 30 de octubre de 2008.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
El Banco de Bogotá S.A., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el fin de que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 42696 de 30 de octubre de 2008, “Por la cual se niega un registro”, y 54597 de 22 de diciembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ii) la Resolución núm. 2656 de 30 de octubre de 2008, “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó el registro como marca del signo nominativo “RENTAHORRO” solicitado por la parte demandante para identificar productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
2. La parte demandante solicitó, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada registrar el signo nominativo “RENTAHORRO” para identificar productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:
"[…] 3.1. Declarar la nulidad de la Resolución 42696 de octubre 30 de 2008, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y comercio, dentro del expediente administrativo número 06-103056, a través de la cual se negó la solicitud de registro del signo nominativo RENTAHORRO, presentada por Banco de Bogotá, para la identificación de servicios de la clase 36 Internacional de la Clasificación Internacional de Niza.
3.2. Declarar la nulidad de la Resolución 54597 de diciembre 22 de 2008, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo número 06-103056, a través de la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la decisión de que trata el numeral precedente.
3.3. Declarar la nulidad de la Resolución 2656 de enero proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo número 06-103056, a través de la cual resolvió el recurso de apelación presentado, confirmando las decisiones anteriores, y en consecuencia, negando en última instancia administrativa la solicitud de registro presentada por mi poderdante 28 de 2009
3.4. Como consecuencia de las anteriores declaraciones restablecimiento de derecho, solicito ordenar a la Entidad Demandada conceder el registro de la marca nominativa RENTAHORRO, para identificar servicios de la clase 36 Internacional a nombre de Banco de Bogotá […]".
Presupuestos fácticos
4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. El Banco de Bogotá S.A. solicitó, mediante escrito de 11 de octubre de 2006, el registro como marca del signo nominativo “RENTAHORRO”para distinguir productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, expediente administrativo núm. 06-103056, la cual fue publicada en, por primera vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 570 de 30 de noviembre de 2006 y, por segunda vez, en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 573 de 28 de febrero de 2007, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
4.2. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 42696 de 30 de octubre de 2008, negó el registro como marca del signo nominativo “RENTAHORRO” para distinguir productos comprendidos en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la parte demandante.
4.3. El Banco de Bogotá S.A. interpuso, mediante escrito de 2 de diciembre de 2008, recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 42696 de 30 de octubre de 2008.
4.4. La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 54597 de 22 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar a Resolución núm. 42696 de 30 de octubre de 2008 y conceder el recurso de apelación.
4.5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 2656 de 28 de enero de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 42696 de 30 de octubre de 2008.
Normas violadas
5. La parte demandante adujo la vulneración e indebida aplicación de: i) los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de Comunidad Andina, en adelante Decisión 486; ii) el artículo 62 de la Constitución Política; y iii) los artículos 59, 83, 128, 135, 137 y demás normas concordantes del Decreto 01 de 2 de enero de 1984.
Concepto de la violación
6. La parte demandante, en síntesis, expuso los siguientes cargos de violación:
6.1. Explica que la parte demandada aplicó inadecuadamente la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, porque:
“[…] no hay servicio financiero que se denomine RENTAHORRO, así como por los servicios financieros NO tienen como cualidad ser RENTAHORROS […]”.
6.2. Expresa que:
“[…] la marca RENTAHORRO surge de la unión sintética de dos términos para configurar uno solo y novedoso y distintivo, así bien, la Entidad demandada ha debido conceder su registro […]”.
6.3. Manifiesta que:
“[…] la expresiones RENTA y AHORRO, individualmente consideradas, son expresiones de bajo valor distintivo para identificar los servicios descritos en la clase 36 Internacional, más la solicitud de registro se trata de una combinación de ambos elementos […]”.
6.4. Señala que se violó el literal a) del artículo 134 de la Decisión 486:
“[…] pues se negó el registro de un signo compuesto por una combinación de palabras sufrientemente novedosas y con idoneidad para identificar servicios de la clase 36 Internacional […]”.
6.5. Considera que se le vulneró el derecho a la igualdad respecto de otras marcas concedidas a otros titulares, en las cuales se combinan dos expresiones de bajo nivel distintivo para generar una tercera que es novedosa y cita como ejemplos las marcas “SALUDVIDA” de la clase 44, “DELIARROZ” de la clase 30, CHOCOLISTO de la clase 83 y “RAPI ENTREGA” de la clase 38.
Contestación de la demanda
7. La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó, mediante escrito de 8 de julio de 2010, la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la parte demandante argumentando lo siguiente:
7.1. Sostiene que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486 y las normas constitucionales y legales nacionales aplicables.
7.2. Indica que:
“[…] el signo RENTAHORRO, está compuesto por palabras que definen la cualidad o característica del servicio que busca amparar, así las cosas, la expresión RENTAHORRO en el mercado, pude ser utilizada comúnmente por los empresarios que ofrecen los mismos servicios por lo cual, no puede ser apropiada exclusivamente por el BANCO DE BOGOTÁ en su calidad de solicitante […]”.
7.3. Reitera que:
“[…] RENTAHORRO, se refiere de manera directa a las características de los servicios Clase 36 de la Clasificación Internacional, ya que hace referencia a que el servicio prestado consiste en un ahorro con un tipo de renta especifico, careciendo por tanto, de elementos que lo provean de la distintividad necesaria para su registro […]”.
7.4. Considera que:
“[…] Sí se accediera al registro solicitado, RETAHORO, se excluiría injustamente a los otros empresario del uso de la expresión la cual, es común también a sus productos y/o servicios y puede ser utilizada por los mismos, […], para informar acerca de sus productos y/o servicios […]”.
7.5. Concluye que:
“[…] RENTAHORRO, resulta ser descriptiva pues los negocios monetarios y los negocios financieros, tiene la finalidad de manejar y crear utilidad del dinero y ésta finalidad, se describe en el signo solicitado luego, la combinación RENTAHORRO, en su conjunto, no es distintiva ya que sólo, podría...
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