Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00133-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 -0 00 - 2010 - 00133 - 00
Actor: OPEN M ARKET LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: LEMA COMERCIAL THE BEST LOGISTICS TEAM - CARECE DE DISTINTIVIDAD AL SER UNA EXPRESIÓN DE CONOCIMIENTO GENERALIZADO Y DESCRIPTIVA PARA LA CLASE 35 DEL NOMENCLÁTOR DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento, presentó la sociedad OPEN MARKET LTDA., por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 36792 del 24 de julio de 2009, 41271 de 19 de agosto de 2009 y 48545 28 de septiembre de 2009, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales se negó el registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, para distinguir servicios de la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad OPEN MARKET LTDA.presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1. S. declarar nulidad de la Resolución 36792 del 24 de julio de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo No 08-128182, por medio de la cual se negó el registro del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda.
2.2. S. declarar la nulidad de la Resolución 41271 del 19 de agosto de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 08-128182, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la negación del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda.
2.3. S. declarar la nulidad de la Resolución 48545 del 28 de septiembre de 2009, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio dentro del expediente administrativo 08-128182, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la negación del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza a la sociedad Open Market Ltda.
2.4. Igualmente, como restablecimiento del derecho, que ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro del lema comercial The Best Logistics Team en la clase 35 internacional.
2.5. Igualmente, solicito se sirva ORDENAR a la Superintendencia de Industria y Comercio, dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de este fallo, la resolución en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
2.6. Finalmente, pido que se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandad
a […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que la sociedad OPEN MARKET LTDA., presentó el 2 de diciembre de 2008, una solicitud de registro del lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, para amparar servicios en la clase 35 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza.
Expuso que la solicitud en comento fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial 601 de 27 de febrero de 2009, frente a la cual el señor M.J.C., actuando en nombre propio, presentó escrito de oposición, con fundamento en que el lema solicitado está compuesto por expresiones que en su conjunto comunican las características esenciales de los servicios de logística, publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina de la clase 35 ibídem.
Afirmó que mediante la Resolución 36792 de 24 de julio de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y, en consecuencia, negó el registro del lema comercial solicitado
Recordó que la sociedad actora interpuso recurso de reposición y, en subsidio de apelación, en contra del acto administrativo antes citado.
Puso de presente que el 19 de agosto de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución 41271 por medio de la cual desató el recurso de reposición, confirmándola en todas sus partes.
Finalmente, anotó que el 28 de septiembre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 48545, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la decisión inicial.
I.3. Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
La parte actora estimó que con los actos administrativos demandados la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 literal a); 135 literales a) y b); 175; 176; 177 y 179 de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina.
Manifestó que es evidente que el signo negado por la Superintendencia de Industria y Comercio reúne las características que lo hacen plenamente registrable e identificable, por cuanto en su entender:
“[…] 5.4.41. Representa una combinación de palabras completamente reproducible.
5.4.4.2. Por estar escrito en idioma inglés goza de la presunción de distintividad que favorece a las palabras de fantasía.
5.4.4.3. Junto con lo anterior, teniendo en cuenta que se asemeja a una expresión compuesta por palabras de fantasía, el registro sólo daría lugar a reclamar protección sobre el conjunto solicitado como lema comercial y no sobre las palabras vistas individualmente, ni mucho menos sobre la traducción de la idea que busca comunicar.
5.4.4.4. Gracias a lo anterior, no hay lugar a hablar de perjuicios para productos similares pues lo que se busca con lo anterior es la protección de un conjunto específico de palabras, escritas en inglés, y no apropiarse de cada una de las palabras vistas individualmente, ni mucho menos de la traducción de todas o las mismas al idioma castellano […]”.
Precisó que “[…] las palabras que componen el signo distintivo no son de uso general […], además que “[…] se está fraccionando palabra por palabra la composición del lema comercial, cuando éste por su naturaleza debería ser analizado en conjunto: Partiendo de la base de que los lemas comerciales son conjuntos de palabras dispuestas de forma tal que refuercen una marca, no hay lugar a analizar lo que se expresa cada palabra o su percepción y reconocimiento por el público consumidor, sino si en su conjunto logra darle mayor distintividad a la misma […]”.
Consideró que en materia de lemas comerciales debe analizarse sí la expresión ha sido organizada de forma original y distintiva para cumplir el papel que por ley se le ha atribuido, esto es, de reforzar las marcas de las cuales son accesorios.
II. ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. El apoderado judicial de la entidad contestó la demanda, para lo cual se refirió a los cargos de violación formulados de la siguiente manera:
Manifestó que con la expedición del acto acusado la Superintendencia de Industria y Comercio no ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Adujo que “[…] el signo solicitado a registro esto es, el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, clase 35 Internacional, está incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal e) del artículo 135 de la Normativa Andina por lo tanto, el lema comercial, THE BEST LOGISTICS TEAM, NO es apto para distinguir en el mercado los productos que ampara mucho menos, para coadyuvar a la marca registrad OPEN MARKET, a publicitar los productos que ésta ampara […]”.
Argumentó que “[…] al ser el lema comercial, THE BEST LOGISTICS TEAM, una expresión NO SÓLO de traducción casi inmediata por parte del consumidor promedio colombiano destinatario de este tipo de productos y/o servicios sino también, una expresión común a los empresarios de la respectiva clase o relacionadas, el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, se hace irregistrable […]”.
Afirmó que no se puede registrarse como lema comercial las frases simples comúnmente utilizadas para promocionar productos, las frases sin fantasía alguna que se limiten a alabar los productos o servicios distinguidos con la marca que se publicita; así como las frases genéricas y descriptivas en relación a los productos o servicios que la marca que publicite distinga.
Aseveró que si bien es cierto que la exigencia de distintividad de un lema comercial no es igual a la de una marca, también lo es que ello no quiere decir que el lema no deba ser distintivo.
Puso de presente que la parte actora reconoce en su escrito de demanda que se requiere que el conjunto de palabras de uso común que se emplean en el lema sirvan para reforzar la marca de forma tal, que permitan al consumidor tener mayor recordación de la misma en el mercado, por lo tanto el lema en sí mismo, debe gozar de distintividad, sólo así podrá cumplir la función a la que es llamado.
Finalmente, consideró que “[…] el lema comercial THE BEST LOGISTICS TEAM, a simple traducción para...
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