Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00546-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 31 de Julio de 2018
| Fecha | 31 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00546 - 00
Actor: SMITH DETECTION MONTREAL INC
Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Signo mixto solicitado SMITHS. Riesgo de confusión y de asociación / conexión competitiva.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restableciminto del derecho, presentó Smith Detection Montreal Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, 17873 de 20 de abril de 2009 y 26176 de 28 de mayo de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
S.D.M.I., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 06175 de 17 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 17873 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y la Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto SMITHS solicitada por la demandante para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.
La demandante, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones:
“[…]
Que se declare nula la Resolución número 6175 expedida el 17 de febrero de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual negó el registro de la marca SMITHS (MIXTA) en clase 9 a nombre de SMITHS DETECTION MONTREAL
Que se declare nula la Resolución número 17873 expedida el 20 de abril de 2009 por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 confirmándola, y se concedió el recurso de apelación.
Que se declare nula la Resolución número 26176 expedida el 28 de mayo de 2009 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se confirmó la decisión contenida en la Resolución número 6175 del 17 de febrero de 2009 y se declaró agotada la vía gubernativa.
Que, con fundamento en dichas declaraciones, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro de la marca mixta SMITHS en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, de acuerdo con los antecedentes que obran bajo el Expediente No. 08-31.331.
Que, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la publicación de la sentencia que acceda a las pretensiones, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la Resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.
Que se condene en costas a la entidad demandada […]”.
Presupuestos fácticos
La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. S.D.M.I., el 31 de marzo de 2008, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo mixto SMITHS para distinguir productos de la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 592 de 30 de mayo de 2009, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 negó la solicitud de registro como marca del signo mixto SMITHS con base en las existencia previa de la marca nominativa SMITH.
4.4. S.D.M.I. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 17873 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 26176 de 28 de mayo de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la Resolución núm. 06175 de 17 de febrero de 2009.
Normas violadas
La demandante, en el libelo introductorio, adujo la vulneración de los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:
6.1. Sostuvo que la demandada incurrió en indebida interpretación del artículo 136, literal a) de la Decisión 486 e indicó que “[…] Lo único que tienen en común las marcas SMITH y SMITHS es la clase del nomenclador en donde se encuentran clasificados los productos que distinguen. No obstante, este factor por sí solo no es suficiente para concluir que existe conexión competitiva entre los productos, sobre todo si se tiene en cuenta que la clase en común es la clase novena de la Clasificación de Niza […]”.
Explicó que “[…] Los productos que distingue la marca SMITH registrada a nombre de SMITH SPORT OPTICS son productos ópticos […]” mientras que “[…] Los productos que distingue la marca SMITHS solicitada por SMITHS DÉTECTION MONTRÉAL INC. son productos de alta tecnología desarrollados para identificar materiales peligrosos e ilegales. Entre ellos se pueden mencionar los aparatos de rayos X, espectrómetros, escáneres, aparatos e instrumentos metereológicos, etc. […]”.
Adujo que “[…] Los productos ópticos se pueden adquirir en almacenes especializados, que por lo general se denominan “ópticas”. Los ópticos-deportivos también se pueden adquirir en tiendas especializadas en deportes como motociclismo o deportes de nieve. Es de anotar que estos últimos son productos suntuosos, en la medida en que la práctica de estos deportes extremos implica la adquisición de equipos muy costosos […]” mientras que “[…] los productos de seguridad también se adquieren en canales especializados, máxime tratándose de equipos como los que distingue la marca SMITHS de mi poderdante. Estos productos y sus canales de comercialización son tan especializados, que el común denominador de los consumidores no sabría en dónde se pueden adquirir, puesto que el nivel de especialización de los mismos implica que esta información solamente la conozcan las personas eruditas en el tema […]”.
Advirtió que “[…] los medios de publicidad de los productos distinguidos con las marcas SMITH y SMITHS son disímiles […] Por un lado, se tiene que los productos ópticos se publicitan por medios de comunicación masiva, como radio, periódicos, revistas y televisión […]” mientras que “[…] los productos de seguridad especializados en la detección de materiales peligrosos y/o ilegales se publicitan por medio de publicaciones y canales especializados en el tema, como por ejemplo ferias internacionales donde concurren oferentes y consumidores de este tipo de tecnología. La publicidad de este tipo de productos es restringida y no accesible al público general, puesto que se dirige exclusivamente a un sector de la población erudito en este tema […]” .
Manifestó que “[…] En virtud de sus diferentes finalidades, los productos ópticos-ópticos deportivos y los de seguridad para la detección de materiales peligrosos o ilegales no se complementa, ni son partes y accesorios, ni muchos menos son intercambiables […] el grado de atención de los consumidores de los diferentes productos involucrados en este asunto es elevado, por diferentes razones, y por lo tanto, no habrá lugar a la confusión entre una marca […]”
Concluyó indicando que la demandada violó, con la expedición de los actos demandados, el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 puesto que “[…] la marca SMITHS (MIXTA) es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos para detectar materiales peligrosos e ilegales, y porque en virtud de la diferencia de estos productos con los demás...
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