Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00048-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 26 de Julio de 2018
| Fecha | 26 Julio 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número : 11001 - 03 - 24 - 000 - 2013 - 00048 - 00
Actor : H.G. CONSTRUCTORA S.A - H.G CONSTRUCTORA S.A
Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia : Signo VIVE LOFT / similitud entr e signos - conexión competitiva
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó H.G.C.S. - H.G Constructora S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 0017408 de 30 de marzo de 2011, 029336 de 30 de mayo de 2011 y 00048354 de 16 de agosto de 2012.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
H.G. Constructora S.A. - H.G Constructora S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de enero 18 de 2011, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin de que se declare la nulidad de las resoluciones núms: i) 0017408 de 30 de marzo de 2011, “Por la cual se niega un registro” y 029336 de 30 de mayo de 2011, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, ii) la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT, solicitada por la demandante, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en adelante, Clasificación Internacional de Niza.
La demandante, solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada, conceder el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos clase 16 de la Clasificación Internación de Niza a su favor y se reconozcan las siguientes:
Pretensiones
La demandante solicitó que se le reconozcan las siguientes pretensiones:
"[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10-108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, a la sociedad H.G. CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A.
2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No. 29336 del 30 de Mayo de 2011, proferida dentro del Expediente Administrativo No. 10-108.015, mediante la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución No. 17408 del 30 de Marzo de 2011.
2.3. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 48354 del 16 de Agosto de 2012, proferida dentro del Expediente Administrativo No.10-108.015, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, confirmó lo dispuesto en la Resolución N. 17408 del 30 de Marzo de 2011.
2.4. Consecuentemente a título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, conceder el registro de la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 (Expediente No. 10-108.015) a la sociedad H.G. CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A. por un periodo de diez (10) años, asignándole el correspondiente certificado de registro y vigencia […]”.
Presupuestos fácticos
La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
La demandante el 1 de septiembre de 2010, solicitó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente, “Revistas y toda clase de publicaciones”, solicitud que fue tramitada bajo el expediente administrativo núm. 10.108.015 y publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 687 de 19 de noviembre de 2010, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011, negó el registro como marca del signo mixto VIVE LOFT para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la demandante, con fundamento en la existencia previa de la marca nominativa LOFT que identifica productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, concedida a favor de Z.M.G., INC..
La demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 029336 de 30 de mayo de 2011, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011 y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución núm. 00048354 de 16 de agosto de 2012, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar lo decidido en la Resolución núm. 0017408 de 30 de marzo de 2011.
Normas violadas
La demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración de los artículos 134, 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comunidad Andina en adelante, Decisión 486.
Concepto de la violación
La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:
Afirmó que con los actos demandados la Superintendencia de Industria y comercio vulneró los artículos 134 y 135 literal b) de la Decisión 486 porque “[…] al negar la marca "VIVE LOFT" (mixta) clase 16 a la sociedad H.G. CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., debido a la existencia de la marca "LOFT" (nominativa) clase 16 certificado No. 257.012 cuyo titular es la sociedad Z.M.G., INC., no tuvo en cuenta que el signo solicitado como marca tiene la suficiente distintividad, debido a que cumple según la jurisprudencia con los requisitos de distintividad intrínseca y extrínseca […]”.
Al respecto indicó que el signo solicitado “[…] cumple con el requisito de distintividad intrínseca, en cuanto que la misma no es genérica, ni descriptiva, ni se refiere a un objeto ni servicio determinado […] y así mismo cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida esta como la actitud del signo para ser registrado, debido a que la marca solicitada denominada "VIVE LOFT" (mixta) clase 16, incorpora en su composición la expresión "VIVE", vocablo del cual carece la marca "LOFT" (nominativa) clase 16, que sirvió de base […] para negar la marca enunciada; […] también porque la expresión "LOFT" que hace parte de las marcas enunciadas es un término débil, ya que evoca una cualidad de los productos de la clase 16 internacional, como sucede con las publicaciones, en cuanto que van dirigidas al tema de los apartamentos y construcciones "tipo loft"; y no debemos olvidar que tanto la doctrina como la jurisprudencia, han establecido claramente que, si una marca pese a encontrarse registrada, constituye un término débil, su titular no puede impedir la inclusión en marcas de terceros, ya que ello implicaría un monopolio injustificado sobre un término que necesitan los demás empresarios en un sector determinado de la economía para referirse a alguna característica de un producto o servicio determinado […]”.
En cuanto a la violación de los actos demandados al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 manifestó que “[…] Si bien es cierto que las marcas en conflicto denominadas "VIVE LOFT" (Mixta) Clase 16 y “LOFT” Clase 16, tienen en común el término "LOFT, lo anterior no hace confundibles a las marcas en conflicto, debido a que el término "LOFT" se utiliza en nuestro medio para hacer relación a un tipo de apartamentos que son muy sencillos en su construcción y que no tienen mayores adornos […]”.
Al respecto explica que “[…] el término "LOFT" es una palabra incorporada en nuestro idioma que proviene de la lengua inglesa, para identificar un tipo de apartamentos o construcciones específicas, no es de recibo que la Superintendencia de Industria y Comercio haya negado la marca "VIVE LOFT" (Mixta) Clase 16 a la sociedad H.G. CONSTRUCTORA S.A. H.G. CONSTRUCTORA S.A., por la existencia de la marca "LOFT" Clase 16 (Certificado No. 257.012) y cuyo titular es la sociedad Z.M.G., INC., debido a que según nuestra jurisprudencia, las marcas evocativas (como por ejemplo la marca LOFT Clase 16) es decir aquellas que "dan al consumidor una idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio, o producto que van a distinguir, o a una actividad que desarrolla su titular […] tienen el carácter de débiles, lo que significa que el titular de este tipo de marcas no pueden impedir que terceros incluyan en sus marcas compuestas el término evocativo registrado como marca para que evoquen alguna cualidad o característica de los productos o servicios que se pretenden distinguir en el mercado […]”.
Actuaciones de la demandada y el...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba