Sentencia nº 11001-03-24-000-2015-00116-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Septiembre de 2018
| Fecha | 06 Septiembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00116-00
Actor: FERRER INTERNACIONAL S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: SE ACCEDE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA MARCA CUESTIONADA “DISPEP” ES CONFUNDIBLE CON EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “DISLEP”, EN CUANTO EXISTE ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.
La Sala decide, en única instancia la demanda promovida por la sociedad FERRER INTERNACIONAL S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC, tendiente a que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
Las resoluciones núms. 24901 de 16 de abril de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario",expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC; y 2291 de 29 de enero de 2015, "Por la cual se resuelve un recurso de apelación", emanada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 9 de septiembre de 2013, los señores F.A.U.R. y S.B.T. solicitaron el registro de la marca "DISPEP" (mixta), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional, en particular "productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.
2°- El 30 de septiembre de 2013, dicha solicitud fue publicada en la Gaceta núm. 676 de la Propiedad Industrial.
3º- Contra la mencionada solicitud, la actora, sociedad FERRER INTERNACIONAL S.A., presentó oposición, aduciendoel inminente riesgo de confusión que implicaría el registro y uso de de la marca "DISPEP" (mixta).
4º: El 17 de enero de 2014, los señores F.A.U..R.Y.S.B.T. presentaron contestación a la oposición por ella formulada.
5º: El 16 de abril de 2014, mediante Resolución núm. 24901, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ellay, en consecuencia, concedió el registro de la marca "DISPEP" (mixta),para distinguir productos de la Clase 5ª Internacional, en favor de los señores F.A.U.R.Y.S.B.T..
6º- El 6 de junio de 2014, la sociedad actora presentó recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en contra de la anterior decisión, el cual fue resuelto de manera confirmatoria el 29 de enero de 2015, mediante Resolución núm. 2291.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, la SIC al expedir las resoluciones demandadas violó el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, toda vez que la marca concedida configura un inminente riesgo de confusión y asociación entre el público consumidor.
Manifestó que, el elemento nominativo de las marcas enfrentadas es el que prevalece, dado que el elemento gráfico de la marca cuyo registro se disputa no tiene la entidad suficiente para prevalecer dentro del conjunto marcario.
Alegó que, en los actos administrativos controvertidos se ignoró la existencia de factores que evidencian la similitud visual y conceptual presentes entre los signos enfrentados; asimismo, concurre una relación de complementariedad entre los productos identificados por la marca "DISLEP" (NOMINATIVA) y aquellos identificados por el signo "DISPEP" (MIXTA), generando un riesgo de confusión para el público consumidor al momento de adquirir productos de la marca "DISLEP", confundiéndolos con los productos identificados con el signo "DISPEP".
Afirmó que, del análisis comparativo de las marcas enfrentadas se evidencian semejanzas desde las dimensiones visual, ortográfica, fonética y conceptual, lo cual demuestra que el signo solicitado carece de distintividad extrínseca requerida para ser registrado como marca.
Indicó que, la SIC debió llegar a la conclusión de que las marcas en conflicto son similarmente confundibles puesto que al hacer un simple cotejo se encuentra semejanza en todos los aspectos, a saber:
Ortográfico, por cuanto la única diferencia entre ambas marcas es que el signo cuyo registro otorgó la entidad demandada sustituye la letra “L” por la letra “P” exactamente en la misma posición.
D I S L E P
D I S P E P
En los dos signos coinciden sus letras, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
i) longitud de las palabras;
ii) secuencia de vocales;
iii) número de sílabas;
iv) raíces y terminaciones comunes.
F., pues el signo solicitado comparte una alta similitud fonológica con la marca opositora, ya que reproduce en su totalidad el término “DIS” y la terminación “EP”, por lo que para la actora resulta prácticamente igual debido a que los signos tienen la misma secuencia de vocales y una longitud idéntica, dejando de presente la existencia de un alto grado de semejanza desde el punto de vista fonético.
Conceptual, pues no es posible que los ciudadanos del común, quienes son los consumidores de los productos farmacéuticos, conozcan el significado de la palabra “DISPEPSIA” y mucho menos que esta sea de común utilización, por lo cual resultaría muy poco probable que al encontrar un producto identificado con el término “DISPEP”,el consumidor inmediata y necesariamente lo identifique con un medicamento para tratar la “DISPEPSIA”; queante la incapacidad del consumidor medio de asociar el término “DISPEP” con algún significado, la SIC debió abstenerse de conceder el registro de la marca solicitada.
Agregó que, el análisis efectuado por la Dirección de Signos Distintivos de la SIC respecto a la conexidad de los productos enfrentados, desconoció la realidad del mercado y la existencia de importantes vinculaciones entre los productos identificados por las marcas bajo estudio, debido a que los productos amparados por la marca cuyo registro se otorgó están incluidos en la misma clase que los productos amparados por la marca opositora, ya que en ambos casos se trata de productos farmacéuticos para el consumo humano, máxime cuando los productos amparados por la marca “DISPEP” tienen el propósito de tratar enfermedades o malestares gastrointestinales, razón por lo cual existe una plena coincidencia con el producto designado y la marca concedida a registro.
Concluyó que, son más significativas y prevalentes las semejanzas entre los signos confrontados que las diferencias existentes entre ellos, por lo tanto, el registro de la marca “DISPEP” no solo implica una violación del derecho de uso exclusivo sobre el signo “DISLEP”, sino que, además, expone a los consumidores a un inminente riesgo de confusión o asociación que incluso puede significar un riesgo para la vida y la salud.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, la marca cuestionada “DISPEP” (mixta) no es idéntica o similar a la marca “DISLEP" (nominativa) y, por lo tanto, el signo solicitado no se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad, establecida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000.
Indicó que, el elemento denominativo es el determinante en la marca mixta cuestionada.
Anotó que, si bien desde los puntos de vista ortográfico y fonético, puede hablarse de una eventual similitud entre los signos, teniendo en cuenta las letras que los conforman, tal similitud no tiene la capacidad de causar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, ya que el signo cuestionado corresponde a una marca evocativa, la cual puede ser perfectamente objeto de registro a la luz de la Decisión 486 de 2000.
Afirmó que, desde el punto de vista ideológico o conceptual tampoco puede hablarse de similitud alguna, dado que la marca previamente registrada “DISLEP” (nominativa) corresponde exclusivamente a una marca de fantasía, a la cual no le es atribuido significado alguno.
Adujo que, la marca “DISPEP” (mixta) evoca el término “DISPEPSIA”, que corresponde a una enfermedad.
Que, el término “DISPEPSIA” significa “enfermedad crónica caracterizada por la digestión laboriosa e imperfecta”, de acuerdo con la Real Academia Española.
Manifestó que, el vocablo “DIS”, utilizado como prefijo, resulta ser una expresión de uso común de los productos para los cuales el signo “DISLEP” se encuentra registrado y, por tanto, no puede ser tenido en cuenta para el cotejo marcario.
Que, al excluir el vocablo “DIS” del cotejo marcario, no puede concluirse una similitud o identidad entre el signo solicitado y el previamente registrado.
Advirtió que, la actora no puede olvidar que el signo cuestionado corresponde a una marca mixta, la cual cuenta con elementos gráficos que le otorgan una distintividad mayor, como resultan ser las tres franjas de color verde en la parte posterior de la parte nominativa de la marca, así como la especial grafía del término “DISPEP”.
Sostuvo que, para que exista riesgo de confusión o de asociación para el consumidor, no basta que haya conexidad competitiva entre los productos y servicios identificados con la marca, sino que se exige que exista identidad o similitud entre ambos signos, la cual no se presenta entre los signos cotejados.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 30 de enero de...
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