Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00188-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 6 de Septiembre de 2018
| Fecha | 06 Septiembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CANCELACIÓN TOTAL DE MARCA POR NO USO - Consecuencias
[L] a cancelación del registro de una marca por falta de uso habilita la depuración del registro marcario y permite que terceros puedan hacer uso del signo que ha caído en desuso por parte de su titular, depuración que puede referirse a la totalidad del registro marcario o una parte de él.
USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA - Prueba / CANCELACIÓN TOTAL DE MARCA POR NO USO - Impro cedencia respecto de la marca mixta KAPITOL registrada para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la clasificación internacional de Niza
Del análisis en conjunto del acervo probatorio aportado al plenario, y contrario a lo afirmado por la parte actora, la Sala observa que la sociedad FABRIPARTES S.A. ha usado con regularidad la marca KAPITOL para identificar artículos y aparatos para automóviles, especialmente los relacionados con radiadores, por lo que, como bien lo consideró la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados, no era procedente la cancelación total del registro en comento. En efecto, en primer lugar, de la revisión de la relación fotográfica aportada al plenario, la Sala encuentra demostrado que los productos que se presentan coinciden con el diseño registrado como marca mixta. Mientras que en las cajas de empaque del producto del registro visual se observa el signo en su integridad, en las piezas metálicas se encuentra repujada la letra K, lo cual evidencia en uno y otro caso la utilización del signo distintivo. Aunado a ello, se acreditó el monto de las ventas de los productos relacionados con artículos de automotores entre los años 2003 a 2006, período dentro del cual se debe demostrar el uso del signo, esto es, se probó que comer cializó el producto de su marca.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 165 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 166 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 167 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 168
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
C onsejero ponente : ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., seis (6) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2010 - 00188 - 00
Actor : FUNDICIONES Y COMPONENTE S AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia : ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO - DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTICULO 165 - CANCELACIÓN POR NO USO DE REGISTRO MARCARIO
La Sala decide, en única instancia, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la sociedad FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A. por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 6143 de 17 de febrero de 2009, 17895 de 20 de abril de 2009 y 56405 de 30 de octubre de 2009, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso del registro número 243.792, correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, todas ellas expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO .
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedad FUNDICIONES Y COMPONENTES AUTOMOTORES S.A. FUNDICOM S.A. presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 3.1. Que se declare la nulidad de la resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió negar la cancelación total solicitada por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A. por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional.
3.2. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 17895 de 20 de abril de 2009, mediante la cual la Jefe de la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A., en el sentido de confirmar la Resolución número 6143 de 17 de febrero de 2009, mediante la cual se resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca mixta KAPITOL para distinguir productos de la clase 12 Internacional, y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional.
3.3. Que se decrete la nulidad de la Resolución número 56405 de 30 de octubre de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad Fundiciones y Componentes Automotores S.A. Fundicom S.A., confirmando la Resolución número 6143 de 17 de febrero de 2009, mediante la cual resolvió negar la cancelación total por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITAL (mixta) para distinguir productos de la clase 12, y en consecuencia resolvió cancelar parcialmente el registro de la marca para distinguir “árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmento de frenos, circuitos hidráulicos, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos” productos comprendidos en la clase 12 Internacional.
3.4. Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, como pretensión principal, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la cancelación total por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) a nombre de Fabripartes S.A. para distinguir productos de la clase 12 Internacional.
3.5. Como pretensión subsidiaria, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio declarar la cancelación parcial por no uso del certificado de registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) a nombre de Fabripartes S.A. para distinguir productos de la clase 12 internacional, únicamente para lo cual fue demostrado su uso, excluyendo “árboles de transmisión, bandas de rodamientos, bielas, cachas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos, hidráulicos, transmisiones y válvulas” productos respecto de los cuales la sociedad Fabripartes S.A. no demostró el uso. Como consecuencia de lo anterior, que se ordene a la Superintendencia limitar el Certificado de Registro 243.792 correspondiente a la marca KAPITOL (mixta) única y exclusivamente para distinguir “radiadores”.
3.6. Que se ordene a la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la gaceta de la Propiedad Industrial, la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia […]”.
I.2. Los hechos
El apoderado judicial de la parte actora manifestó que presentó solicitud de cancelación por falta de uso del certificado de registro 243.792, correspondiente a la marca KAPITOL (mixta), clase 12 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es la sociedad FABRIPARTES S.A.
Adujo que el 28 de agosto de 2006, la sociedad FABRIPARTES S.A. contestó la solicitud de cancelación.
Expuso que a través de la Resolución 6143 de 17 de febrero de 2009, la Jefe de la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio decidió denegar la cancelación total por no uso de la marca antes señalada. Sin embargo, comentó que resolvió cancelarla parcialmente en el sentido de excluir de su cobertura algunos de los productos que distingue.
Recordó que como consecuencia de la anterior limitación, la marca distinguiría sólo los siguientes productos: “[…] árboles de transmisión, bandas de rodamiento, bielas, cajas de cambio, cojines de ejes, ejes, depósitos de gasolina, forros de frenos, frenos, segmentos de frenos, circuitos hidráulico, radiadores, transmisiones, válvulas para vehículos […]”.
Frente a lo anterior, la sociedad FUNDICOM S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación.
Mediante la Resolución 17895 de 20 de abril de 2009, la Jefe de la División de S.D. de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió confirmar la decisión contenida en la Resolución 6143 de 2009.
Finalmente, anotó que a través de la Resolución 56405 de 30 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso de apelación...
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