Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00010-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 30 de Agosto de 2018
| Fecha | 30 Agosto 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
COTEJO MARCARIO - Entre el signo nominativo LUBRAX y la marca nominativa previamente registrada LUBRAL / REGISTRO MARCARIO - No p rocede respecto del signo LUBRAX para distinguir productos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza por existir similitud y conexión competitiva con la marca LUBRAL
Del análisis […] de los signos enfrentados la Sala observa que existe similitud ortográfica y fonética, dada la longitud de las palabras, sus raíces, la coincidencia y el orden de las vocales y consonantes que las componen y que la única diferencia radica en la consonante “X” de la marca cuestionada, la cual no contiene la fuerza distintiva necesaria que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada. […] Vale la pena advertir que un consumidor medio al llegar al estante de un almacén, donde se encuentran ubicados productos de las marcas en disputa, al observarlos rápidamente puede confundirlos y equivocarse en su adquisición, en razón a las semejanzas que ellos presentan en los vocablos “LUBRAX" y “LUBRAL”, lo que hace que el signo solicitado no posea la suficiente capacidad distintiva. […] E n el caso sub examine, se tiene que las marcas en conflicto amparan productos de la misma clase, es decir, los de la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza, esto es: “Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mecha”, lo que podría generar un riesgo de confusión entre el público consumidor, que podría llevarlo a asociar los productos a un origen empresarial común. En efecto, dichas marcas pertenecen a una misma clase del nomenclátor; tienen la misma finalidad; comparten los mismos canales de comercialización, de publicidad, pues se promocionan por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos; poseen el mismo género y sus consumidores son los mismos. Por lo tanto, la Sala estima que también existe conexión competitiva. […] En consecuencia, la Sala concluye que en el presente caso se configuró la causal de irregistrabilidad señalada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunicad Andina y que no tuvo razón la SIC al otorgar el registro de la marca “LUBRAX” del tercero interesado en las resultas del proceso, lo que impone declarar la nulidad del acto acusado .
DEPÓSITO O REGISTRO DE NOMBRE COMERCIAL - Efectos / NOMBRE COMERCIAL - Uso exclusivo / DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE NOMBRE COMERCIAL - Se adquiere probando el uso constante, real y efectivo de dicho nombre comercial / COEXISTENCIA DE HECHO - Efectos / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[E] l depósito o registro del nombre comercial ante la Oficina Nacional Competente tiene un carácter declarativo, pero no otorga derecho de prelación, ni de exclusividad, que permita a su titular actuar contra terceros, dado que el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial, el cual no fue probado en el presente caso, pues no se allegaron pruebas para demostrarlo.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de marzo de 2015, R. 11001-03-24-000-2009-00311-00; y 14 de abril de 2016, R. 11001-03-24-000-2009-00629-00, C..M.E.G.G..
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018)
R. número: 11001-03-24-000-2013-00010-00
Actor: GLANTON LTDA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: LA MARCA CUESTIONADA “LUBRAX” ES CONFUNDIBLE CON EL SIGNO PREVIAMENTE REGISTRADO “LUBRAL”, EN CUANTO EXISTE ENTRE ELLOS SEMEJANZAS Y CONEXIDAD COMPETITIVA.
La sociedad GLANTON LTDA., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del CPACA,que se interpreta como nulidad relativa, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de la Resolución núm. 42395 de 11 de julio de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante, SIC, que concedió el registro de la marca “LUBRAX”, para identificar productos de la Clase 4ª Internacional, en favor de la señora M.L.C.G..
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. Como hechos relevantes de la demanda se señalan:
1º: El 18 de diciembre de 2006, dentro del Expediente núm. 06-126267, la señora M.L.C.G. solicitó el registro de la marca “LUBRAX” (nominativa) para identificar productos de la Clase 4ª Internacional.
2°- Contra dicha solicitud, las sociedades GLANTON LTDA, PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS y BASF AKTIENGESELLSCHAFT, presentaron oposiciones alegando que la marca solicitada se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser confundible con las marcas “LUBRAL” (nominativa), registrada en la Clase 4ª Internacional con el certificado núm. 228508 y tramitada dentro del Expediente núm. 92-2105144; “PETROBRAS LUBRAX” (NOMINATIVA), solicitada dentro de los Expedientes núms. 04-124473 y 06-99235; y “LUWAX” (NOMINATIVA), registrada en la Clase 1ª Internacional, con el certificado núm. 142278; respectivamente.
3°: Mediante la Resolución núm. 24828 de 11 de mayo de 2011, el Director de Signos Distintivos (Ad-Hoc) de la SIC negó el registro de la marca solicitada por encontrarla incursa en la causal establecida en el artículo 136, literal a) de la mencionada Decisión; declaró fundadas las oposiciones presentadas por las sociedades GLANTON LTDA y PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS e infundada la presentada por la sociedad BASF AKTIENGESELLSCHAFT.
4º: Contra la citada Resolución la señora M.L.C.G., mediante apoderado, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación; siendo resueltos el primero en forma confirmatoria mediante la Resolución núm. 41748 de 9 de agosto de 2011 y el segundo, a través de la Resolución núm. 42395 de 11 de julio de 2012, que revocó el numeral 1 de la Resolución núm. 24828 de 11 de mayo de 2011 en el sentido de conceder el registro de la marca “LUBRAX” (NOMINATIVA), para identificar productos dentro de la Clase 4ª Internacional y declaró infundadas las oposiciones presentadas.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que, la SIC vulneró el artículo 150 de la Decisión 486 de 2000, de la Comunidad Andina, por cuanto en la Resolución demandada no realizó un estudio disciplinado y riguroso de la semejanza y confundibilidad de las marcas en controversia y desconoció los argumentos expuestos en los escritos de oposición.
Manifestó que, la Administración vulneró el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de 2000, al desconocer que existe una identidad y similitud entre los signos distintivos, pues se está frente a una marca idéntica o similar a una ya solicitada para registro o registrada y que pretende distinguir los mismos productos o servicios.
Alegó que, la entidad ya había realizado el examen de confundibilidad entre las expresiones “LUBRAL” y “LUBRAX” en siete (7) oportunidades; que en todas ellas reconoció la existencia de una similitud, inclusive una proximidad a la igualdad, entre dichos signos; y que el cambio de posición de la entidad no tiene normativa vigente en la cual pueda fundamentarse.
Agregó que, existen similitudes i) ortográfica, por la coincidencia en la secuencia de vocales, la longitud de las palabras, el número de sílabas, las raíces o terminaciones comunes; ii) fonética, porque al pronunciar los signos se produce un sonido similar; e iii) ideológica, en tanto los signos representan o evocan una misma idea: un lubricante.
Al efecto, indicó que, las expresiones “LUBRAL” y “LUBRAX” tienen 1 palabra; 2 sílabas, la misma secuencia de vocales. Solo cambian en la última consonante de la secuencia de consonantes. Ambas reproducen la idea de un lubricante.
Adujo que, por estar ante un evento de solicitud de registrabilidad de un signo que pretende identificar productos de una misma Clase Internacional, la entidad no solo debió realizar un análisis más estricto y reflexivo respecto del conflicto suscitado entre éstos, sino que erró al descartar de plano los argumentos relativos a que se estaba frente a la identificación de dos productos de una misma Clase Internacional.
Señaló que, se violó el artículo 61 de la Constitución Política, al conceder la marca “LUBRAX” para distinguir los productos de la Clase 4ª Internacional, que no cumple con los requisitos exigidos por la citada Decisión 486 de 2000, y desconocer con ello la obligación constitucional que tiene la SIC de asegurarle una adecuada protección a la marca “LUBRAL”, que distingue también productos de esa Clase.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, dado que carecen de apoyo jurídico.
Señaló que, el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, el signo solicitado a registro es una marca nominativa de fantasía, que no tiene significado conocido.
Manifestó que, es una marca única, debido a su relacionamiento exclusivo con el producto que se comercializa y, por ello, no puede generar confusión.
Indicó que, existe una diferencia...
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