Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00422-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018
| Fecha | 04 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente : HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2009 - 00422 - 00
Actor : PAPELES NACIONALES S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Noción y requisitos para el registro de lemas comerciales. La distintividad en el registro de un lema comercial. Irregistrabilidad de los términos descriptivos.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Papeles Nacionales S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de la Resolución núm. 09872 de 27 de febrero de 2009.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. P.N.S., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el objeto de que se declare la nulidad de la resolución núm. 09872 de 27 de febrero de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. La mencionada resolución revocó la decisión contenida en la resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y concedió el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA (nominativo) asociado a la marca FAMILIA, cuyo titular es Productos Familia S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
2. La demandante solicitó, como consecuencia de la declaración de nulidad, que se ordene a la demandada confirmar las resoluciones núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y 4438 de 30 de enero de 2009, mediante las cuales se declaró fundada la oposición presentada por la demandante y, por lo tanto, negó el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA asociado a la marca FAMILIA para identificar productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:
“[…] 2. PRETENSIONES
2.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 09872 del 27 de Febrero de 2009, mediante la cual el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A. en el sentido de revocar la decisión contenida en la Resolución No. 54477 del 22 de diciembre de 2008 proferida por la jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del Expediente Administrativo No. 06-083.585 y que como consecuencia de ello concedió el registro del lema comercial “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” (Nominativo) para productos de la clase 16 internacional a la sociedad PRODUCTOS FAMILIA S.A., de Medellín (Antioquia) Colombia, el cual tendrá como marca asociada la expresión “FAMILIA” con Certificado de registro No. 266.420.
2.2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se confirme lo dispuesto en las Resoluciones números 54477 del 22 de diciembre de 2008 y 4438 del 30 de Enero de 2009, proferidas por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del Expediente Administrativo No. 06-083.585, en el sentido de declarar fundada la demanda de oposición de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A. y por lo tanto negar el registro del lema comercial denominado “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para productos de la clase 16, solicitado para ser asociado con la marca “FAMILIA” (Nominativa) Clase 16 (Certificado No. 266.420) y debido a lo expuesto se cancele el Certificado de Registro referente al citado lema.
[…]”.
Presupuestos fácticos
4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. Productos Familia S.A. solicitó, mediante escrito de 24 de agosto de 2006, el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA, asociado a la marca FAMILIA, para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 06-083.585 y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 570.
4.2. P.N.S. formuló oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en que la frase SUAVIDAD QUE DURA Y DURA no puede ser registrado como lema comercial, debido a que el mismo es descriptivo, es decir, que da información sobre las cualidades y características de los productos que se pretenden amparar, en cuanto que tienen el atributo de la suavidad, que es una cualidad esencial de los productos de la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, contiene el atributo de la calidad, porque está dando a entender al público consumidor que los productos que se pretenden amparar con la citada marca tienen mucha duración.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA asociado a la marca FAMILIA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza, por encontrarse incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 135, literal e), de la Decisión 486 de 2000.
4.4. Productos Familia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación contra la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 4438 de 30 de enero de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y conceder el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 09872 de 27 de febrero de 2009, resolvió el recurso de apelación en el sentido de revocar la Resolución núm. 54477 de 22 de diciembre de 2008 y conceder el registro del lema comercial SUAVIDAD QUE DURA Y DURA, asociado a la marca FAMILIA, bajo la titularidad de Productos Familia S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.
Normas violadas
5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 134 y 135, literales a) y b), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:
6.1. Afirmó que: “[…] el lema comercial o marca denominado “LA SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para los productos enunciados, constituye un signo insuficientemente distintivo, ya que tiene una directa relación con los productos a proteger y se refiere a cualidades comunes esenciales de dichos productos y nadie puede pretender apropiarse de frases que tienen intima vinculación con los productos a proteger o que se refieran a las características o cualidades comunes esenciales de unos productos determinados, porque los productos fabricados por la competencia de PRODUCTOS FAMILIA S.A., también tienen como cualidad común, el ser suaves y durables, de donde se concluye que cuando un signo llámese marca o lema comercial se refiere a las propiedades comunes y esenciales a unos productos determinados, no puede ser registrada como lema comercial o marca, aunque la misma tienda a exaltar una de dichas cualidades, debido a que priva a los competidores de expresiones o frases necesarias para destacar exactamente las cualidades de sus productos […]”.
6.2. Indicó que: “[…] la distintividad implica que el signo sea individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, por lo tanto este signo que se pretende registrar no puede confundirse con otros ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar o de distinguir unos productos iguales o similares, fabricados o producidos por diferentes empresarios no puede ser distintivo y por lo tanto incumple las funciones de marca […]”.
6.3. Agregó que: “[…] la frase “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” no es registrable como lema comercial o marca, ya que como lo expresé, los atributos de “SUAVIDAD Y DURACIÓN” son comunes a productos de la clase 16 Internacional, como sucede con “las servilletas de papel, las toallas de papel y el papel higiénico”; lo que determina la frase que se pretende registrar, no tenga el atributo de novedad u originalidad que se exige para los lemas comerciales, ya que no debemos olvidar que la novedad, que O. denomina “ORIGINALIDAD”, es un requisito indispensable para que un “LEMA COMERCIAL” o una “FRASE PUBLICITARIA” acceda al registro […]”.
6.4. Sostuvo que: “[…] la frase “SUAVIDAD QUE DURA Y DURA” para productos de la clase 16 internacional que transmite la idea en el público consumidor, que los productos que van a ser acompañados con dicha frase, tienen la cualidad o característica de ser suaves y durables, no transmite una característica especial que tengan los productos producidos por PRODUCTOS FAMILIA S.A., pero en cambio en...
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