Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00102-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018
| Fecha | 04 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00102-00
Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Referencia: Confundibilidad marcaria. Criterios de comparación entre marca mixta, lema comercial y marca nominativa. Riesgo de confusión y/o asociación.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Fábrica de Especias y Productos El R.S. , contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones núms. 19661 de 17 de junio de 2008, 30927 de 26 de agosto de 2008 y 35472 de 24 de septiembre de 2008.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A., en adelante la demandante, por intermedio de apoderado general, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, con el objeto de que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 19661 de 17 de junio de 2008, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, 30927 de 26 de agosto de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición” expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 35472 de 24 de septiembre de 2008, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación” expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), cuyo titular es G.A.M., para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
2. La demandante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se ordene a la demandada negar el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para identificar productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
3. En la demanda se solicitaron las siguientes pretensiones:
“[…] III PRETENSIONES
Respetuosamente solicito a su Despacho:
Que se declare la nulidad de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, por medio de la cual se declaró infundada la oposición presentada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y se concedió el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), a favor del S.G.A.M., para identificar productos de la clase 29 Internacional.
Que se declare la nulidad de la resolución 30927 del 26 de agosto de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, confirmándola.
Que se declare la nulidad de la resolución 35472 del 24 de septiembre de 2008, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución 19661 del 17 de junio de 2008, confirmándola.
Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio que declare fundada la oposición presentada por la sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. y que niegue el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta), solicitada por el señor G.A.M., para identificar productos de la clase 29 internacional.
Que ordene la publicación de la sentencia.
[…]”.
Presupuestos fácticos
4. La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. El señor G.A.M. solicitó, mediante escrito de 28 de septiembre de 2007, el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; solicitud que se tramitó bajo el expediente administrativo núm. 07-101480 y fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 582.
4.2. Fábrica de Especias y Productos El R.S. formuló oposición contra la mencionada solicitud con fundamento en que es titular del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR asociado a la marca nominativa EL REY, para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR para distinguir productos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es G.A.M..
4.4. Fábrica de Especias y Productos El R.S. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 30927 de 26 de agosto de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008 y conceder el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 35472 de 24 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 19661 de 17 de junio de 2008.
Normas violadas
5. La demandante, en el escrito de demanda, adujo la vulneración de los artículos 134 y 136, literal c) , de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
6. La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:
6.1. Afirmó que “[…] la sociedad FÁBRICAS DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A. es una empresa con gran trayectoria y un indudable reconocimiento en el mercado, con casi 70 años en el mercado gozando de un gran prestigio y reputación, por lo que los consumidores identifican el lema CON EL REY Y MUCHO AMOR, con los productos para sazonar las comidas producidos por El Rey […]”.
6.2. Indicó que la “ […] FÁBRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. fabrica y comercializa, principalmente, especies y condimentos […] lanzando al mercado una gran cantidad de productos que sirven para aderezar, aliñar, guisar y condimentar los alimentos, distintos de los tradicionalmente conocidos por el mercado[…]. Además, es una empresa que ha incursionado en otros campos y fabrica y comercializa productos como miel, arequipe y chocolate […]” .
6.3. Agregó que “[…] los signos “COCINA CON AMOR” y “CON EL REY Y MUCHO AMOR” son conceptualmente idénticos, lo que puede llegar a generar confusión en el público consumidor. Se presentará en este caso el denominado riesgo de “confusión indirecta”. En efecto, el lema “COCINA CON AMOR”, recordará a los consumidores, aquél otro según el cual los alimentos preparados con (productos) “EL REY” y “MUCHO AMOR”, tendrán mejor sabor, de modo que pueden creer equivocadamente que los productos identificados con la marca “COCINA CON AMOR”, han sido lanzados al mercado […] ”.
6.4. Sostuvo que “[…] ante la identidad conceptual de estos signos, equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del término “AMOR” en ambos resulta suficiente para concluir su confundabilidad, pues bien es sabido que se permite el registro de marcas que contengan un término común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso […] ”.
6.5. Adicionalmente precisó que “[…] La inclusión de un elemento gráfico y de la expresión “COCINA” no resulta suficiente para que el signo “COCINA CON AMOR” del señor G.A.M. pueda ser claramente diferenciado del lema comercial “CON EL REY Y MUCHO AMOR”, en tanto, se insiste, la connotación del término “AMOR” y su significación en los conjuntos es exactamente la misma, lo que puede generar […] “confusión indirecta” en el público consumidor […]” .
Contestación de la demanda
7. La demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la demandante, argumentando lo siguiente:
7.1. Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.
7.2. Señaló que “ […] los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera es una marca mixta y la segunda un lema comercial […] ”.
7.3. Sostuvo que “[…] en el presente se observa que además de los trazos que contiene el signo COCINA CON AMOR (mixta), en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, pues si bien comparten la palabra AMOR, las otras palabras que los componen otorgan a los signos distitividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas […].”
7.4. En cuanto al cotejo sucesivo de los signos, indicó: “[…] En el caso concreto si bien se reproduce la expresión AMOR, el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR...
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