Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00379-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018
| Fecha | 04 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación núm ero: 11001-03-24-000-2013-00379-00
Actor : INVERSIONES MAGEN S.A. S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ENTRE LA MARCA SOLICITADA “FAJITEX” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “FAJATE” DE LA ACTORA, NO SE ADVIERTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA, NI CONCEPTUAL, TENIENDO EN CUENTA EL EMPLEO DE TERMINACIONES DISTINTAS, QUE LE APORTAN UNA FUERZA DISTINTIVA ESPECIAL, ADEMÁS DE QUE LA PARTÍCULA “FAJ” ES UNA PALABRA DE USO COMÚN QUE DEBE EXCLUIRSE DEL COTEJO.
La sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 00060645 de 31 de octubre de 2011, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario” y 27949 de 30 de abril de 2012, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 00010262 de 18 de marzo de 2013, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que es titular de varios registros de la marca “FAJATE”, notoriamente conocida en Colombia y en los Estados Miembros de la Comunidad Andina e Internacionales, para identificar productos comprendidos en las Clases 10ª y 25 de la Clasificación Internacional de Niza, algunas de las cuales fueron solicitadas por M.P.B. quien, posteriormente, se las cedió.
2°- Que, con la cesión de las marcas adquirió la titularidad de las mismas y, por ende, el interés legítimo para oponerse al registro de signos que puedan representar riesgo de confusión, asociación en el consumidor o disminuir la capacidad distintiva y el reconocimiento de sus marcas en el mercado.
3°: Agregó que la sociedad I.F.S.,solicitó el registro como marca del signo mixto “FAJITEX”, para distinguir los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Que publicada la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial, la señora M.P.B., cedente de las marcas “FAJATE” a la actora, formuló oposición por considerar que la marca solicitada se encontraba incursa en las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, al ser similarmente confundible con las marcas notorias de las cuales es titular.
5°- Que, mediante la Resolución núm. 60645 de 31 de octubre de 2011, la Directora de la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición en lo que respecta al literal a) del citado artículo 136 y concedió el registro de la marca solicitada “FAJITEX”.
6°- Que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación, los cuales fueron resueltos de manera confirmatoria, a través de las Resoluciones núms. 27949 de 30 de abril de 2012 y 00010262 de 18 de marzo de 2013, expedidas por la Directora de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, respectivamente.
7°- Señaló que, frente a una solicitud similar, presentó oposición con el objeto de que se negara el registro como marca del signo “FAJATEX”, la que fue declarada fundada en la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, en la que se destacó la notoriedad de la marca “FAJATE” por parte de la SIC, lo cual no fue tenido en cuenta por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial al resolver el recurso de apelación interpuesto por ella contra la Resolución núm. 00060645 de 31 de octubre de 2011 y, en consecuencia, no logró vislumbrar la configuración de las causales de irregistrabilidad, previstas en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136, literal h), la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, porque a través de los actos administrativos acusados concedió el registro para la marca solicitada “FAJITEX”, a pesar de la existencia de la marca “FAJATE”, notoriamente conocida.
Que, en efecto, a su juicio, se desconoció el carácter notorio de la marca “FAJATE” para el período comprendido entre el año 2011 y octubre de 2012, por lo que se dejó de aplicar el literal h), lo que dio lugar a que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial manifestara que no se logró demostrar la notoriedad de la marca “FAJATE”, lo que derivó en el registro de la marca solicitada “FAJITEX”.
Estimó que la SIC debió remitirse a la Resolución núm. 2535 de 30 de enero de 2013, expedida dentro del expediente núm. 12-120206, de dicha entidad, en el que se reconoció el carácter notorio conferido a la marca “FAJATE” y con fundamento en ello ha debido efectuar la comparación entre las marcas de manera más cuidadosa, atendiendo a la protección especial que requiere tal carácter.
Resaltó que, en tratándose de una marca notoria, la posibilidad de perjuicio que se podría causar es de mayor magnitud y se tiene que evitar de manera contundente, no solo en beneficio del titular de la marca notoria sino de los consumidores en general.
Señaló que, al analizar el contenido conceptual de los marcas en controversia se evidencia “confundibilidad ideológica”, debido a que la marca “FAJATE” se relaciona con la acción de fajarse (usar una FAJA) y la marca solicitada “FAJITEX” evoca esa acción (FAJA).
Adujo que también se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto la marca “FAJITEX” solicitada por la sociedad I.F.S. es similar a la marca “FAJATE”, de su titularidad, por cuanto en los dos signos predomina el elemento denominativo sobre el figurativo.
Alegó que las marcas comparadas presentan similitud en las palabras que las conforman porque contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, “FAJATE” vs “FAJITEX”, a excepción de la letra I intermedia. Asimismo, sus terminaciones son semejantes TE y TEX, debido a que la única diferencia entre ellos es la letra X al final, situación que, a su juicio, no dota a la marca solicitada “FAJITEX” de características propias que le permitan lograr distintividad.
Manifestó que la falta de distintividad puede generar riesgos de confusión respecto de los productos, además del origen empresarial de los mismos.
Resaltó que el elemento gráfico destacado en la marca solicitada “FAJITEX” es una línea curva al final de la expresión, la cual es una característica especial de sus marcas, que aparece en varios de sus registros y solicitudes e incluso se encuentra registrada y, por tanto, reservada para uso exclusivo de los mismos.
Concluyó que las marcas en controversia no pueden coexistir pacíficamente en el mercado, debido a que presentan similitudes y amparan productos relacionados o complementarios, lo que generaría un riesgo de confusión o de asociación sobre el origen y la calidad de los productos y, en consecuencia, afectaría el derecho de quien es el titular de la marca notoria.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
II.1.1.- La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos demandados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas.
Estimó que, las semejanzas se fundan en partículas débiles para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, de manera que las marcas cuentan con elementos adicionales que las hacen diferenciables para los consumidores en general.
Explicó que las marcas en controversia comparten una partícula débil para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, que es indicativa de la expresión FAJA, uno de los productos que se comercializa bajo esas marcas. Por tal razón, cada una cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlos en el mercado.
Resaltó que el riesgo de confusión no puede estar fundamentado en la inclusión de una partícula débil porque dicha circunstancia implica que esa partícula es utilizada por varios empresarios, junto con elementos adicionales que le imprimen la distintividad requerida al signo.
Adujo que el componente predominante es el vocablo “FAJITEX”, por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitado por su nombre), lo cual no se puede predicar de sus componentes visuales porque no añaden concepto diferente alguno, conforme se extrae de la lectura del componente verbal y de su tamaño y ubicación dentro del conjunto.
Manifestó que la marca mixta solicitada “FAJITEX” cuenta con elementos adicionales que la hicieron registrable porque sumado a la diferencia verbal que presentan los registros invocados por la actora, está dotada de características gráficas que la hacen novedosa, esto es, por la representación de un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de la imagen de una mariposa.
Sostuvo que, entre las marcas “FAJITEX” y “FAJATE”, no existen semejanzas que generen confusión, en razón de que cada...
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