Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00457-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Octubre de 2018
| Fecha | 04 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero p onente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001- 03 -24-000-2010-00457- 00
Actor: DILETTO CAFÉ S.A .S
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Referencia: ES IMPROCEDENTE EL REGISTRO DE LA MARCA DILETTO CAFÉ POR SER CONFUNDIBLE CON EL NOMBRE COMERCIAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO
La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho por la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. contra las resoluciones números 22163 de 30 de abril de 2009, 36466 de 22 de julio de 2009 y 41177 de 9 de agosto de 2010, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, respectivamente, se negó el registro de la marca mixta DILETTO CAFE solicitada por la demandante para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.
I.- ANTECEDENTES
1. La demanda
La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1. Pretensiones:
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución No. 22163 de fecha 30 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos en el expediente administrativo No. 06-072928, la cual declaró fundada la demanda de oposición formulada por M.M.O.T. y negó el registro de la marca mixta DILETTO CAFE solicitado (sic) por DILETTO CAFÉ S.A. (antes DILETTO CAFÉ LTDA.).
SEGUNDO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 36466 de fecha 22 de julio de 2009, proferida por la división de signos distintivos, la cual confirmó la resolución No. 22163 de fecha 30 de abril de 2009.
TERCERO: Que se declare la nulidad de la resolución No. 41177 de fecha 9 de agosto de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, la cual confirmó la resolución No. 22163 de 2009.
TERCERO (sic): Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se conceda el registro de la marca mixta DILETTO CAFE, solicitada para distinguir productos de la clase 30.
CUARTO: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.
QUINTO: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.” (Folios 31 y 32 del cuaderno principal)
1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
El 26 de julio de 2006 la sociedadDILETTO CAFÉ S.A.S. (antes DILETTO CAFÉ LTDA.) solicitó el registro de la marca mixta DILETTO, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó en el expediente administrativo No. 06-072928.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la señora M.M.O.T. formuló oposición a la misma, con base en el supuesto derecho prioritario sobre el nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 22163 de 30 de abril de 2009, declaró fundada la oposición presentada y negó el registro solicitado. La sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión.
El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 36466 de 23 de julio de 2009, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación.
Por su parte, el recurso de apelación fue decidido por la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial por medio de la Resolución número 41177 de 9 de agosto de 2010, confirmando el acto impugnado.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
A juicio de la parte actora los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Señaló que, aunque en los actos acusados se hizo una amplia explicación de las reglas para la protección del nombre comercial, la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró apropiadamente las pruebas aportadas por la opositora, pues éstas no acreditan el uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, de tal suerte que éste no es oponible frente al eventual registro de una marca idéntica o similar.
Destacó que para proteger un nombre comercial es necesario: (i) que exista un nombre comercial previamente usado; (ii) que se presente identidad entre tal nombre comercial y el signo posteriormente solicitado para registro; (iii) que el uso previo del nombre comercial haya sido continuo, real y efectivo en el comercio; y (iv) que la razón social, nombre, denominación o signo usado como nombre comercial se encuentre inscrito en algún registro comercial.
Anotó que mediante las resoluciones acusadas la Superintendencia de Industria y Comercio le concedió una protección especial a una marca usada y no registrada, lo que claramente infringe la Decisión 486, en cuanto que establece que el derecho de uso exclusivo sobre una marca se adquiere únicamente cuando ésta es debidamente registrada ante la Oficina Nacional Competente.
Afirmó que para probar el uso previo continuo e ininterrumpido del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, la opositora M.M.O.T. aportó distintas pruebas documentales, y sobre ellas señaló lo siguiente:
Se adjuntaron aproximadamente diez (10) cartas emitidas por la señora O.T. a través de las cuales promociona sus productos “marca” DILETTO, sin embargo en algunas de ellas no aparece la constancia de la fecha de recibido ni del cargo de la persona que las recibe.
En las certificaciones emitidas por terceros se hace referencia a la señora O.T. pero no al establecimiento, empresa o empresario PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, tal y como se observa por ejemplo en la expedida por CARREFOUR, en la que aparece el NIT de aquella, quien está inscrita en la Cámara de Comercio como persona natural.
Las facturas, aunque hacen relación al signo DILETTO como “marca” de producto, aparecen proferidas por la señora O.T..
Se anexaron los siguientes documentos legales: (i) el registro sanitario expedido por el INVIMA a la “marca” DILETTO en el que aparece como titular M.M.O.T.; (ii) una comunicación de la entidad que asigna los códigos de barras dirigida a esta última, en la que le informa sobre la asignación del código al producto “marca” DILETTO; y (iii) el certificado de cámara de comercio de matrícula mercantil del establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO; este último, por sí solo, no prueba la existencia de tal establecimiento ni el uso continuo e ininterrumpido de la enseña comercial DILETTO o PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO.
Adicionó que en la actividad comercial desplegada por la señora O.T. desde el año 2001 hasta el año 2007 siempre se identificó como persona natural, con matrícula número 27737301, la cual se encuentra actualmente cancelada; que mediante documento privado suscrito el 25 de mayo de 2007, registrado en la Cámara de Comercio de Medellín, se constituyó la sociedad PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO LTDA., de la cual es socia y subgerente la señora O.T.; que en el certificado de existencia y representación legal de esta sociedad aparece una anotación de la inscripción de un embargo sobre el establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO, razón por la cual éste, como su enseña comercial de la misma denominación, se encuentran actualmente fuera del comercio; y que la sociedad DILETTO CAFÉ S.A.S. desde el 8 de marzo de 2006 da uso del nombre comercial DILETTO CAFÉ LTDA.
Estimó, a partir de lo antes expuesto, que no se probó el uso del signo PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO como nombre comercial, según lo previsto en la Decisión 486, y que, contrario a ello, lo que efectivamente se acreditó es que la señora M.M.O.T. ejerce actividad comercial, que estuvo inscrita como persona natural en la Cámara de Comercio desde el 2001 hasta el 2007, que como persona natural ejerció su actividad comercial hasta el año 2007, y que efectivamente dentro del desarrollo de su actividad comercial vendió productos identificados con la “marca” DILETTO.
Concluyó que no se valoraron adecuadamente las pruebas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues, primero, no tuvo en cuenta que en la documentación aportada como prueba del uso del nombre comercial PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO aparece la señora M.M.O. como comerciante, y que es bajo su nombre y NIT que desarrolla la mayor parte de su actividad comercial; segundo, se equiparó el uso de la marca no registrada DILETTO con el uso de dicho signo como nombre comercial, concediéndole una protección más allá de la prevista por la ley, y tercero, sobre el certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio PRODUCTOS ALIMENTICIOS DILETTO se encuentra inscrita actualmente una anotación de embargo.
2. Contestación de la demanda.
2.1. La Superintendencia de Industria y Comercio presentó escrito de contestación de la demanda y se opuso a las pretensiones de la parte actora, en consideración a que los actos acusados no vulneraron ninguna de las normas invocadas de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
En defensa de la legalidad de los actos acusados, señaló que los...
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