Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00229-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 11 de Octubre de 2018
| Fecha | 11 Octubre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., once (11) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00229-00
Actor: BAVARIA S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de Nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Signo tridimensional - Forma de Botella usual en el mercado para productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó Bavaria S.A. contra la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21544 de 30 de abril de 2009, 37512 de 27 de julio de 2009 y 60869 de 30 de noviembre de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
ANTECEDENTES
La demanda
Bavaria S.A. en adelante la demandante, por intermedio de apoderado especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero 1984, presentó demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, con el fin que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 21544 de 30 de abril de 2009, “Por la cual se decide una solicitud de registro”, y 37512 de 27 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la Resolución núm. 60869 de 30 de noviembre de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las mencionadas resoluciones negaron el registro como marca del signo tridimensional solicitado (botella) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
La demandante solicitó, como consecuencia de la declaración de nulidad, que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio conceder el registro como la marca del signo tridimensional (botella) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
Pretensiones
La demandante solicitó, que se reconozcan las siguientes pretensiones:
“[…]
Declarar la nulidad de la Resolución No. 21544 del 30 de abril de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 26 de mayo de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-064.909, mediante la cual se negó a la sociedad BAVARIA S.A. el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional, y se declaró fundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS- AMBEV.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 37512 del 27 de julio de 2009 y notificada por fijación en lista del 30 de julio de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-064.909, mediante la cual se confirmó la Resolución impugnada No. 21544 y se concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria por BAVARIA S.A.
Declarar la nulidad de la Resolución No. 60869 del 30 de noviembre de 2009 y notificada mediante edicto desfijado el 24 de diciembre de 2009, emitida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del expediente No. 05-064.909, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por BAVARIA S.A. contra la Resolución N. 21544, confirmando la decisión contenida en la misma rechazando así el registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de la sociedad BAVARIA S.A., y declarando fundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV.
Que como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho:
Se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, División de Signos Distintivos conceder el registro de la marca solicitada TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 internacional, a nombre de BAVARIA S.A.
Se declare infundada la oposición presentada por la empresa COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS-AMBEV contra la solicitud de registro de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en la clase 32 internacional a nombre de BAVARIA S.A. tramitada bajo Expediente N. 05-064.909 […]”.
Presupuestos fácticos
La demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
4.1. Bavaria S.A., el 1 de julio de 2005, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro como marca del signo tridimensional (botella) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.2. La Superintendencia de Industria y Comercio publicó la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 555 de 31 de agosto de 2005, presentándose oposición por parte de Companhia de Bebidas Das Americas- AMBEV al considerar que el signo solicitado es una forma común y usual para los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
4.3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 21544 de 30 de abril de 2009, declaró fundada la oposición y negó el registro del signo tridimensional.
4.4. Bavaria S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución núm. 21544 de 30 de abril de 2009.
4.5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 37512 del 27 de julio de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21544 de 30 de abril de 2009 y conceder el recurso de apelación.
4.6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 60869 de 30 de noviembre de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 21544 de 30 de abril de 2009.
Normas violadas
La demandante en el libelo introductorio adujo la vulneración de los artículos 134 y 135 literales a), b), c) y d) de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
La demandante expuso los cargos de violación de la siguiente forma:
6.1. Adujo que con los actos demandados, la demandada violó el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 por cuanto el signo solicitado tridimensional (botella) “[…] goza plenamente de la capacidad distintiva e individualizadora y por lo tanto no se constituye como una forma usual de los productos que pretende amparar contando con la suficiente distintividad para que sea concedido su registro […]”.
6.2. Expresó que “[…] es evidente que los envases de productos de la clase 32 internacional, por tener una misma finalidad y naturaleza, comparten algunos elementos que son de uso común y que se encuentran presentes en varios de dichos envases. Es lógico por cuanto están destinados a una misma utilización; sin embargo, en el presente caso la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) solicitada a registro por Bavaria S.A. cuenta con características propias y diferentes que la hacen suficientemente novedosa y distintiva para ser registrada como marca en la clase 32 internacional, evitando así que la misma sea entendida como una forma usual de los productos de esta clase del nomenclador internacional […]”.
6.3. Agregó que la Agencia YANHAAS Advanced Market Research realizó en el año 2006 un estudio titulado “Distintividad de Envases” del cual se concluyeron los siguientes resultados para el signo solicitado: “[…] 73,1% de los encuestados asociaron el signo solicitado correctamente al producto CERVEZA; el 88,1% de los encuestados la asociaron correctamente al origen empresarial BAVARIA S.A […].
6.4. Sostuvo que “[…] teniendo en cuenta los anteriores resultados, es claro que la solicitud de la marca TRIDIMENSIONAL (BOTELLA) en clase 32 internacional, cuenta con la suficiente distintividad para ser registrada como marca toda vez que el público consumidor la identifica claramente con el producto que pretende amparar `cerveza' y la relaciona directamente con un origen empresarial inmediato a saber: Bavaria S.A. En consideración a los anteriores factores, es evidente que la marca solicitada cumple con la función identificadora marca-producto // marca-origen empresarial, siendo posible su protección mediante las normas y principios de la Propiedad Industrial […]”.
6.7. Solicitó tener en cuenta que “[…] actualmente se utilizan en el mercado por parte de diferentes empresas, diversos tipos de envases que aun cuando comparten algunos elementos comunes, (como en su forma y configuración estética) dada su misma naturaleza y finalidad, gozan de la distintividad suficiente para evitar que el público consumidor se vea afectado por la supuesta forma usual que pudiese constituir el mismo. Lo anterior, sumado al hecho de que cada empresario ofrece en el mercado sus productos en sus respectivos envases, que por tal razón es que la marca solicitada ya cuenta con reconocimiento entre el público consumidor y que la misma es susceptible de representación gráfica y cumple con ser apta para distinguir los productos en...
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