Sentencia nº 11001-03-24-000-2013-00066-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Diciembre de 2018
| Fecha | 19 Diciembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2013-00066-00
Actor: ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, SAS.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad relativa
ReferenciaLA MARCA SOLICITADA “NUBEDERM” Y LA PREVIAMENTE REGISTRADA “JUVEDERM” DE LA DEMANDANTE SON DIFERENTES PORQUE CONTIENEN LA PARTÍCULA DE USO COMÚN “DERM” QUE SE EXCLUYE DEL COTEJO; ADEMÁS SE ENCUENTRAN COMBINADAS CON CONSONANTES DIFERENTES, LO QUE LE IMPRIME UN IMPACTO VISUAL Y SONORO DISTINTO RESPECTO DEL CONJUNTO.
La sociedad ALLERGAN HOLDINGS FRANCE, SAS., mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento, que se interpreta como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la nulidad de las resoluciones núms. 30354 de 31 de mayo de 2011, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario" y 44959 de 29 de agosto de 2011, "Por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición", expedidas por la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC y 00050668 de 27 de agosto de 2012 “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”,expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) de dicha entidad.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 13 de octubre de 2010, la sociedad NUBENCO ENTERPRISES INC presentó solicitud de registro como marca del signo “NUBEDERM” (nominativo), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, presentó oposición a la referida solicitud.
3º: Que mediante la Resolución núm. 30354 de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada su oposición y concedió el registro como marca del signo "NUBEDERM" (nominativo), para identificar productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que la marca solicitada no representa riesgo de confusión entre el público consumidor.
4º: Contra dicha decisión, interpuso los recursos de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa, el primero de ellos mediante la Resolución núm. 44959 de 29 de agosto de 2011, expedida por la Directora de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 00050668 de 27 de agosto de 2012, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 porque dicha entidad al momento de realizar el estudio de la marca “NUBEDERM” (nominativa) no tuvo en cuenta los presupuestos de irregistrabilidad previstos en esta norma, los cuales son: i) la existencia de identidad o similitud, entre los signos capaces de inducir en confusión al público consumidor, y ii) para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
En relación con la comparación ortográfica y fonética, señaló que la marca “NUBEDERM” reproduce seis (6) de los ocho (8) elementos que componen la marca “JUVEDERM”, realizando así cambios que no tienen trascendencia, dadas las coincidencias vocálicas, consonánticas y de sonoridad de las consonantes que se presentan en los elementos predominantes de los signos en conflicto.
Respecto a la comparación conceptual, adujo que aun cuando ninguna de las dos marcas posee significado alguno, las mismas evocan la idea de productos farmacéuticos relacionados con la dermatología, razón por la cual estas similitudes trascienden al plano ideológico, es decir, que el consumidor al evidenciar sus semejanzas, relacionará dichas marcas pensando que se trata de marcas derivadas, ambas de su propiedad.
Expuso que la SIC no tuvo en cuenta las similitudes que se presentan entre los marcas cotejadas debido a que dejaron de aplicarse los criterios generalmente aceptados por la doctrina y la jurisprudencia en relación con el cotejo marcario y el análisis de confundibilidad entre dos marcas, sin considerar adecuadamente las semejanzas entre las marcas “JUVEDERM” y “NUBEDERM” enfrentadas.
Agregó que existe similitud en los productos que identifican las marcas en controversia porque ambas amparan, entre otros, productos farmacéuticos, que de coexistir simultáneamente se le causará un perjuicio al público consumidor, debido a que al crearse confusión entre dichos productos se podría afectar la salud del paciente.
Que, además, al comercializarse en el mismo mercado los productos identificados con las marcas en conflicto, se le creará una confusión directa al público consumidor respecto del origen empresarial de los mismos.
Anotó que con el fin de demostrar los esfuerzos realizados por la demandante en la comercialización y promoción de su marca “JUVEDERM” en el mercado nacional allegó una certificación expedida el 26 de octubre de 2012, por la señora L.R.G., R.F. de sociedad demandante, mediante la cual se certifica un valor total de $7.024.99.732 entre los años 2009 a 2011, ejemplares del material publicitario utilizado en Colombia y otros Estados en la promoción de los productos con dicha marca, así como información contenida en internet.
Alegó que también se violó el artículo 135, literal b) ibidem debido a que la marca “NUBEDERM” (nominativa) no goza de la distintividad extrínseca que se requiere para ser registrada como marca, de conformidad con lo establecido en la norma comunitaria, por cuanto la capacidad distintiva de una marca es el principal fundamento para su registro, lo que permite que el consumidor distinga entre un producto y otro en el mercado.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de sustento jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que, en el presente caso, el cotejo se deberá realizar sustrayendo de las marcas enfrentadas la partícula “DERM” porque esta corresponde a una expresión evocativa de bacteria (sic), lo que imposibilita que se pretenda fundar una presunta confundibilidad en dicho vocablo, además resulta ser un término de uso común para identificar los productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza y que no puede ser objeto de exclusividad.
Indicó que las marcas: ALGODERM, PEPTIDERM, CETIDERM, PEDIADERM, HYDERM, G.D., KYODERM, NU DERM, TINO DERM, WINDERM, RETIDERM, VIVODERM, SUAVIDERM, LAVODERM y PLURIDERM se encuentran debidamente registradas por terceros y demuestran que la partícula “DERM” es de uso común para identificar productos de la citada Clase 5ª.
Adujo que la expresión “JUVE” en la marca de la demandante no es similar a la palabra “NUBE” de la marca solicitada, ni desde el punto de visual ni mucho menos fonético o auditivo.
Explicó que si bien es cierto que las marcas cotejadas comparten el mismo orden vocálico, también lo es que sus consonantes son diferentes, lo que otorga a cada una de ellas el grado de distintividad requerido para coexistir pacíficamente en el mercado.
Manifestó que dichas marcas son disímiles en sus unidades lingüísticas y que la marca cuestionada “NUBEDERM” presenta una clara diferencia derivada de la disparidad absoluta en las letras que la componen.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
De conformidad con lo ordenado por el artículo 180 de la Ley 1437 de enero de 2011, el 8 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Audiencia Inicial, a la cual asistieron, la sociedad ALLERGAN HOLDINGS FRANCE S.A.S., en su calidad de demandante del proceso, la SIC, en su condición de entidad demandada y el Agente del Ministerio Público.
En la audiencia se hizo un recuento de las actuaciones procesales surtidas; la demanda se interpretó como de nulidad relativa, de conformidad con el artículo 172 de la Decisión 486; enseguida se procedió al saneamiento del proceso, sobre el cual las partes intervinientes no observaron ningún vicio que pudiera acarrear nulidad procesal, por lo que el Despacho sustanciador declaró debidamente saneados los vicios de nulidad relativa de que pudiere adolecer el proceso.
Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas por la parte demandada, no se adoptó decisión al respecto.
Acto seguido se procedió a la fijación del litigio, en los siguientes términos:
Que el objeto del presente litigio consiste en determinar si las resoluciones núms. 30354 de 31 de mayo de 2011, 44959 de 29 de agosto de 2011 y 00050668 de 27 de agosto de 2012,mediante las cuales la SIC declaró infundada la oposición formulada por la demandante y concedió el registro de la marca “NUBEDERM” (nominativa), para distinguir productos de la Clase 5ª de la Clasificación Internacional de Niza, solicitada por la sociedad NUBENCO ENTERPRISES INC., tercero con interés directo en las resultas del proceso, vulneran lo dispuesto en los artículos 135, literal b) y 136, literal a) de la Decisión 486, conforme a lo expuesto por la demandante a folios 38 a 56 y a lo respondido por la demandada a folios 94 a 110.
Las partes e intervinientes manifestaron no tener objeción a la fijación del litigio en los términos expuestos.
El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto fueren conducentes...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba