Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00452-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Diciembre de 2018
| Fecha | 14 Diciembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: H.S.S. (E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00452-00
Actor: CANON KABUSHIKI KAISHA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia ENTRE EL SIGNO SOLICITADO “PIXMA” (MIXTO) Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA “PIXMANIA” (NOMINATIVA) DE LA DEMANDANTE EXISTEN SEMEJANZAS SIGNIFICATIVAS Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
La sociedad CANON KABUSHIKI KAISHA, mediante apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, en adelante CCA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 09158 de 26 de febrero de 2009, “Por la cual se niega un registro” y 15233 de 30 de marzo de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 18575 de 22 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo “PIXMA”,para distinguir los productos dela Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, así como expedir el correspondiente certificado, y publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 25 de enero de 2008 solicitó el registro como marca del signo“PIXMA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentó oposición contra el registro solicitado.
3°: Agregó que mediante la Resolución núm. 09158 de 26 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC negó el registro del signo “PIXMA” (mixto), para distinguir productos de la Clase 9ª Internacional, por cuanto consideró que era similarmente confundible con la marca “PIXMANIA” (nominativa) de la misma Clase, previamente registrada a la sociedad FOTOVISTA S.A.
4º: Señaló que contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, el de apelación, siendo resueltos de manera confirmativa; el primero de ellos mediante la Resolución núm. 15233 de 30 de marzo de 2009, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC, y el segundo mediante la Resolución núm. 18575 de 22 de abril de 2009, expedida del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.
5º: Indicó que junto con la sociedad FOTOVISTA S.A. suscribieron un acuerdo comercial con el fin de que los signos “PIXMA” (mixtO) y “PIXMANIA” (nominativo) coexistieran entre sí.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 134 de la Decisión 486 dede 14 de septiembre de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Aseguró que el signo “PIXMA” (mixto) cumple con los presupuestos exigidos en el referido artículo porque tiene fuerza distintiva suficiente respecto de otras expresiones o productos con los que eventualmente pudiera confundirse.
Señaló que emplea un diseño especial y característico para distinguir todas sus marcas, lo que les permite brindar una mayor novedad y distintividad frente a otros signos.
Sostuvo que la SIC no realizó un examen minucioso del signo solicitado debido a que omitió algunos elementos que hacen parte del mismo, esto es, el diseño especial que lo acompaña y los productos que pretende identificar en el mercado.
Alegó que la SIC, al expedir las resoluciones acusadas, violó el artículo 136, literal a) de la Decisión 486 por cuanto si bien las expresiones en disputa comparten algunas letras en común, en lo que hace referencia a su parte nominativa, también lo es que presentan diferencias en su parte gráfica, lo que permite diferenciarlos y que coexistan sin ningún tipo riesgo de confusión entre el público consumidor.
Adujo que, por lo anterior, firmaron un acuerdo de coexistencia con la sociedad FOTOVISTA S.A., que cumple con los presupuestos señalados por la doctrina y la jurisprudencia.
Mencionó que las expresiones cotejadas identifican productos diferentes, muy especializados y específicos, los cuales se ofrecen en diferentes canales de comercialización.
Manifestó que los productos que pretende identificar el signo “PIXMA” (mixto) se ofrecen en librerías y almacenes que proveen artículos de oficina, mientras que los bienes que representa la expresión “PIXMANIA” (nominativa) se comercializan en laboratorios fotográficos, almacenes de fotografía, entre otros.
Señaló que las resoluciones acusadas se encuentran falsamente motivadas.
Indicó que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violó el artículo 136, literalf) de la Decisión 486 debido a que desconoció que el 20 de noviembre de 2007 la demandante suscribió un acuerdo comercial con la sociedad FOTOVISTA S.A. a fin que las expresiones “PIXMA” y “PIXMANIA” coexistan en el mercado sin problema alguno.
Expresó que en el mencionado compromiso se estipuló que las partes no podían oponerse al uso o registro de los signos en mención y que además tomarían las medidas necesarias para minimizar la posibilidad de confusión y asociación que se llegara a presentar.
Afirmó que ha adoptado las precauciones necesarias para evitar la confusión de los productos en el público consumidor, como la utilización de diseños especiales en sus marcas.
II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La SIC se opuso a las pretensiones solicitadas por la sociedad actora, por cuanto, a su juicio, carecen de apoyo jurídico.
Señaló que el fundamento legal de los actos acusados se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria.
Expresó que el elemento denominativo es el predominante.
Indicó que el signo “PIXMA” se encuentra contenido en su totalidad en la marca “PIXMANIA” y aún cuando la segunda expresión contenga las letras “N”, “I”, “A”, comparten la mayoría de las letras, en el mismo orden y tienen la misma raíz.
Afirmó que los signos cotejados al ser pronunciados de manera completa generan similitud fonética porque la fuerza de la palabra “PIXMANIA” se encuentra en las sílabas “PIXMA”, las cuales son reproducidas en su totalidad por el signo solicitado.
Alegó que el signo “PIXMA” no tiene un significado en castellano que pueda hacer representar una idea específica, pero que ambos signos al reproducir de manera idéntica dicho vocablo y al contener la marca “PIXMANIA” la finalización “MANIA” sugiere al consumidor que se trata de la “manía del pixma”.
Anotó que por esa razón la SIC sostuvo que un consumidor promedio podría incurrir en el error de pensar que “PIXMA” se trata de una línea de productos de la sociedad demandante.
Adujo que el signo “PIXMA” es la reproducción exacta de gran parte del signo “PIXMANIA” y que el primer signo no tiene fuerza distintiva que le permita a los consumidores recordarlo de manera independiente.
Sostuvo que los productos que identifican los signos cotejados, además de estar comprendidos en el mismo nomenclátor, comparten canales de comercialización y tienen una estrecha relación entre los productos.
Mencionó que es común encontrar que en un mismo almacén especializado se comercializan cámaras fotográficas, instrumentos para la exposición, revelado procesamiento y tirada de películas y escáneres de imagen y aplicaciones para la impresión.
Señaló que en el caso concreto existe una innegable relación entre los productos que identifican a los signos cotejados porque la mayoría son de tecnología relacionada con fotos y fotocopia.
Aseguró que los acuerdos de coexistencia marcaria no conducen necesariamente a que se registren como marcas signos confundibles con otros previamente registrados, por la sola voluntad de eliminar el riesgo de confusión sin que se tomen medidas para evitar dicho riesgo.
Que, en todo caso, la Oficina encargada de registro marcario debe realizar el examen respectivo y determinar si con el registro respectivo se actúa contrariando el interés general, en atención a que la finalidad de las normas consiste en proteger a los competidores en el mercado y a los consumidores de los productos.
III.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN
A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Visto el artículo 210 del CCA, el Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de octubre de 2018, corrió traslado a las partes, para que en el término de diez (10) días presentaran sus alegatos de conclusión y le informó al Ministerio Público que podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo. Dentro del plazo, el demandante y la demandada reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de la misma.
El Ministerio Público en esta oportunidad emitió concepto, considerando lo siguiente:
Señaló que la demandante y el tercero interesado en las resultas del proceso celebraron un contrato de coexistencia el 20 de octubre de 2007, mediante el cual estipularon que la demandante utilizará el signo “PIXMA” en cuanto a dispositivos de impresión, fax, escáner, sus accesorios y software que requieran los citados equipos.
Indicó que se acordó, además, que el uso de dicho signo...
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