Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00130-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00130-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 07-02-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 07 Febrero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00130-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / ELEMENTO DENOMINATIVO DE MARCA MIXTA - Por regla general es el predominante / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca nominativa FINOL / REGISTRO MARCARIO - Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa FINOL previamente registrada en la misma clase
[O]bservada la marca mixta del tercero con interés, resulta claro que prevalece el elemento nominativo FINO PEZ por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que va a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. [ ] La Sala precisa que las marcas objeto de cotejo incluyen el término FINO que es un término laudatorio inapropiable en exclusiva y además es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, como consta en la página web de la demandada, a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. [ ] Teniendo en cuenta lo anterior, procedería la exclusión del cotejo del término FINO pero, habida cuenta que al excluirlo, quedaría tan solo la letra L para el cotejo de la marca registrada FINOL, no es posible por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINOL. [ ] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOL, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINOL.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINOSOL / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta FINOSOL previamente registrada en la misma clase
[O]bservadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINOSOL por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. En los apartes anteriores se hizo referencia a las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de las marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo y a aquellas que adicionalmente están compuestas por dos o más palabras. Adicionalmente se mencionó que el término FINO es de uso común y que se excluye del cotejo. Así las cosas el cotejo entre las marcas mixtas es como sigue [ ] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOSOL, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINOSOL.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINO / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta FINO previamente registrada en la misma clase
[O]bservadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINO por tener una mayor influencia en la mente del consumidor y determinar la impresión general que van a suscitar las marcas en los consumidores debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. En los apartes anteriores se hizo referencia a las reglas definidas en la Interpretación Prejudicial que resultan aplicables al cotejo de las marcas mixtas en las que predomina el elemento nominativo y a aquellas que adicionalmente están compuestas por dos o más palabras. Como se mencionó anteriormente, procedería la exclusión del cotejo del término FINO que es de uso común, sin embargo no es posible por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINO. [ ] si bien ambas marcas comparten el término FINO, la marca solicitada FINO PEZ está compuesta adicionalmente por el término PEZ, que es genérico lo que, aunado a los elementos gráficos, anula cualquier riesgo de confusión conceptual o ideológica entre las marcas cotejadas. En suma, una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINO, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINO.
COTEJO MARCARIO - Entre el signo mixto FINO PEZ y la marca mixta FINOLIGTH / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - Lo es FINO en la clase 29 de la Clasificación internacional de Niza / EXPRESIÓN DE USO COMÚN - No es posible su exclusión del cotejo marcario por sustracción de materia / TÉRMINO EVOCATIVO Lo es LIGTH / REGISTRO MARCARIO -Procede respecto del signo FINO PEZ para identificar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta FINOLIGTH previamente registrada en la misma clase
Para la Sala, observadas las marcas mixtas a cotejar, resulta claro que prevalece el elemento nominativo en las marcas FINO PEZ y FINOLIGHT debido a que, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y los elementos gráficos no le añaden al conjunto concepto diferente del que se extrae de la lectura del componente nominativo. La Sala precisa que la marca registrada objeto de cotejo incluye como sufijo el término LIGHT que es un término del idioma inglés, cuyo significado entiende el consumidor promedio y es sugestivo o evocativo en cuanto que este lo asocia con ciertas características del producto identificado por la marca, como es la de ser un producto bajo en calorías. Aunado a lo anterior, LIGHT es un término cuyo uso, en relación con los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, es común, como consta en la página web de la demandada , a la que ha acudido la Sala para tener mayores elementos de juicio. En efecto, a la fecha de solicitud de FINO PEZ en el año 2008, coexistían en el registro diversas marcas, que contienen la palabra LIGHT [ ] En razón de lo anterior, procedería excluir el término LIGHT, pero habida cuenta que se mencionó anteriormente que el término FINO también es de uso común, no es posible excluir ambos términos para realizar el cotejo por sustracción de materia, razón por la cual la Sala se abstendrá de disgregar la marca registrada y realizará el cotejo entre los términos FINO PEZ y FINOLIGHT. [ ] una vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada FINO PEZ y la marca registrada FINOLIGHT, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. En consecuencia el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad por cuanto no existen similitudes confundibles entre las marcas FINO PEZ y FINOLIGHT.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00130-00
Actor: INDUSTRIAS DE ACEITE S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Criterios de comparación entre marcas mixtas cuyo elemento predominante es el nominativo y marcas nominativas y mixtas en las que también prevalece el elemento nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y de asociación.
La Sala decide, en única instancia, la...
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