Sentencia nº 11001-03-24-000-2010-00498-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2010-00498-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 07-02-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 07 Febrero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2010-00498-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 228 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo nominativo YER y la marca nominativa registrada EL REY / REGISTRO MARCARIO Procede respecto del signo nominativo YER para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca nominativa EL REY previamente registrada en la misma clase
[P]ara la Sala se presentan diferencias ortográficas entre las marcas cotejadas, lo que permitirá al consumidor distinguir los productos en el mercado y su origen empresarial sin generar riesgo de confusión. Así, teniendo en cuenta que el análisis comparativo de los signos debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, esta Sala colige que entre la marca YER y la marca previamente registrada EL REY no existe similitud ortográfica. [ ] [D]e una parte, la marca solicitada a registro inicia con la letra Y que al estar seguida de una vocal se convierte un fonema consonántico palatal; de otra parte, se observa que la marca registrada inicia con la letra E que representa un fonema vocálico medio anterior, razón por la cual la pronunciación de ambas marcas difiere sustancialmente y se concluye que no existe semejanza fonética entre los signos cotejados. [ ] [E]n el caso sub examine, para la Sala no es dable comparar ideológicamente el término YER habida cuenta que no tiene un significado en el idioma español por lo que habrá de tenerse como una expresión de fantasía mientras que el término EL REY es conocido por el consumidor y significa [ ] M. soberano de un reino [ ]. En consecuencia, a juicio de la Sala no es posible derivar del cotejo de ambas palabras una similitud conceptual que pueda inducir a error a los consumidores. [ ] [U]na vez realizada la comparación de las marcas de manera conjunta y sucesiva, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que la marca solicitada YER y la marca registrada EL REY, no presentan similitud ortográfica, fonética o conceptual de la que pueda derivarse la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre el público consumidor. [ ] La Sala encuentra que por cuanto no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada, habida cuenta que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad competitiva teniendo en cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo nominativo YER y la marca mixta registrada EL REY / REGISTRO MARCARIO Procede respecto del signo nominativo YER para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por no existir similitud con la marca mixta EL REY previamente registrada en la misma clase
Como se precisó anteriormente, todas las marcas mixtas citadas como fundamento de la oposición tienen como elemento distintivo esencial la gráfica que se reproduce a continuación mientras que los demás elementos son descriptivos del producto que identifican [ ] [O]bservada la marca mixta del tercero con interés, si bien el elemento nominativo EL REY tiene una mayor influencia en la mente del consumidor porque determina la impresión general que va a suscitar las marcas en los consumidores, en este caso, son las palabras las que se fijan en la mente del consumidor y, en este caso, el elemento gráfico que consiste en una figura de un rey evoca el mismo concepto del elemento denominativo y refuerza su distintividad, razón por la cual para la Sala no hay duda que el elemento predominante es el elemento nominativo EL REY. Teniendo en cuenta que en el aparte anterior se cotejaron los elementos denominativos YER y EL REY y que la Sala concluyó que la marca solicitada YER posee la fuerza distintiva suficiente para que el consumidor pueda distinguirla de la marca previamente registrada EL REY, se cumple también para el caso del cotejo entre la marca nominativa YER y la marca mixta EL REY, el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486. [ ] [T]eniendo en cuenta las precisiones realizadas sobre la conexidad competitiva, la Sala encuentra que dado que no existe identidad o similitud entre las marcas cotejadas, de la que se pueda derivar un riesgo de confusión o asociación para el consumidor, no es necesario entrar a analizar el segundo supuesto del artículo en mención, relativo a la conexidad de los productos que identifican las marcas cotejadas, habida cuenta que la causal en mención exige del cumplimiento de los dos supuestos para su aplicación.
MARCA NOTORIA Finalidad
[S]e entiende por marca notoriamente conocida la que fuese reconocida como tal en cualquier Estado Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocida y su reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente; en la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio identificado por razón de su uso intensivo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara.
MARCA NOTORIA Afectación al principio de especialidad / MARCA NOTORIA Riesgos. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva / COTEJO MARCARIO Al no existir similitud y no presentar riesgo de confusión se permite descartar la existencia de riesgo de aprovechamiento indebido y de dilución
Teniendo en cuenta que la marca notoria rompe el principio de especialidad, debe protegerse no solo respecto de los productos o servicios que ampara, sino frente a otros productos y servicios en caso de presentarse cualquiera de los dos riesgos adicionales: aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial.[ ] Al analizar la existencia de los riesgos de dilución y de uso parasitario, esta Sección ha señalado en jurisprudencia previa que ante la ausencia de similitudes confundibles entre marcas y/o nombres comerciales cotejados no se presenta riesgo de confusión y de asociación, lo que permite a su vez descartar la existencia de riesgo de aprovechamiento indebido y de dilución. .[ ]. [L]a marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 teniendo en cuenta que la causal exige del cumplimiento de los supuestos mencionados por lo que, sin ningún otro análisis, relativo a la existencia o no del carácter notorio de la marca cuyo titular es la demandante, es dable concluir que el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 15 de diciembre de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00237-00; 14 de abril de 2016, Radicación 11001-03-24-000-2010-00267-00, ambas de la C.P. María Elizabeth García González.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 228
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2010-00498-00
Actor: FÁBRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Criterios de comparación entre marcas nominativas y mixtas cuyo elemento predominante es el nominativo. Ausencia de riesgo de confusión y de asociación.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó Fábrica de Especias y Productos El R.S. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5097 de 29 de enero de 2010, 15867 de 23 de marzo de 2010 y 30925 de 17 de junio de 2010.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Fábrica de Especias y Productos El R.S., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado general[1], presentó demanda[2] en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85[3] del Decreto 01 de 2 de enero de 1984[4], en adelante, Código Contencioso Administrativo, que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 5097 de 29 de enero de 2010, Por la cual se resuelve una solicitud de registro y 15867 de 23 de marzo de 2010, Por la cual se resuelve un recurso de reposición expedidas por la Directora de la División de Signos Distintivos; y la Resolución núm. 30925 de 17 de junio de 2010, Por la cual se resuelve un recurso de apelación expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las resoluciones mencionadas concedieron el registro de la marca nominativa YER para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza.
2. La parte demandante solicitó que, como consecuencia de la anterior declaración se ordene a la parte...
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