Sentencia nº 11001-03-24-000-2015-00122-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2015-00122-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-02-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Febrero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2015-00122-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL A |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS - Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto ZEPHYR y la marca mixta ZEPHIR / ELEMENTO EXPLICATIVO DE LA MARCA Lo es la palabra TEJIDOS / ELEMENTO EXPLICATIVO DE LA MARCA Exclusión del cotejo marcario / REGISTRO MARCARIO No procede respecto del signo mixto ZEPHYR para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza por existir riesgo de confusión o de asociación con la marca ZEPHIR previamente registrada
[E]n el presente caso se va a cotejar un signo mixto (ZEPHYR), solicitado por la actora, con otra marca mixta (ZEPHIR), previamente registrada [ ] respecto a la similitud ortográfica entre los signos ZEPHYR y ZEPHIR, la Sala advierte significativas similitudes, que pueden inducir a mayor grado de confusión, teniendo en cuenta que ambos signos coinciden en 5 letras Z- E-P- H- R y que la única diferencia radica en la Y del signo cuestionado, la cual no provee suficiente distintividad al conjunto marcario de manera que contribuya a diferenciarla de la marca previamente registrada. Referente a la similitud fonética, es preciso indicar que los signos cotejados tienen un sonido o pronunciación idéntico por cuanto la letra Y, que tiene el signo cuestionado, suena igual a la letra I de la marca previamente registrada. [ ] En cuanto a la similitud ideológica o conceptual, la Sala estima que los signos enfrentados son de fantasía porque no tienen un significado conceptual propio en el idioma castellano y no son términos de uso generalizado. Sin embargo, por ser de fantasía, como ya se dijo, no se pueden cotejar desde este aspecto. Con respecto a lo anterior, la Sala concluye que al encontrarse semejanzas significativas ortográficas y fonéticas entre el signo cuestionado y la marca previamente registrada existe riesgo de confusión directa. [ ] Adicionalmente, la Sala considera que existe riesgo de confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas similitudes antes anotadas lo que llevará al consumidor en mención a creer que los productos que distinguen ambas marcas provienen del mismo titular.
Y con fundamento en las mismas razones, la Sala concluye que también existe riesgo de asociación debido a que el consumidor puede pensar erróneamente que los productos identificados con esas marcas son de fabricantes relacionados económicamente. [ ] Por lo tanto, se cumple el primer supuesto del artículo 136, literal a) de la Decisión 486, en cuanto que la coexistencia de los signos podría generar riesgo de confusión y asociación en el consumidor. Ahora, para aplicar la causal bajo análisis, es necesario abordar el segundo supuesto, esto es, el tema de la conexión competitiva. [ ] De acuerdo con lo anterior, cabe mencionar que entre los citados productos existe una relación debido a que están incluidos en una misma clase del nomenclátor; se pueden promocionar por los mismos medios -folletos, televisión, prensa-; suelen expenderse en los mismos establecimientos, en tanto que en un mismo almacén especializado se pueden comercializar bolsos, maletas, baúles, carteras, así como vestidos, calzados y sombrerería; son complementarios y se pueden usar de manera conjunta; y sus consumidores podrían asumir que los productos en cuestión provienen del mismo empresario, en atención a la similitud de las marcas. Por lo tanto, se observa que existe conexión competitiva.
NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencia Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de febrero de 2015, Radicación 11001-03-24-000-2008-00065-00, C.P. María Elizabeth García González.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ARTÍCULO 136 LITERAL A
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ(E)
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2015-00122-00
Actor: L.V.M.
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: ENTRE EL SIGNO SOLICITADO ZEPHYR (MIXTO) Y LA MARCA PREVIAMENTE REGISTRADA ZEPHIR (MIXTA) EXISTE SIMILITUD ORTOGRÁFICA Y FONÉTICA Y UNA RELACIÓN ENTRE LOS PRODUCTOS QUE DISTINGUEN.
La sociedad LOUIS VUITTON MALLETIER, mediante apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener las siguientes declaraciones:
1ª. Son nulas las resoluciones núms. 7261 de 11 de febrero de 2014, "Por medio de la cual se decide una solicitud de registro marcario con extensión territorial", expedida por la Directora de Signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante SIC; y 55191 de 16 de septiembre de 2014, "Por la cual se resuelve un recurso apelación", expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de dicha entidad.
2ª. Que, a título de restablecimiento del derecho, se le conceda el registro como marca del signo ZEPHYR (mixto), para distinguir los productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, así como publicar la sentencia que se dicte en el proceso, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO
I.1. La actora en la demanda, señaló como hechos relevantes, los siguientes:
1º: Que el 25 de julio de 2013, solicitó el registro con extensión territorial del signo ZEPHYR (mixto), para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.
2°: Que el 15 de agosto de 2013 fue publicada la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.
3°: Agregó que publicado el extracto en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad SAENZ E HIJOS S. EN C. presentó oposición a la solicitud del signo ZEPHYR (mixto), con fundamento en su marca ZEPHIR (mixta) para identificar productos comprendidos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.
4º: Señaló que mediante la Resolución núm. 7261 de 11 de febrero de 2014, la Directora de Signos Distintivos de la SIC declaró fundada la oposición presentada por la sociedad SAENZ E HIJOS S. EN C. y le negó el registro del signo "ZEPHYR" (mixto), que identifica productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, por considerar que resultaba confundible con la marca ZEPHIR (mixta), que ampara productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación.
5º: Mediante la Resolución núm. 55191 de 16 de septiembre de 2014, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación de manera confirmativa.
I.2.- Fundamentó, en síntesis, los cargos de violación, así:
Expresó que la SIC, al expedir las resoluciones demandadas, violó el artículo 136 de la Decisión 486, porque el signo ZEPHYR (mixto) no es idéntico ni existe similitud capaz de generar riesgo de confusión o de asociación con la marca ZEPHIR (mixta).
Señaló que para poder dar aplicación a la causal de irregistrabilidad, que trata la norma comunitaria, deben configurarse dos presupuestos exigidos por la ley, los cuales son: i) la identidad o semejanza entre los signos en disputa, condicionada a que el uso de la marca solicitada pueda causar confusión o asociación y, ii) la identidad o vinculación entre los productos o servicios distinguidos por las marcas de manera que su uso en el comercio derive confusión o asociación.
Manifestó que en el presente caso no se cumplen esos presupuestos, debido a que los signos en disputa no son idénticos y no existe similitud en los productos capaz de generar riesgo de confusión o asociación comercial.
Agregó que la SIC al hacer el análisis de registrabilidad del signo por ella solicitado, ZEPHYR (mixto), no tuvo en cuenta que lo que se pretende identificar son productos que se encuentran en un mercado diferente al de la marca ZEPHIR (mixta); y que su target (sic) son personas de alto nivel económico, que son conocedoras y están familiarizadas con L.V..
Añadió que los signos cotejados están dirigidos a consumidores distintos, debido a que los productos identificados con el signo solicitado constituyen bienes de lujo y, por lo tanto, se dirigen a consumidores especializados, mientras que los productos referidos con la marca ZEPHIR (mixta) van dirigidos al consumidor medio.
Afirmó que en virtud del criterio denominado consumidor especializado, aun cuando dos marcas sean similares e identifiquen la misma clase o clases afines, dicha circunstancia no implica que en todos los casos exista riesgo de confusión, que es precisamente lo que ocurre en este caso.
Precisó que los productos que pretende identificar el signo solicitado corresponden a la Clase 18 Internacional, como son: [ ] maletas, bolsos, billeteras, baúles y en general elementos usados para viajar [ ], que son completamente diferentes a aquellos identificados por la marca previamente registrada en la Clase 25 Internacional. Además, ZEPHYR (mixto) se usa en las etiquetas de las maletas y maletines, pero no se aplica sobre el producto, puesto que están identificados con el signo L.V., lo que hace improbable que se presente riesgo de confusión en el consumidor.
Adujo que a pesar de que ambos productos se comercialicen por el mismo medio, en el presente caso los establecimientos de comercio donde se vende cada producto no son los mismos, debido a que los de marca LOUIS VUITTON ZEPHYR se venden exclusivamente mediante tiendas oficiales de L.V., frecuentadas por consumidores especializados, lo cuales son absolutamente conscientes de las diferencias con los productos ZEPHYR y su origen empresarial. De ahí que no se genere riesgo de confusión...
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