Sentencia nº 11001-03-24-000-2012-00251-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 7 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2012-00251-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 07-03-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 07 Marzo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2012-00251-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 230 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / COTEJO MARCARIO – Entre el signo nominativo BOTOSES para identificar productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza y la marca nominativa BOTOX previamente registrada en la misma clase / REGISTRO MARCARIO – Procede frente al signo nominativo BOTOSES al no existir similitud con la marca nominativa BOTOX
La Sala concluye, a partir de lo anterior, que no se presenta una similitud confundible, entre las marcas cotejadas, respecto del punto de vista ortográfico teniendo en cuenta las diferencias que presentan respecto del número de sílabas que las conforman, la extensión de las palabras, la secuencia de las vocales y consonantes y sus desinencias. […] La Sala observa, luego de revisar el formulario de solicitud del expediente administrativo y los registros de las marcas objeto de cotejo, que las marcas cotejadas se presentan en letra mayúscula y no incluyen una tilde. No obstante, la Sala apunta que es de conocimiento generalizado que el término BOTOX se pronuncia como una palabra grave con el acento en la primera sílaba, pero no es posible hacer la misma afirmación respecto de la marca BOTOSES razón por la cual no es posible afirmar la semejanza o diferencia en las sílabas tónicas de las marcas. Ahora bien, al pronunciar las palabras BOTOSES y BOTOX la diferencia en su extensión y sus terminaciones genera una pronunciación distinta. A pesar de que comparten la partícula “BOTO” la fonética de la sílaba “SES” frente a aquella de la letra “X” difiere. Así las cosas, a juicio de la Sala no se presenta una similitud confundible, entre las marcas cotejadas, respecto del punto de vista fonético. […] La marca solicitada, BOTOSES, carece de significado alguno conocido mientras que el demandante, en su escrito de demanda, indicó que BOTOX es una marca que refiere a la Toxina Botulínica Tipo A, de lo que se desprende que la marca BOTOX está conformada por la unión de la primera sílaba de las palabras “Botulínica” y “Toxina”. Esto se confirma en el Diccionario de la Real Academia Española, en el que se encuentra la palabra “bótox” relacionada con la siguiente definición: “[…] De Botox®, marca registrada. // m. Quím. T. bacteriana utilizada en cirugía estética […]”. Teniendo en cuenta que no es posible comparar los términos BOTOSES y BOTOX desde el punto de vista conceptual no es dable afirmar la existencia de confusión desde el punto de vista conceptual o ideológico. Realizado el cotejo de BOTOSES y BOTOX, teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias, la Sala concluye que no se cumple el primer supuesto de la causal de irregistrabilidad analizada en cuanto que las similitudes que pudieren existir desde el punto de vista ortográfico, fonético o conceptual, entre las marcas BOTOSES y BOTOX, no son suficientes para generar riesgo de confusión en el consumidor.
MARCA NOTORIA – Concepto / MARCA NOTORIA – Afectación del principio de especialidad / MARCA NOTORIA – Riesgos. Aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria y dilución de su fuerza distintiva / REGISTRO MARCARIO – Procede respecto del signo BOTOSES al no existir riesgo de confusión o de asociación con la marca BOTOX
En el caso sub examine, se comprobó que no existe riesgo de confusión o de asociación entre las marcas BOTOSES y BOTOX, y dado que no se presenta una reproducción, imitación, traducción o transcripción de la primera por parte de la segunda, no es dable concluir la existencia de los riesgos de aprovechamiento indebido y de dilución. C. de lo anterior, la marca solicitada no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 teniendo en cuenta que la causal exige del cumplimiento de los supuestos mencionados por lo que, sin ningún otro análisis, relativo a la existencia o no del carácter notorio de la marca BOTOX, cuyo titular es la parte demandante, la Sala desestimará los argumentos de la parte demandante, motivo por el cual, el cargo estudiado no tiene vocación de prosperidad.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL G / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 136 LITERAL H / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 224 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 225 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 226 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 228 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 230
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., siete (7) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2012-00251-00
Actor: ALLERGAN INC
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO – SIC
Referencia: Acción de Nulidad Relativa
Referencia: Riesgo de confusión y asociación entre marcas nominativas. Protección de la marca notoria y riesgos adicionales frente a los cuales se protege esta marca.
SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
La Sala decide, en única instancia, la demanda que presentó Allergan Inc. contra la Superintendencia de Industria y Comercio para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23704 de 11 de julio de 2008, 31538 de 27 de agosto de 2008 y 22985 de 20 de abril de 2012.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y, iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
- ANTECEDENTES
La demanda
- Allergan Inc., en adelante la parte demandante, por intermedio de apoderado[1], en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138[2] de la Ley 1437 de enero 18 de 2011[3], en adelante el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, presentó demanda[4] que se interpreta en ejercicio de la acción de nulidad relativa, prevista en el artículo 172[5] de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina[6], en adelante la Decisión 486, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la parte demandada, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 23704 de 11 de julio de 2008, “Por medio de la cual se decide una solicitud de registro de marca”, y 31538 de 27 de agosto de 2008, “Por el cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio y, la Resolución núm. 22985 de 20 de abril de 2012, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. Las mencionadas resoluciones concedieron el registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza
- La parte demandante solicitó que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se cancele la solicitud de registro de la marca nominativa BOTOSES para identificar productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza
Pretensiones
- La parte demandante solicitó que se reconozcan las siguientes pretensiones[7]
“[…]
- Que se declare nula la Resolución No. 23704, dictada por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 11 de julio de 2008, por medio de la cual:
a) Se declaró infundado el Escrito de Oposición presentado por la sociedad ALLERGAN, INC, en contra de la solicitud de registro de la marca BOTOSES (Nominativa) en la Clase 3, a nombre de SESDERMA COLOMBIA S.A.; y
b) Se concedió el registro de la marca solicitada BOTOSES (Nominativa), para identificar "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos." en la Clase 3 Internacional, solicitada por SESDERMA COLOMBIA S.A.
- Que se declare nula la Resolución No. 31538, dictada por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 27 de agosto de 2008, por medio de la cual:
a) Se confirmó en todas sus partes la Resolución No. 23704 de 11 de julio de 2008;
b) Se concedió subsidiariamente el Recurso de Apelación interpuesto por la sociedad ALLERGAN, INC.
- Que se declare nula la Resolución No. 22985 dictada por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio el día 20 de abril de...
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