Sentencia nº 11001-03-24-000-2011-00121-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 14 de Febrero de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2011-00121-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 14-02-2019)
| Sentido del fallo | NIEGA |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 14 Febrero 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2011-00121-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 – ARTÍCULO 191 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 603 / CÓDIGO DE COMERCIO – ARTÍCULO 607 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS Registro / COTEJO MARCARIO Entre el signo mixto SAN CARLOS y el nombre comercial nombre comercial INGENIO SANCARLOS / NOMBRE COMERCIAL Concepto / MARCA DERIVADA Lo es el signo mixto SAN CARLOS / REGISTRO MARCARIO Procede respecto del signo mixto SAN CARLOS para identificar productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza por ser distintivo
[E]s claro que la marca SAN CARLOS, objeto de los actos acusados, corresponde a una aproximación o derivación de una marca ya protegida en el registro, respecto de la cual ostenta un derecho adquirido la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. Ahora bien, la Sala advierte que la oposición que se ha formulado contra el registro de la marca SAN CARLOS, fundada en el nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, se dirige únicamente frente a su elemento distintivo central - la denominación SAN CARLOS -, el cual fue registrado previamente y por ende ya está protegido en el ámbito marcario, pero no ataca las variaciones ni los elementos accesorios de la marca, de tal suerte que la misma no tiene vocación de prosperar. Con todo, respecto de estos últimos elementos, es evidente que no existe riesgo de confusión entre la marca mixta censurada y el nombre comercial de la demandante. A lo anterior debe agregarse que el primer registro marcario data de 28 de julio de 1999 y que solo después de casi cuatro años (mayo de 2003) es que la sociedad demandante cuestionó ante la SIC, no este registro, sino la solicitud de uno derivado del mismo por la existencia de su nombre comercial INGENIO SAN CARLOS, hecho que permite inferir que durante ese lapso de tiempo no se ha presentado ningún riesgo de confusión entre tales signos distintivos. En este orden, es claro que si la marca SAN CARLOS, previamente registrada, ha venido coexistido pacíficamente en el mercado con el nombre comercial de la demandante, es viable también que la marca ahora cuestionada, que consiste en una derivación de la primera con apenas unas variaciones no sustanciales, coexista igualmente con aquél. Además, debe ponerse de relieve que no existe prueba alguna que demuestre que la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. obró de mala fe o con el propósito de realizar actos de competencia desleal cuando solicitó y obtuvo el primer registro de la marca SAN CARLOS. Siguiendo el hilo conductor de estas consideraciones, la Sala no encuentra que exista violación de las normas invocadas como infringidas, en tanto que la marca mixta SAN CARLOS es distintiva y no se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad alegada.
MARCA DERIVADA Concepto / MARCA DERIVADA Presupuestos para su registro / OPOSICIÓN AL REGISTRO DE UNA MARCA DERIVADA Carácter limitado
[E]l propietario de una marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y por tanto, del derecho previamente adquirido, siempre que se reúnan dos condiciones: la primera, que la nueva solicitud comprenda la misma marca con variaciones no sustanciales, y la segunda, que los productos reivindicados en la solicitud correspondan a los amparados por la marca ya registrada. Además, conforme al criterio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la oposición al registro de una marca derivada tiene un carácter limitado, en cuanto que los obstáculos que se formulen a éste sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal de la marca, el cual, por estar previamente registrado y por ende protegido, no es susceptible de discusión. De esta forma, si frente a los nuevos elementos existe la posibilidad de riesgo de confusión entre el público consumidor, el signo no podrá ser registrado como marca.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 136 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 190 / DECISIÓN 486 DE 2000 ARTÍCULO 191 / CÓDIGO DE COMERCIO ARTÍCULO 603 / CÓDIGO DE COMERCIO ARTÍCULO 607
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2011-00121-00
Actor: INGENIO SAN CARLOS S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Referencia: REGISTRABILIDAD DE LA MARCA DERIVADA SAN CARLOS EN LA CLASE 30 INTERNACIONAL
La Sala decide en única instancia la demanda[1] interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho -que se interpretó como acción de nulidad relativa- por la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. contra las resoluciones números 00021113 de 30 de julio de 2003, 6651 de 30 de marzo de 2004 y 00058638 de 27 de octubre de 2010, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante la SIC), mediante las cuales, respectivamente, se declaró infundada la oposición presentada por la demandante y se concedió el registro de la marca mixta SAN CARLOS a la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, y se resolvieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra el primer acto, confirmándolo.
1.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (interpretada como de nulidad relativa), para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones:
2.1. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concede el registro de la Marca de productos mixta SAN CARLOS para distinguir PRODUCTOS de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
2.2. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 6651 del 30 de Marzo de 2004, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, por medio de la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, también proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos.
2.3. Se declare la Nulidad de la Resolución No. 00058638 del 27 de Octubre de 2010, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se confirma la decisión contenida en la Resolución No. 00021113 del 30 de Julio de 2003, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, confirmando la concesión del Registro de la Marca SAN CARLOS, para distinguir productos de la Clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza, específicamente AZÚCAR, CACAO, TAPIOCA, SAGU, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS, MIEL, JARABE DE MELAZA Y TODOS LOS DERIVADOS DEL AZÚCAR.
2.4. Igualmente y como consecuencia de las nulidades anteriores, solicito se hagan las siguientes declaraciones:
2.4.1. Ordenar a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negar el registro de la marca SAN CARLOS para identificar productos comprendidos en la Clase No. 30 Internacional, concedido dentro del Expediente No. 02 77487.
2.4.2. En concordancia con la petición anterior, sírvase cancelar el Certificado de Registro No. 413123, que corresponde al Registro de la marca SAN CARLOS en la Clase 30 cuyo titular es la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
2.4.2. (sic) Por lo tanto solicito se sirva ordenar la inscripción de la cancelación del Certificado de registro No. 413123 asignado a la marca SAN CARLOS en la clase 30 y el archivo del respectivo expediente.
2.5. Así mismo solicitamos se sirva comunicar la Sentencia que se profiera en el presente proceso y se expida copia de la misma, ordenando a dicha entidad proceder a su publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
2.6. Igualmente se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo la resolución correspondiente, en la cual se tomen las medidas necesaria para su cumplimiento, todo de acuerdo al Artículo 176 del Código Contencioso Administrativo[2].
1.1.2. Fundamentos de hecho
Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:
El 2 de septiembre de 2002 la SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. solicitó el registro de la marca SAN CARLOS (mixta), bajo el expediente 02 077487, para distinguir los siguientes productos de la Clase No. 30 de la Clasificación Internacional de Niza: AZÚCAR, CACAO, TAPIOCA, SAGU, HARINAS Y PREPARACIONES HECHAS DE CEREALES, PAN, PASTELERÍA Y CONFITERÍA, HELADOS, MIEL, JARABE DE MELAZA Y TODOS LOS DERIVADOS DEL AZÚCAR.
Una vez publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la sociedad CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. formuló oposición a la misma, con base en la titularidad del nombre comercial INGENIO SANCARLOS S.A.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 00021113 de 30 de julio de 2003, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado. La SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra esta decisión.
El primero fue resuelto por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio a través de la Resolución número 6651 de 30 de marzo de 2004, en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso subsidiario de apelación.
Por su parte, el recurso de...
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