Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00031-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 4 de Marzo de 2019 (caso SENTENCIA nº 11001-03-24-000-2008-00031-00 de Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) del 04-03-2019)
| Sentido del fallo | ACCEDE |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
| Fecha | 04 Marzo 2019 |
| Número de expediente | 11001-03-24-000-2008-00031-00 |
| Normativa aplicada | DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150 |
PROPIEDAD INDUSTRIAL / MARCAS – Registro / EXAMEN DE REGISTRABILIDAD – Del signo mixto ETBE para distinguir aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza / SIGNO DESCRIPTIVO – Lo es ETBE al informar los ingredientes o composición del aditivo para combustible que identifica / COMPUESTO QUÍMICO – Lo es el denominado éter etil tert-butílico con siglas ETBE / REGISTRO MARCARIO – Improcedencia frente al signo ETBE por ser una expresión descriptiva sin fuerza distintiva
[E]ncuentra la Sala que la marca cuestionada está compuesta exclusivamente, desde el punto de vista nominativo (que es el predominante), por una indicación que corresponde al compuesto químico del producto que identifica consistente en un aditivo para combustible, de acuerdo con la nota explicativa de la marca. En efecto, la expresión ETBE corresponde a la sigla del compuesto químico denominado éter etil tert-butílico, según dan cuenta los documentos aportados con la demanda, cuyo contenido no ha sido desvirtuado por la entidad demandada. Entre tales documentos, se encuentra el titulado “Simulación del Proceso de Producción del Éter Etil Tert-Butílico (ETBE). Influencia de la Relación Etanol/Isobuteno”, […] Igualmente, en el documento titulado “Alcohol Carburante: actualidad tecnológica” se menciona al etil terbutil éter con la sigla ETBE, refiriéndose al mismo como componente en los combustibles oxigenados. Así mismo, el compuesto químico denominado ETBE también figura en documentos como el titulado “Programa Nacional de Oxigenación de las Gasolinas con Etanol Anhidro”, elaborado por Ecopetrol S.A. En este contexto, para la Sala es claro que la marca objeto de censura consiste exclusivamente en una expresión que informa directamente acerca de los ingredientes o la composición del producto que identifica, de tal suerte que corresponde a un signo meramente descriptivo del mismo. Esta expresión descriptiva no tiene fuerza distintiva, pues el consumidor al observarla no la reputará como marca del producto sino como un elemento de información adherido al mismo relacionada con sus componentes. Además, es preciso señalar que, por corresponder exclusivamente al nombre del compuesto químico del producto que identifica la marca, la denominación ETBE no puede ser apropiada de manera exclusiva por un solo empresario. En efecto, al permitirse el registro de la marca se generaría la imposibilidad para los demás empresarios de los productos de la Clase 4 Internacional de utilizar tal denominación con miras a explicar que éstos, independientemente de la marca que los identifique, contienen en su fórmula éter etil tert-butílico (ETBE).
SIGNO DESCRIPTIVO – Concepto / SIGNO DESCRIPTIVO – Registro
Los signos descriptivos I. de manera exclusiva acerca de las características y propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva cuando al formular la pregunta ¿cómo es?, en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. El signo descriptivo no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o un servicio o cualquiera de sus propiedades o características. En ese sentido, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos que sean exclusivamente designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo.
SIGNO GÉNERICO – Concepto / SIGNO GÉNERICO – Registro
La denominación genérica determina el género del objeto que identifica, por lo cual no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. Los signos genéricos en principio carecen de aptitud distintiva, ya que si bien conceptualizan a los propios productos y servicios no sirven para individualizarlos. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando precisamente la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de signos cuando consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico del producto o servicio, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto en tanto que el mismo en su conjunto resulte suficientemente distintivo
SIGNO ENGAÑOSO – Concepto / SIGNO ENGAÑOSO – Registro
[E]l literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece la irregistrabilidad de los signos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto. Esta prohibición tiene como objetivo resguardar el orden público amparando, por un lado, al consumidor, a efectos de proteger su autonomía y evitar que incurra en error al elegir y utilizar un determinado producto o servicio por estimar, equivocadamente, que adquiere uno de ciertas características o de determinada procedencia, cuando en realidad se hace de otro diferente que no tiene las especificidades deseadas o requeridas; y, por otro, protegiendo al productor, pues cuando se prohíbe el registro de signos engañosos, se impide o evita el uso de prácticas desleales de comercio que menoscaben el legítimo posicionamiento que hayan logrado en el mercado productos identificados con marcas de las cuales es éste titular.
FUENTE FORMAL: DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL A / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 134 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL B / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL E / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL F / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 135 LITERAL I / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA – ARTÍCULO 150
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00031-00
Actor: GRUPO GIULETI S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC
Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD
Referencia: IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA ETBE PARA PRODUCTOS DE LA CLASE 4ª.
La Sala decide en única instancia la demanda[1] interpuesta en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por la sociedad GRUPO GIULETI S.A. contra la Resolución núm. 00067 de 14 de enero de 2004, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se concedió el registro de la marca mixta ETBE a favor de la sociedad LUDECOL LTDA. para distinguir productos comprendidos en la Clase 4ª de la Clasificación Internacional de Niza.
1.- ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La sociedad demandante, a través de apoderado, presentó demanda de nulidad ante esta Corporación para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:
1.1.1. Pretensiones
“1.1. Que es nula la Resolución 00067 del 14 de enero de 2014, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual concedió registro para la marca ETBE & DISEÑO para identificar aditivo ecológico para combustible, aceites y grasas industriales, productos comprendidos en la clase 4ª de la Octava Edición de la Clasificación Internacional de Niza.
1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar el registro 278.415 de la marca ETBE & DISEÑO en la clase 4ª Internacional de Niza.
1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.”[2] (C. del texto original)
1.1.2....
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