Sentencia nº 11001-03-24-000-2008-00407-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Noviembre de 2018
| Fecha | 19 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001 - 03 - 24 - 000 - 2008 - 00407 - 00
Actor: SAO PAULO ALPARGATAS S.A
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
Referencia : REGISTRO MARCARIO - EXAMEN DE REGISTRABILIDAD - CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD - REGLAS DE COTEJO. MARCAS EN CONFLICTO: ANAVANA (MIXTA) Y HAVAIANAS (MIXTA).
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad relativa, presentó la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A, por medio de apoderado judicial, en contra de las Resoluciones 036358 del 31 de octubre de 2007, 42227 del 17 de diciembre de 2007 y 8887 del 27 de marzo de 2008 a través de las cuales la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO concedió el registro de la marca ANAVANA (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 25 del nomenclátor de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la señora A.V.A. DIEZ.
I-. ANTECEDENTES
I.1. La demanda
Mediante escrito radicado ante la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la sociedadSAO PAULO ALPARGATAS S.A presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad relativa consagrada en el artículo 172 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio, con miras a obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“[…] 2.1 Que se declare la nulidad de la Resolución No 36358 del 31 de octubre de 2007, proferida por la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que concedió a favor de la señora A.V.A.D. el registro de la marca ANAVANA (MIXTA) para amparar “vestidos, calzado, sombrerería”, productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, y declaró infundada la oposición presentada por mi representada, SAO PAULO ALPARGATAS S.A.
2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución No 42227 del 17 de diciembre de 2007, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por SAO PAULO ALPARGATAS S,A, y confirmó la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007.
2.3 Que se declare la nulidad de la Resolución No 8887 del 27 de marzo de 2008, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por SAO PAULO ALPARGATAS S.A, y confirmó la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007.
2.4 Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio cancelar al registro de la marca ANAVANA (MIXTA), en clase 25, Certificado No 351.906 a nombre de A.V.A. DIEZ.
2.5 Que se ordene la publicación de la Sentencia que se profiera en el presente caso, en la Gaceta de Propiedad Industrial.
2.6 Que se ordene a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio dictar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, en la cual se adopten las medidas necesarias para su cumplimiento, tal como se establece en el Articulo 176 del Código Contencioso Administrativo . […]”
I.2. Los hechos
Manifestó que el 22 de septiembre de 2006 la señora A.V.A. DIEZ solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca ANAVANA (MIXTA) para amparar productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, solicitud que se tramitó en el expediente administrativo No 06 95462.
Expresó que la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A oportunamente presentó oposición al registro de la marca ANAVANA (MIXTA), con fundamento en el registro de la marca HAVAIANAS (MIXTA), clase 25, certificado 269109, dadas sus similitudes gráficas, ortográficas y fonéticas, con base en lo dispuesto en los artículos 134, 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Indicó que a través de la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro de la marca.
Aseveró que la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. oportunamente presentó los recursos de reposición y, en subsidio, apelación en contra de la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007, argumentando que: “[…] la marca solicitada reproduce casi en su totalidad la composición ortográfica de la marca opositora HAVAIANAS, dado que tiene casi la misma secuencia de vocales y similares consonantes, dispuestas en similar orden (…) y al amparar los mismos productos, el consumidor al entrar en contacto con las marcas va confundirse, considerando que tienen el mismo origen empresarial afectando de esta manera los intereses de los consumidores y los de mi representada […]”.
Señaló que la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de industria y Comercio resolvió confirmar, mediante Resolución 42227 del 17 de diciembre de 2007, la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007. Igualmente en esta misma Resolución, decidió conceder el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria ante el Superintendente para la Propiedad Industrial.
Informó que el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió mediante Resolución 8887 del 27 de marzo de 2008 confirmar la decisión contenida en la Resolución 36358 del 31 de octubre de 2007.
I.3.- Los fundamentos de derecho y el concepto de violación
Manifestó que la Superintendencia de Industria y Comercio con las resoluciones demandadas violó los artículos 134, literales a) y b) del artículo 135 y literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues la marca ANAVANA es semejante a la anteriormente registrada por el accionante e identifica los mismos productos de la marca inicialmente registrada.
Expresó que es incoherente que la Superintendencia de Industria y Comercio haya concedido el registro de la marca ANAVANA a pesar de que existe la marca HAVAIANAS, similarmente confundible, la cual fue previamente registrada para distinguir los mismos productos.
Manifestó que la Superintendencia reconoció que las palabras comparten el mismo número de sílabas, sin embargo, consideró que las marcas no son similarmente confundibles por las diferencias en la secuencia de vocales. Disiente sobre este asunto, aclarando que la “i” que hace parte de su marca y la razón por la cual la Superintendencia considera que las marcas son diferentes, hace parte de un diptongo, lo cual significa que es pronunciada en la misma que la A y por lo tanto, su pronunciación es débil “IA”.
Adujo que la palabra HAVAIANA comparte una alta similitud fonológica con la palabra ANAVANA derivado de la coincidencia entre disposición de las vocales y localización del nucleó silábico entre las sílabas que conforman las palabras.
Aseveró que en el presente caso no se está cuestionando la susceptibilidad de representación gráfica del signo ANAVANA, sino que la Superintendencia de Industria y Comercio procedió erradamente al conceder el registro de la misma en la clase 25, pues no cumple con el segundo y más importante requisito, esto es, la distintividad.
Afirmó que la palabra ANAVANA no es distintiva desde el aspecto extrínseco, pues es similarmente con la marca anteriormente registrada HAVAIANA, bajo el certificado 269109.
Recordó que la fábrica SAO PAULO ALPARGATAS S.A fue fundada en 1907, la cual desde su inicio se dedicó a la fabricación de alpargatas rueda, lona y encerados, y que en 1962, lanzó la marca HAVAIANAS en Brasil, para identificar sandalias hechas en caucho.
Concluyó que las marcas en conflicto se relacionan competitivamente, pues comparten los mismos canales de comercialización y la misma naturaleza o finalidad del mercado.
II.- ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES Y PERSONAS VINCULADAS
AL PROCESO
II.1. INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO-. Mediante auto del 21 de octubre de 2009, el Despacho sustanciador tuvo por contestada la demanda presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por no haberse acompañado el respectivo poder para actuar.
II.2. INTERVENCIÓN DE A.V.A. DIEZ. La tercera con interés en las resultas del proceso, mediante apoderado, indicó que remitiéndose a las reglas establecidas por el Tribunal Andino de Justicia, para evaluar el grado de confundibilidad entre dos signos, con relación a la similitud ortográfica, fonética y visual, necesariamente se concluye que no existen raíces ni terminaciones comunes, sumándose a la carencia de similitud ideológica, que aunque en este caso no se ha analizado por su evidente carencia, es bueno resaltar que la palabra ANAVANA por sí misma no crea en la mente del consumidor ninguna idea o concepto, en cambio la palabra HAVAIANAS conceptualiza en la mente del consumidor un sitio geográfico. A todo lo anterior se suma el elemento gráfico que es totalmente diferente.
III. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial 285-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015 , en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular, en particular sobre los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de...
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