Sentencia nº 11001-03-24-000-2009-00559-00 de Consejo de Estado - Sala Contenciosa Administrativa - SECCIÓN PRIMERA, de 19 de Noviembre de 2018
| Fecha | 19 Noviembre 2018 |
| Emisor | SECCIÓN PRIMERA |
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-24-000-2009-00559-00
Actor: TROLLI IBÉRICA S.A Y MEDERER GMBH
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Referencia: Reiteración de Jurisprudencia - Cancelación por no uso de registro marcario / Uso real y efectivo de la marca - Uso de marcas figurativas en conjunto con otros signos no diluye su capacidad distintiva.
La Sala decide, en única instancia, la demanda que, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentaron Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se declare la nulidad de las resoluciones núms. 6177 de 17 de febrero de 2009, 18118 de 20 de abril de 2009 y 36007 de 17 de julio de 2009.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
Trolli Ibérica S.A y Mederer Gmbh, en adelante las partes demandantes, por intermedio de apoderado especial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, establecida en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, presentaron demanda contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en adelante la demandada, para que se declare la nulidad de: i) las resoluciones núms. 6177 de 17 de febrero de 2009, “Por la cual se decide la cancelación por no uso del registro de una marca” y 18118 de 20 de abril de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”, expedidas por la Jefe de la División de Signos Distintivos; y ii) la Resolución núm. 36007 de 17 de julio de 2009, “Por la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de las cuales se negó la cancelación total por no uso de la marca FIGURATIVA identificada con número de registro 281110, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en adelante la Clasificación Internacional de Niza, pero se accedió a la petición subsidiaria del solicitante de ordenar la cancelación parcial del registro marcario.
Las partes demandantes, solicitaron, a título de restablecimiento de derecho, que se ordene a la parte demandada cancelar por no uso el registro de la marca en mención.
Pretensiones
Las partes demandantes solicitaron que se les reconozcan las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 6177 de 17 de febrero de 2009, proferida por la División de Signos Distintivos, en el expediente administrativo Nº 03-075029, mediante la cual niega la cancelación TOTAL por no uso del certificado de registro de marca Nº 281110, correspondiente a la marca FIGURATIVA, en la clase 30 de la clasificación internacional de marcas, dejando su vigencia para identificar los siguientes productos “dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería”.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la resolución Nº 18118 de fecha 20 de abril de 2009, proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 6177 de 17 de febrero de 2009.
TERCERA: Que se declare la nulidad de la resolución número 36007 de 17 de julio de 2009, proferida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 6177.
CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, se ordene la cancelación total por no uso del registro de la marca FIGURATIVA, clase 30, certificado de registro Nº 281110.
QUINTA: Que se ordene comunicar las anteriores declaraciones a la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se sirva dar aplicación al artículo 176 del C.C.A.
SEXTA: Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicación en la Gaceta de propiedad industrial […]”.
Presupuestos fácticos
Las partes demandantes indicaron, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar sus pretensiones:
T. Ibérica S.A y Mederer Gmbh solicitaron la cancelación por no uso del certificado de registro núm. 281110, correspondiente a una marca FIGURATIVA registrada para identificar productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y cuyo titular es Procaps S.A.
La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009, negó la cancelación total del registro marcario, pero ordenó su cancelación parcial quedando exclusivamente para identificar “[…] dulces, gomas, bombones y todo tipo de productos de confitería, productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza […]”.
T. Ibérica S.A y M.G. interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, apelación, contra la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009.
La Directora de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución núm. 18118 de 20 de abril de 2009, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009 y conceder el recurso de apelación.
El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la Resolución núm. 36007 de 17 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la Resolución núm. 6177 de 17 de febrero de 2009.
Norma violada
Las partes demandantes, adujeron la violación del artículo 165 de la Decisión 486 de 14 de septiembre 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en adelante Decisión 486.
Concepto de la violación
Las partes demandantes, en síntesis, expusieron los cargos de violación así:
Señalaron que “[…] el uso no se probó respecto de la marca en la forma como se encuentra registrada, es decir en su forma FIGURATIVA, sino que se aportó como única prueba de uso respecto de la marca FIGURATIVA, un cd que contiene la fotografía de una etiqueta en la cual aparecen las palabras TROLLI CLASSIC BEARS, acompañadas de la figura registrada como marca, bajo certificado número 281110 […]”.
Indicaron que “[…] dentro del expediente no aparecen pruebas ni de facturas, ni certificación de revisoría fiscal en donde conste que el signo TROLLI CLASSIC BEARS, tenga incorporada la figura cuya nulidad se está demandando, ni aparece una sola prueba del uso real y efectivo de la marca FIGURATIVA, en las condiciones exigidas por la Decisión 486 y la legislación nacional en materia probatoria. En estas condiciones, resulta que no se probó el uso en las condiciones exigidas por la legislación comunitaria andina […]”.
Agregaron que “[…] se desprende que es un elemento esencial de la marca el hecho de que la misma sea una marca mixta, nominativa o figurativa; ésta no es una calificación al azar, y el hecho de que la misma constituya una marca FIGURATIVA, una marca MIXTA o una marca NOMINATIVA la identifica, y por tanto, al tratarse de un elemento definitivo e identificado, no puede probarse el uso de una marca mixta a través de su denominación, ni puede probarse el uso de una marca FIGURATIVA, con una marca MIXTA, más aún, si como ocurre en este caso en ninguna parte se hubiera incorporado la figura objeto de la solicitud de cancelación […]”.
Contestación de la demanda
La parte demandada, por intermedio de su apoderado especial, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones solicitadas por las partes demandantes en los términos descritos a continuación.
Afirmó que los actos acusados fueron expedidos con sujeción a la normativa vigente sobre la materia, esto es, la Decisión 486.
Señaló que “[…] contrario a lo que sostiene el actor y conforme se indicó en las resoluciones atacadas y se indica en esa instancia, la sociedad Procaps S.A dentro del trámite administrativo correspondiente, probó el uso de la marca figurativa con certificado de registro No. 281110 con respecto a los productos que esta marca ampara […].
Manifestó en relación con la presentación de la marca y marca registrada, que “[…] En las facturas aportadas se observa una casilla relativa a los productos adquiridos donde se hace referencia a los de marca TROLLI con la expresión adicional CLASSIC BEARS que los ayuda a diferenciar en el comercio. Ahora, conforme la aclaración que hizo el apoderado de la sociedad PROCAPS S.A, los productos que hacen relación a la marca FIGURATIVA registrada, se acompañaron de la expresión CLASSIC BEARS la cual, valga la aclaración, se utiliza de manera simultánea con la marca FIGURATIVA registrada y la marca TROLLI para identificar los productos en el mercado entonces, en las facturas, las expresiones TROLLI CLASSIC BEARS nos referirán directamente los productos amparados por la marca FIGURATIVA Certificado No. 281110 […]”.
Agregó que “[…] De igual forma coadyuvando con lo anterior, si observamos los empaques aportados por la parte accionada, se evidencia que los mismos están conformados por los elementos ya mencionados, en la parte superior la marca TROLLI, bajo ella la expresión CLASSIC BEARS y en la parte inferior hacia la derecha en un tamaño importante, la gráfica de la marca FIGURATIVA registrada esto es, figura de osos con sus oseznos […]. En conclusión, es claro que la forma de referenciar los productos en las...
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